ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 426/2023

Ședința publică din data de 7 martie 2023

asupra cauzei de față, constată următoarele:

I. Circumstanțele cauzei

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Covasna, secția civilă la 19.10.2018, reclamanta S.C. A. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. B. S.R.L., solicitând instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să constate că reclamanta este titulară a unui drept exclusiv asupra mărcii naționale nr. x, drept protejat prin înregistrarea mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, potrivit art. 4 și art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice; să constate că pârâta a încălcat acest drept prin folosirea în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului, a unui semn identic cu marca; să se interzică pârâtei să efectueze rară autorizarea reclamantei următoarele acte: aplicarea/utilizarea semnului identic cu marca pe produse sau ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate; să se constate că prin fabricarea/importul și folosirea pe produse individuale, pârâta a săvârșit un act de concurență neloială, în sensul prevederilor art. 2 din Legea nr. 11/1991; să fie obligată pârâta să se retragă de pe piață și să distrugă toate produsele ce poartă reproducerea mărcii reclamantei, sub sancțiunea de daune cominatorii de 3.000 RON/zi de întârziere de la rămânerea definitivă a hotărârii până la executarea întocmai a obligației impuse, potrivit art. 7 din Legea nr. 11/1991 și a art. 36 din Legea nr. 84/1998; să fie obligată pârâta la publicarea hotărârii, pe cheltuiala sa, în două ziare de circulație națională, sub sancțiunea unor daune cominatorii de 500 RON/zi de întârziere în executarea obligației, ca măsură compensatorie pentru daunele de imagine aduse societății reclamante pe piața specifică.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 4 și art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Prin sentința civilă nr. 177/22.03.2019, Tribunalul Covasna, secția civilă a admis acțiunea precizată, a constatat că reclamanta este titulară a unui drept exclusiv asupra mărcii naționale nr. x potrivit certificatului emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci la data de28.12.2009, a constatat că pârâta S.C. B. S.R.L. a încălcat acest drept prin folosirea în activitatea sa comercială, fără consimțământul reclamantei, a unui semn identic cu marca pentru produse identice cu acela pentru care marca a fost înregistrată și, că prin aceasta, produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul, a interzis pârâtei să efectueze fără autorizarea reclamantei următoarele acte: aplicarea/utilizarea semnului identic cu marca pe produse sau pe ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, a constatat că prin fabricarea/importul și folosirea pe produse individuale - sifon, ce poartă reproducerea identică, servilă și sistematică a mărcii reclamantei nr. x/2009, pârâta a săvârșit un act de concurență neloială, în sensul prevederilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 11/1991, a obligat pârâta să retragă de pe piață și să distrugă toate produsele ce poartă reproducerea mărcii anterior menționate sub sancțiunea de daune - cominatorii de 3000 RON/zi de întârziere de la rămânerea ca definitivă a hotărârii până la executarea întocmai a obligației impuse, a obligat pârâta la publicarea dispozitivului hotărârii definitive, pe cheltuiala sa, în două ziare de circulație națională, sub sancțiunea unor daune cominatorii de 500 RON/zi de întârziere în executarea obligației.

Împotriva acestei sentințe, pârâta a declarat apel care a fost respins ca nefondat prin decizia nr. 1225/Ap/26.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă.

Împotriva acestei decizii, pârâta a declarat recurs care a fost înregistrat pe rolul înaltei Curți de Casație și Justiție, secția a II-a civilă.

Prin încheierea nr. 1279/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr. x/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția a II-a civilă a declinat competența de soluționare a recursului în favoarea secției I Civile a aceleiași instanțe.

Prin decizia nr. 598/23.03.2021, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția a I civilă a admis recursul declarat de pârâtă, a casat decizia atacată și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași curți de apel.

Prin decizia civilă nr. 1540/Ap/02.12.2021, Curtea de Apel Brașov, secția Civilă a admis apelul declarat împotriva sentinței primei instanțe, pe care a schimbat-o în tot, în sensul că a respins acțiunea ca neîntemeiată și a obligat-o pe reclamantă la plata către pârâtă a sumei de 13.536,85 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată pentru toate fazele procesuale.

Împotriva deciziei nr. 1540AP din 2 decembrie 2021 a Curții de Apel Brașov, secția civilă a declarat recurs reclamanta A. S.R.L..

Recursul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția a II-a civilă, care prin încheierea nr. 1578 din 22 iunie 2022 a admis excepția necompetenței materiale procesuale a secției a II-a Civile și a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea secției I civile.

În cuprinsul cererii de recurs, recurenta a invocat incidența motivelor de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ.

Arată că decizia recurată este pronunțată cu încălcarea dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data promovării acțiunii), ale art. 5 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului, precum și ale art. 2 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.

Astfel, instanța de apel nu a avut în vedere faptul că ÎCCJ nu a analizat pe fond cauza, ci doar a subliniat necesitatea motivării/detalierii argumentelor ce au condus la soluția atacată.

Curtea de Apel Brașov, cu încălcarea art. 501 C. proc. civ., a schimbat total soluția cuprinsă de decizia civilă nr. 1225/Ap/26.09.2019, preluând ad-litteram argumentele apelantei B. S.R.L., ca și cum acestea deja ar fi fost analizate și însușite de ÎCCJ.

Instanța nu precizează care sunt probele/înscrisurile/argumentele care au condus-o la concluzia că produsele comercializate de părți nu sunt identice, instanța reținând totuși că reclamanta este "titulara unei mărci înregistrate de către OSIM sub nr. x/2009 constând într-un semn tridimensional reprezentând un cap de sifon".

Prin decizia recurată, instanța de apel reține că "reclamanta nu comercializează capete de sifon separat, ci doar împreună cu sticla astfel prezentată, în care se găsește apă carbogazoasă", analizând eronat doar clasele 20 și 32.

Concluzia instanței excede cadrului procesual deoarece nu au fost administrate probe și nu s-a pus în discuție modalitatea de comercializare a produselor protejate prin marcă.

Chiar pârâta recunoaște că achiziționează capetele de sifon separat de la un furnizor din Ungaria, indiferent cum le pune la rândul său pe piață.

Instanța de apel astfel omite faptul că vânzarea/revânzarea produselor purtătoare ale mărcii se poate realiza: capete atașate unor sticle de plastic umplute cu sifon; individual/separat, către terți comercianți care ambalează sau îmbuteliază sifon, așa cum este societatea pârâtă, recipientele și capetele fiind reutilizabile; sub orice altă formă (brelocuri, artizanat ș.a.) care imită marca.

Modalitatea de vânzare a produsului purtător de marcă este expresia propriei strategii comerciale a recurentei, care poate îmbrăca în orice moment, una din modalitățile sus prezentate, iar analiza încălcării drepturilor sale nu se poate limita la una din formele de comercializare sus-menționate.

Dacă și-ar însuși opinia instanței de apel, marca sa ar fi protejată exclusiv daca ar fi comercializat produsul cap de sifon individual, opinie care evident încalcă grav dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Instanța de apel este într-o gravă eroare cu privire la marca supusă analizei, în condițiile în care producătorii de bidoane de plastic (PET-uri) sunt diferiți de producătorii de capuri de sifon, presupunând tehnologie distinctă de fabricație, iar pârâta a recunoscut că produsul cap de sifon poate fi comercializat și separat, nefiind obligatoriu să fie atașat pe o sticlă de un anumit fel.

Instanța de apel omite că produsul - sifon este prezentat în magazinele de profil în lăzi de plastic, astfel că un consumator mediu ia contact cu produsul prin vizualizarea prioritară a capului de sifon, iar ulterior, dacă dorește, poate scoate sticla din ladă și poate citi detaliile etichetei.

Prin decizia recurată, instanța de apel reține că "se impune aplicarea în cauză a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene . . . . . . . . . .în acest sens a fost pronunțată Hotărârea din 11.11.1997 în cauza C-251 Sabel Ev împotriva Puma AG, Rudolf Dassler Sport în care instanța europeană a analizat criteriul privind riscul de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară conținut la art. 4 alin. (1) lit. b) din Directiva ... simpla asociere între două mărci pe care ar putea-o face publicul ca urmare a unei asemănări a conținutului lor semantic nu este suficientă . . . . . . . . . .deși în prezenta cauză nu este vorba despre o asociere semantică între marcă si semn, considerentele instanței se aplică și pentru speța de față". Curtea astfel nu motivează în ce fel se aplică o așa-zisă asemănare semantică cu speța supusă judecății, sentința fiind evident nemotivată.

Învederează recurenta faptul că marca sa este înregistrată încă din anul 2009, în timp ce societatea pârâtă a fost înființată abia în anul 2017, astfel că este evident că "persoana sub numele căreia opera (reprezentarea) a fost adusă pentru prima dată la cunoștința publică" în aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, este societatea recurentă, iar dreptul său de autor este evident anterior, prioritar și demonstrat.

Asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat - în condițiile în care pe o piață redusă (magazine alimentare de cartier/de sat) recurenta comercializează produse de peste 14 ani, este evident că publicul destinatar asociază produsul cu această societate. Mai mult decât atât, pârâta și-a prezentat și comercializat produsul exact în locațiile în care recurenta era prezentă, a atras agenții recurentei de vânzări, cu o evidentă tendință de înșelare a publicului destinatar și de a prelua abuziv o piață locală.

Cu privire la gradul de similitudine între marcă și semn, între produsele și serviciile desemnate, în mod corect Tribunalul Covasna printr-o analiză temeinică și aplicată, a reținut faptul că:

"din compararea celor două capete de sifon prezentate de reclamantă reiese faptul că sunt asemănătoare conceptual și vizual..", iar martorul audiat a declarat că cele două capete de sifon ce i s-au prezentat pe rând sunt asemănătoare și ar putea crede că au fost create de aceeași persoană... analizând întregul material probatoriu administrat în cauză, că între cele două obiecte comercializate de părți exista asemănări evidente... ceea ce conduce la riscul de confuzie".

Curtea de Apel Brașov face doar o trecere în revistă a practicii CJUE, prezentând generalități ale teoriei analizei riscului de confuzie; în schimb, omite sau înlătură din probațiune vădit nejustificat Hotărârile EU1PO nr. 006477600-0001, 006477600-0002, nr. 006477600-0003, 006477600-0005, 006477600-0004, prin care au fost anulate cererile de înregistrare a modelelor comunitare reprezentând capete de sifon, cereri formulate de societatea Comix System Termelo, Szolgaloto es Kereskedelmi KFT de la care pârâta a cumpărat produsele contrafăcute.

Atât Tribunalul Covasna, cât și EUIPO - Departamentul operațiuni au comparat corect exclusiv capetele de sifon, care așa cum recunoaște și pârâta, fac obiectul unor acte de comerț distincte, individuale, separat de sticlele de plastic.

Pin decizia atacată se încalcă și Ghidul privind examinarea efectuată de oficiul pentru armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și modele industriale) în legătură cu mărcile comunitare.

Instanța de apel denaturează petitele acțiunii și pune concluzii pe aspecte străine de natura cauzei, deoarece acțiunea privește strict încălcarea dreptului conferit de marca nr. x. Astfel, instanța de apel s-a pronunțat pornind de Ia raționamentul că produsul pus Ia vânzare este apă îmbuteliată carbogazoasă, omițând caracteristicile mărcii nr. x și faptul că art. 2 din Legea nr. 84/1998 nu condiționează înregistrarea și protecția unei mărci de modalitatea de vânzare către terți.

Toate argumentele sale privind riscul de confuzie sunt doar elemente specifice examinării de fond a unei cereri de înregistrare a unei mărci, la analiza elementului de noutate, însă instanța de apel a omis că marca recurentei este înregistrată încă din anul 2009, iar produsul protejat este cap de sifon și nu un alt ansamblu.

În ceea ce privește cheltuielile de judecată acordate, solicită cenzurarea și reducerea onorariului în condițiile art. 451 alin. (2) C. proc. civ., raportat la volumul de muncă și complexitatea fazelor procesuale pentru care au fost încuviințate.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ.

Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condițiile art. 489 alin. (3) C. proc. civ.

Prin întâmpinare intimata S.C. B. S.R.L. a invocat nulitatea recursului, arătând că deși sunt invocate motivele de nelegalitate prevăzute de art. 488 pct. 6 și 8 C. proc. civ., recurenta a formulat critici de netemeinicie cu privire la decizia atacată. În subsidiar solicită respingerea recursului, ca nefondat, cu cheltuieli de judecată.

Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părților, iar prin încheierea din 22 noiembrie 2022, completul de filtru a respins excepția nulității recursului, invocată de intimata B. S.R.L..

A admis în principiu recursul declarat de reclamanta A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1540AP din 2 decembrie 2021 a Curții de Apel Brașov, secția civilă.

A fixat termen de judecată la data de 7 martie 2023, ora 9

00

, în ședință publică, cu citarea părților.

II. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este nefondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Recurenta-reclamantă a subsumat criticile sale prevederilor art. 488 pct. 5 și 8 C. proc. civ., urmând ca instanța de recurs să analizeze cu prioritate motivele recursului care se referă la încălcarea normelor procedurale aplicabile cauzei.

Astfel, în cadrul cazului de casare prevăzut de pct. 5 al art. 488 C. proc. civ., recurenta a susținut că instanța de apel, în rejudecare, a soluționat cauza cu încălcarea prevederilor art. 501 C. proc. civ., schimbând total soluția din primul ciclu procesual în apel, cu preluarea ad-litteram a argumentelor pârâtei.

În primul rând, Înalta Curte observă că pronunțarea unei alte soluții la rejudecarea după casare decât cea pronunțată la prima judecată în apel nu constituie, per se, o încălcare a art. 501 C. proc. civ., deoarece, cu excepția ipotezei în care anumite chestiuni litigioase sunt dezlegate în cadrul deciziei de casare, iar soluția decurge din aceste dezlegări, fiind obligatorie pentru instanța de apel, în celelalte situații la rejudecare se va relua judecata în apel limitat exclusiv de chestiunile tranșate definitiv la instanța de recurs (și firește, de alte principii generale ale procesului civil, cum este acela al neînrăutățirii situației în propria cale de atac).

Or, cum arată însăși recurenta, Înalta Curte nu a dezlegat în cuprinsul deciziei de casare chestiuni litigioase în sensul prefigurării unei soluții asupra cauzei, ci a apreciat exclusiv asupra modalității de abordare a reperelor necesare soluționării acțiunii prin care se invocă încălcarea dreptului asupra mărcii, statuând cu caracter obligatoriu doar cu privire la punctele de plecare în această analiză și la necesitatea raportării la jurisprudența CJUE relevantă în domeniu.

Prin urmare, nu se identifică o încălcare a art. 501 C. proc. civ. de către instanța de apel în rejudecare după casare și, cum se va arăta în analiza celorlalte motive dezvoltate, decizia recurată a respectat și dezlegările cu caracter obligatoriu cuprinse în decizia primei instanței de recurs.

Pot fi încadrate tot în cazul de casare prevăzut de art. 488 pct. 5 C. proc. civ. prin raportare la art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. susținerile referitoare la absența indicării de către instanța de apel a înscrisurilor la care s-a raportat situația de fapt reținută.

Deși este real că instanța de apel nu a individualizat înscrisurile avute în vedere atunci când a verificat modalitatea de folosire a semnului litigios și similaritatea dintre marca reclamantei și semnul folosit de pârâtă, Înalta Curte observă că, în realitate, aceste împrejurări nu erau contestate în cauză, fiind îndeobște recunoscut pe parcursul litigiului (inclusiv de prima instanță, aspecte neapelate) că pârâta utilizează capul de sifon montat pe o sticlă pe care este aplicată și marca unui terț.

De aceea, nu se identifică nicio vătămare în prezența acestei omisiuni, situație în care nu se poate reține incidența art. 488 pct. 5 C. proc. civ., deoarece sancțiunea nulității în această situație este una virtuală și nu operează decât condiționat de existența unei vătămări, potrivit art. 175 alin. (2) C. proc. civ.

A mai arătat recurenta în mod corect că aprecierile instanței de apel referitoare la modul în care reclamanta folosește propria marcă sunt străine cauzei, excedând cadrului procesual, ceea ce este corect.

Astfel, având în vedere că protecția dreptului asupra mărcii se întinde asupra reprezentării acesteia cuprinsă în înregistrare, din perspectiva susținerii titularului privind încălcarea este lipsit de relevanță modul în care acesta din urmă își folosește propriul semn aplicat pe produse sau servicii - cu excepțiile neincidente în speță când se impune analiza unei distinctivități dobândite prin folosire sau când se opune titularului decăderea pentru folosirea semnului într-o modalitate care alterează caracterul distinctiv al mărcii.

De aceea, astfel cum a dispus și prima instanță de recurs, analiza semnelor trebuia să raporteze marca înregistrată la produsele pârâtei astfel cum sunt ele comercializate, iar comparația nu urma a fi realizată între produsele reclamantei ce poartă marca și produsele corespunzătoare ale pârâtei.

Cu toate acestea, se constată că analiza instanței de apel a inclus și marca reclamantei astfel cum este înregistrată (marcă tridimensională reprezentând un cap de sifon), astfel încât viciul constatat cu privire la argumentarea instanței de apel nu este unul care să atragă nelegalitatea hotărârii, cât timp ea cuprinde și elementele faptice necesare verificării condiției identității sau similarității semnelor.

Din această perspectivă, considerentele instanței care valorifică modul de folosire concretă a mărcii de către reclamantă vor fi înlăturate, urmând a se avea în vedere de către instanța de recurs exclusiv comparația dintre marca înregistrată și produsele comercializate de pârâtă.

Legat de modul în care pârâta comercializează produsele ce includ un cap de sifon despre care s-a susținut că încalcă dreptul la marcă al reclamantei, s-a susținut în cererea de recurs că instanța de apel a omis a avea în vedere numeroase alte modalități în care pârâta ar putea comercializa produsele sale, achiziționate distinct de la un producător din Ungaria, iar din perspectiva cazurilor de casare această chestiune poate fi încadrată în prevederile art. 488 pct. 5 C. proc. civ., prin prisma omisiunii de a analiza împrejurări relevante cauzei, invocate de părți și care făceau obiectul învestirii conform art. 478 alin. (2) C. proc. civ.

Or, Înalta Curte reține că acțiunea cu care prima instanță a fost învestită a avut ca obiect solicitarea de încetare a încălcării drepturilor exclusive asupra mărcii, acțiune în contrafacere, ce reprezintă un caz particular de acțiune în răspundere pentru fapta ilicită.

Prin urmare, ceea ce interesează pentru a determina dacă drepturile reclamantului au fost încălcate sunt faptele concrete imputate pârâtei și modul în care ele au fost sau sunt săvârșite, în vederea examinării cerințelor specifice incluse în art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 (în forma aplicabilă litigiului).

De aceea, nu prezintă relevanță alte modalități în care pârâta ar putea comercializa capetele de sifon decât cea susținută prin acțiune și probată pe parcursul judecății, după cum (pentru argumentele deja expuse) nu sunt relevante pentru cauză nici alte modalități în care reclamanta ar alege să comercializeze propriul produs purtând marca înregistrată.

Contrar susținerilor recurentei reclamante, analiza raportată la faptele concrete ale speței nu conduce la aceea că se consideră că marca este încălcată exclusiv dacă pârâta comercializează distinct numai capul de sifon.

Dimpotrivă, în prima decizie de casare s-a statuat în legătură cu acest aspect că pentru stabilirea identității sau similarității este necesară compararea mărcii reclamantei în forma înregistrată cu semnul utilizat în concret de pârâtă, precum și că din faptele necontestate rezultă că pârâta comercializează sifon în sticle de plastic pe care este montat capul de sifon și nu produsul cap de sifon, deci aceasta implică a se lua în considerare semnul folosit efectiv de pârâtă, și anume sticla împreună cu capul de sifon.

Prin urmare, analizând semnele în conflict prin compararea mărcii reclamantei cu ansamblul comercializat de pârâtă instanța de apel nu a făcut decât să urmeze dezlegările cu caracter obligatoriu cuprinse în decizia de casare și totodată, să urmeze principiile cu caracter general necesar a fi urmate în această analiză, izvorâte din jurisprudența obligatorie a CJUE.

Astfel, aceeași decizie a instanței de recurs a statuat ca fiind necesar a se ține cont de criteriile dezvoltate jurisprudențial de CJUE (cum este cel care arată că este necesar ca la aprecierea globală a similarității/identității să aibă în vedere imaginea de ansamblu a semnelor în conflict, ținându-se cont de elementele lor dominante) și față de aceasta, să se răspundă apărării în sensul că pârâta folosește și marca x aplicat pe capul de sifon, prin determinarea elementelor dominante și a caracterului distinctiv al acestora.

De aceea, în mod corect (din perspectiva regulilor substanțiale) Curtea de apel a avut în vedere împrejurarea că în speță capul de sifon comercializat de pârâtă este montat pe o sticlă conținând sifon și care, la rândul ei, poartă inscripționată o marcă aparținând unui terț, iar concluzia în sensul că acest produs are o individualitate aparte respectă criteriile de analiză evocate anterior.

În același timp, aceste aprecieri intră în registrul faptelor relevante pentru soluționarea cauzei, asupra cărora instanța de recurs nu poate realiza propria evaluare, controlul judiciar fiind rezervat verificări respectării normelor legale aplicabile demersului.

De aceea, nu pot fi primite acele critici care aduc în discuție existența în sine a similarității - cu remarca relevantă că, deși susține anterior, corect, că excede limitelor judecății modul în care înțelege reclamanta să își folosească propria marcă, în cadrul acestor dezvoltări, în mod contradictoriu, reclamanta se raportează la propriile produse purtând marca (atașând cererii de recurs și fotografii).

În cererea de recurs se mai arată că instanța de apel a procedat greșit la examinarea exclusiv a produselor din clasele Nisa 20 și 32, dar această critică este subsumată tot chestiunii legate de modul concret în care instanța de apel a reținut că se folosește de către pârâtă semnul.

Prin urmare, Înalta Curte constată că nu există un motiv de recurs distinct legat de analiza similarității sau identității produselor sau serviciilor pentru care semnul protejat ca marcă în beneficiul reclamantei este folosit de pârâtă.

Conex, asupra relevanței aprecierii martorului audiat de prima instanță, se impune aceeași concluzie - că aprecierea probelor administrate sub aspectul valorii probatorii este atributul instanțelor de fond - dar la fel de important este că, așa cum s-a consemnat în decizia primei instanțe de recurs, deși nu era procedural greșit a administra din oficiu o atare probă testimonială, în cauza având ca obiect contrafacere instanța este ținută a realiza propria apreciere cu privire la riscul de confuzie prin prisma reperelor necesar a fi avute în vedere (publicul țintă, caracteristicile sale, modul de percepere concretă a semnelor litigioase, natura bunurilor cărora semnele le sunt aplicate, frecvența achiziționării, valoarea lor și gradul de atenție al publicului derivat din aceste elemente, etc).

Prin urmare, nu este nelegală măsura instanței de apel de a înlătura declarația martorului audiat de Tribunal, pentru că însăși instanța de recurs a arătat că această chestiune revine spre apreciere instanței de judecată.

Legat de aplicarea în cauză a principiilor de analiză a riscului de confuzie cuprinse în decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza C-251/95 Sabel Bv vs Puma AG, recurenta-reclamantă a reproșat instanței de apel acest demers, cu argumentul că în cauza respectivă era vorba despre o asociere semantică și nu una vizuală, cum este cauza speței.

Înalta Curte observă că hotărârea evocată a fost pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cadrul unei întrebări preliminare adresate de o instanță națională conform art. 177 (în prezent art. 267) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, iar în această ipoteză dezlegările cuprinse în hotărâre sunt obligatorii atât pentru Curte, cât și pentru instanțele naționale, după cum rezultă din jurisprudența constantă a CJUE (e.g. cauzele reunite 28-30/62 Hotărârea Curții din 27 martie 1963 Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV v Netherlands Inland Revenue Administration).

Prin urmare, dacă sunt formulate răspunsuri unor întrebări preliminare, prin care se dă o interpretare normelor comunitare, acestea sunt obligatorii în toate cauzele în care se pune problema aplicării acelor norme comunitare, iar împrejurările de fapt particulare analizate (uneori) în hotărârile CJUE pot deveni relevante, de la caz la caz, în funcție de particularitățile cauzei în care aceste hotărâri sunt invocate.

Fiind vorba însă, despre interpretarea aplicării dreptului comunitar, dezlegările nu pot fi înlăturate exclusiv cu argumentul că în cauza aflată pe rolul instanței de trimitere problemele de fapt erau într-o măsură sau alta diferite, revenind instanței naționale care face aplicarea dezlegărilor Curții de Justiție a Uniunii Europene sarcina de a verifica în ce măsură aceste dezlegări sunt aplicabile și în cauza aflată pe rolul său.

În cauza de față instanța de apel a apreciat în mod corect că regulile de analiză a riscului de confuzie cuprinse în hotărârea din cauza Sabel vs Puma se aplică, mutatis mutandis, și pricinii de față.

Astfel, norma interpretată în cauza C-251/95 a fost reprezentată de art. 4 alin. (1) lit. b) din prima Directivă a Consiliului 89/104/EEC din 21 decembrie 1988 (în vigoare la acel moment), al cărei conținut normativ corespunde atât reglementării actuale a Directivei (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, cât și Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene și, nu în ultimul rând, legii naționale (art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în forma la data sesizării instanței).

Curtea a tranșat, răspunzând instanței de trimitere, că în interpretarea art. 4 alin. (2) lit. b) din Directivă, simpla asociere pe care publicul relevant ar putea să o facă între două mărci ca urmare a conținutului lor semantic analog nu este, prin ea însăși, suficientă pentru a reține riscul de confuzie în sensul reglementării analizate.

Cele mai importante considerente care susțin această constatare sunt cuprinse în par. 22-25 din hotărâre, unde se arată:

"22 Astfel cum s-a constatat la punctul 18 din prezenta hotărâre, articolul 4 alin. (1) litera (b) din directivă nu se aplică în cazul în care nu există, în mintea publicului, un risc de confuzie. În această privință, din al zecelea considerent al directivei reiese că aprecierea riscului de confuzie "depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn, și între produsele și serviciile desemnate". Prin urmare, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți pentru circumstanțele speței.

23 În ceea ce privește similitudinea vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor în cauză, această apreciere globală trebuie să fie întemeiată pe impresia de ansamblu produsă de mărci, ținând seama, în special, de elementele distinctive și dominante ale acesteia. Într-adevăr, din formularea articolului 4 alin. (1) litera (b) din directivă, potrivit căruia "... există, în mintea publicului, un risc de confuzie...", rezultă că percepția mărcilor pe care o are consumatorul mediu al tipului de produs sau serviciu în cauză joacă un rol hotărâtor în aprecierea globală a riscului de confuzie. Or, consumatorul mediu percepe o marcă, în mod normal, ca pe un tot și nu procedează la examinarea diferitelor sale detalii.

24 În acest context, este necesar să se sublinieze că riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește a fi mai important. Prin urmare, nu este imposibil ca similitudinea conceptuală care rezultă din faptul că două mărci utilizează imagini care au un conținut semantic asemănător poate să creeze un risc de confuzie în cazul în care marca anterioară posedă un caracter distinctiv special, fie intrinsec, fie datorită notorietății de care se bucură în rândul publicului.

25 Cu toate acestea, în circumstanțe precum cele din acțiunea principală, în care marca anterioară nu se bucură de o notorietate specială și constă într-o imagine cu puține elemente de imagine, simpla similitudine conceptuală dintre mărci nu este suficientă pentru a crea un risc de confuzie."

Or, aceste considerente relevă că aprecierile realizate sunt de ordin general și ele nu privesc exclusiv riscul de asociere rezultat din analogia semantică, de vreme ce în paragraful 23 Curtea face referire la aceea că imaginea globală a semnelor în conflict este formată pe baza mai multor factori relevanți, ce fac ca analiza similitudinii vizuale, auditive sau conceptuale să fie realizată prin prisma imaginii globale a produselor, sau serviciilor, astfel cum sunt ele percepute de consumator.

Din această perspectivă, dezlegarea cuprinsă în dispozitiv s-a referit la similitudinea de ordin semantic deoarece Curtea este ținută a răspunde întrebării astfel cum a fost formulată de instanța de trimitere, fără însă ca această împrejurare să lipsească de conținut considerentele decizorii mai sus evocate.

De aceea, în mod corect s-a reținut, pe de-o parte, că hotărârea în cauza C-251/95 este aplicabilă în cauza de față prin prisma regulilor de analiză a riscului de confuzie, iar pe de altă parte că această analiză trebuie să aibă în vedere imaginea globală a semnului de înglobează marca, pentru că aceasta este cea care se formează în percepția publicului țintă.

Prin urmare, așa cum s-a tranșat deja în ciclul procesual anterior, este necesar a verifica imaginea de ansamblu pe care o percepe consumatorul și nu semnul înregistrat izolat, atât timp cât s-a constatat că pârâta folosește capul de sifon împreună cu alte elemente și nu în mod distinct.

Mai mult decât atât, așa cum a statuat Înalta Curte în prima decizie de recurs, la rejudecare instanța de apel era ținută a analiza una dintre apărările pârâtei relevante pentru analiza în discuție, apărare ce fusese trecută sub tăcere la prima judecată în apel, și anume că imaginea ce reprezintă marca reclamantei constituie o caracteristică a produsului, dictată exclusiv de funcția tehnică a acestuia - apărare ce nu putea duce la lipsirea de protecție a mărcii înregistrate, dar putea conduce la un caracter distinctiv scăzut, pentru că tot jurisprudența CJUE a arătat că elementele slab distinctive au o pondere mai redusă în examinarea similitudinii (C-235/05, L’Oreal).

De asemenea, chestiunea caracterului distinctiv al mărcii a cărei protecție judiciară se solicită a fost reținută și în cauza mai sus evocată, C-251/95 SAbel vs Puma, unde se consemnează, chiar în considerentele anterior reproduse, că riscul de confuzie este cu atât mai posibil să se producă, în prezența unei similitudini a semnelor, atunci când marca anterioară are un puternic caracter distinctiv.

Or, Curtea de apel a reținut că, în luarea deciziei privind achiziționarea sticlei de sifon, consumatorul nu acordă atenție caracteristicilor concrete ale capului de sifon, elementele relevante fiind firma producătoare a sifonului și calitatea acestui produs. De aceea, chiar reținând similaritatea între marca reclamantei și produsele comercializate de pârâtă, s-a apreciat că nu există riscul de confuzie.

Prin aceasta s-a valorificat de către instanța de apel atât regula analizării globale a produselor pârâtei, cât și principiul potrivit căruia se impune a avea în vedere caracterul distinctiv al mărcii anterioare - concluzia fiind că acesta este scăzut, iar această concluzie nu poate face ea însăși obiectul cenzurii instanței de apel, întrucât este o problemă de apreciere a faptelor.

Or, trebuie admis că elementele descriptive sau cu caracter distinctiv scăzut ale unei mărci complexe (cum este și marca tridimensională a reclamantei) au în general o pondere mai redusă în cadrul analizei similitudinii dintre semne decât elementele care prezintă un caracter distinctiv mai important, care au o capacitate mai mare de a domina impresia de ansamblu produsă de această marcă (în sensul că distinctivitatea unui element al unei mărci complexe este legată de capacitatea acestuia de a domina impresia de ansamblu, a se vedea, de exemplu, Ordonanța din cauza C-235/05 L’Oréal, pct. 43).

Legat de aceeași apreciere a riscului de confuzie, recurenta-reclamantă reproșează instanței de apel neluarea în calcul a unora dintre criteriile de analiză la care se referă chiar hotărârea din cauza Sabel vs Puma, respectiv prezența sa pe piață (începută în anul 2009), mai îndelungată decât a pârâtei (societate înființată în anul 2017).

Deși este adevărat că prezența pe piață a semnului anterior este un element relevant de analiză a riscului de confuzie, Înalta Curte constată că absența valorificării acestuia nu reprezintă un viciu apt să atragă nelegalitatea deciziei, cât timp Curtea de apel a arătat care sunt împrejurările pe care le consideră relevante pentru aprecierea riscului și le-a valorificat potrivit propriei aprecieri.

În privința gradului ridicat de similaritate, de asemenea invocat în cererea de recurs, acesta nu a fost ignorat, cum susține recurenta, ci, reținând că în raportul consumatorului cu produsul și cu semnul protejat elementele acestuia (capul de sifon) nu sunt observate cu prioritate, atenția consumatorului fiind atrasă de alte caracteristici ale produsului comercializat de pârâtă, instanța de apel a acordat valențe determinante (în dauna gradului de similaritate existent) regulii mai sus edictate, respectiv gradului scăzut de distinctivitate al mărcii și, implicit, a reținut consecința inexistenței riscului de confuzie.

Conex, nu se poate reține nici încălcarea ghidului EUIPO privind examinarea mărcilor, deoarece acestea stabilesc o serie de reguli cu caracter general (deduse, cu precădere, din jurisprudența CJUE relevantă), iar aplicarea lor la speța pendinte revenea tot instanței de apel, în funcție de faptele constatate.

Prin cererea de recurs s-a făcut trimitere la o serie de astfel de reguli, fără însă a se arăta în mod concret care este încălcarea reclamată; or, existența similarității dintre semne a fost reținută, doar că ea este numai o condiție dintre mai multe, cu caracter cumulativ, pentru constatarea riscului de confuzie și, implicit, a încălcării (după cum se arată chiar în cuprinsul regulilor evocate de recurentă).

Cum s-a consemnat chiar în hotărârea din cauza Sabel vs Puma, simpla similaritate între semne nu este suficientă pentru constatarea riscului de confuzie; de aceea, nici aceste critici nu pot fi primite.

În cadrul unui alt motiv de recurs (ce poate fi încadrat în art. 488 pct. 8 C. proc. civ.), recurenta susține greșita înlăturare a unor decizii EUIPO prin care au fost anulate cereri ale unei societăți terțe din Ungaria de înregistrare a unor modele comunitare reprezentând capete de sifon.

Înalta Curte reține că aceste decizii au privit modelele comunitare ale terțului din Ungaria, înregistrate întocmai pentru capete de sifon, iar înregistrările au fost anulate pentru că exista anterior modelul înregistrat în Ungaria al aceluiași terț.

Văzând că în cadrul acestor decizii nu au fost examinate susținerile solicitantului de anulare (reclamanta din cauza de față) referitoare la încălcarea drepturilor sale proprii asupra mărcii naționale în dispută în cauza de față, instanța de recurs constată că deciziile invocate nu au relevanță în soluționarea pricinii de față, după cum nu este relevantă nici împrejurarea că EUIPO a analizat exclusiv capetele de sifon acolo în discuție, fiind vorba despre alte drepturi, supuse altor reguli.

Din această perspectivă se observă că deciziile în discuție cuprind expunerea susținerilor reclamantei referitoare la nulitatea înregistrării modelului comunitar, dar nu acestea sunt argumentele pe care s-au bazat soluțiile pronunțate, ci existența unui model maghiar anterior.

Nu poate fi primit motivul de recurs prin care se susține cuantumul excesiv al cheltuielilor de judecată acordate de instanța de apel în raport cu art. 451 alin. (2) C. proc. civ., față de decizia nr. 3/2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, care a statuat că aceste chestiuni nu pot fi examinate prin prisma cazurilor de casare cuprinse în art. 488 C. proc. civ.

Constatând caracterul nefondat al criticilor mai sus analizate, precum și că celelalte susțineri cuprinse în cererea de recurs nu pot fi examinate, deoarece tind la reaprecierea faptelor, ceea ce nu este permis instanței de recurs, în temeiul art. 496 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-reclamantă A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1540AP din 2 decembrie 2021 a Curții de Apel Brașov, secția civilă, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B. S.R.L..

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 martie 2023.