ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1310/2022

Ședința publică din data de 14 iunie 2022

Asupra cauzei de față, constată următoarele;

I. Circumstanțele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta B. S.R.L., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța:

- să se constate că produsele fabricate și/sau comercializate de pârâtă sub semnele Bicril și Bicril Rapid aduc atingere drepturilor exclusive aparținând reclamantei, decurgând din înregistrarea mărcilor z, x și y;

- să fie obligată pârâta să înceteze activitățile comerciale, desfășurate pe teritoriul României, respectiv fabricarea, promovarea, importul și exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea produselor identice sau similare cu materialele compozite folosite în suturi, dispozitive medicale, ace, suturi chirurgicale, ligaturi și meșe chirurgicale și aceasta să fie obligată să își retragă de pe piață aceste produse, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;

- obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a încălcării dreptului exclusiv la marcă și care constă în contravaloarea produselor comercializate în perioada de 3 ani anterior formulării cererii de chemare în judecată și până la data încetării definitive a activităților comerciale, evaluat provizoriu, în vederea timbrajului, la suma de 1.000 euro (reprezentând 4,3038 RON, curs BNR din 31.01.2017).

Pârâta B. S.R.L. a formulat cerere reconvențională prin care a solicitat anularea mărcilor z, x și y, pentru lipsa de distinctivitate.

I.2. Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin sentința civilă nr. 834 din 24.04.2019, Tribunalul București, secția a III-a civilă a admis în parte cererea principală a reclamantei-pârâte A., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă B. S.R.L., a constatat că produsele fabricate sau comercializate de pârâtă cu denumirea Bicril și Bicril Rapid aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală ale reclamantei privind mărcile comunitare z, x și y și a obligat pârâta să înceteze activitățile comerciale - fabricare, promovare, import, export, vânzare ș.a., de produse identice sau similare produselor reclamantei.

Totodată, a respins, ca neîntemeiate, atât cererea privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor, cât și cererea reconvențională, și a obligat pe pârâta-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 RON taxă judiciară de timbru și 2.150 euro, onorariu (redus) de avocat.

I.3. Hotărârea pronunțată în apel

Prin decizia nr. 1721 din 07 decembrie 2020, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, s-a respins apelul declarat de apelanta A. împotriva sentinței nr. 834/24.04.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă, ca nefondat.

Totodată, s-a admis apelul declarat de apelanta B. S.R.L împotriva aceleiași sentințe și a fost schimbată în parte sentința civilă apelată, în sensul că s-a respins cererea principală, ca neîntemeiată. Au fost păstrate celelalte dispoziții ale sentinței.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei nr. 1721 din 07 decembrie 2020, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a declarat recurs reclamantul A..

II.1. Motivele de recurs

În temeiul prevederilor art. 488 alin. (1), pct. 6, 7, 8 C. proc. civ., recurentul-reclamant a solicitat admiterea recursului și modificarea în tot a deciziei civile, în sensul admiterii apelului și, pe cale de consecință, admiterea în tot a cererii de chemare în judecată, interzicerea utilizării de către intimată a unor semne similare mărcilor sale comunitare și obligarea intimatei-pârâte la plata despăgubirilor materiale în suma precizată de 1.695.831,07 RON; obligarea intimatei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată pentru etapele procesuale anterioare (taxă judiciară fond și onorariu avocat); obligarea intimatei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul recurs.

Un prim motiv de recurs invocat de recurent se referă la faptul că hotărârea a fost dată cu încălcarea normelor de drept material, respectiv art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului Europei din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (actual articol 9 al Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017, privind marca Uniunii Europene, text în vigoare ulterior depunerii cererii de chemare în judecată), respectiv art. 36 din Legea nr. 84/1998 republicată; de asemenea, se susține că instanța de apel a aplicat greșit sau chiar a ignorat criteriile de apreciere a similarității semnelor în conflict, implicit a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere. Totodată, se susține că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază, întrucât instanța de apel nu a efectuat o analiză obiectivă a cauzei.

Astfel, curtea de apel a infirmat aprecierea primei instanțe în sensul că nu sunt întrunite cerințele de aplicare a normei citate, deoarece nu există identitate ori similaritate între mărcile reclamantei și semnele folosite de către pârâtă.

Recurentul invocă aplicarea greșită a legii de către instanța de apel, solicitând instanței de recurs să constate că sunt greșite trimiterile la normele naționale și constatările instanței de apel sub aceste aspecte, întrucât analiza juridică a cauzei trebuia a se efectua în temeiul prevederilor Regulamentului nr. 207/2009, în vigoare la data formulării acțiunii în contrafacere.

Instanța de apel a reținut că similaritatea semnelor în conflict reprezintă unul dintre factorii relevanți pentru aprecierea riscului de confuzie în contextul normei în discuție - apreciere ce reflectă în mod corect jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene -, dar în speță a considerat că nu există risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere, între semn și marcă, reținând că în speță nu se verifică cerințele similarității semnelor și a produselor comparate.

Recurentul susține nelegalitatea acestei concluzii a instanței de apel care a ignorat criteriile de apreciere a similarității semnelor în conflict, implicit a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, de a cărui existență depinde constatarea încălcării dreptului la marcă pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) din lege.

În acest context, în analiza similarității semnelor, instanța de apel a comparat mărcile și semnele în conflict nu în ansamblul lor, ci prin elementele lor componente, ceea ce nu corespunde unei analize juridice corecte.

De asemenea, au fost aplicate greșit criteriile statuate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene de determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci.

Astfel, recurentul arată că aprecierea globală a similarității vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează mărcile, având în vedere, în special, componentele lor distinctive și dominante (Sabel, C-251/95, pct. 23, hotărârea CJCE din 11 noiembrie 1997), dar fără a analiza separat elementele verbale componente.

Cu privire la similaritatea vizuală, deși se constată identitatea a 5 litere din 7: z/Bicril, instanța de apel nu a motivat de ce a constatat doar o similaritate vizuală medie.

De asemenea, prin decizia recurată nu se motivează de ce între semnele comparate există doar o similaritate extrem de redusă din punct de vedere fonetic, context în care se poate constata că instanța de apel a confundat semnificația prefixelor BIO-BI cu sonoritatea acestora.

Pe de altă parte, prin decizia recurată s-a încălcat și prezumția de validitate, respectiv de distinctivitate a unei mărci înregistrate, aplicându-se greșit prevederile art. 99 din Regulamentul mărcii europene, întrucât s-a reținut în privința mărcilor z/x că sunt constituite exclusiv din elemente verbale lipsite de distinctivitate, astfel: BIO are semnificația dată de apartenență la elementele biologice, iar CRYL provine din acryl, materialul din care se confecționează produsele protejate de marcă.

Or, fiind o marcă înregistrată, instanța trebuia să o analizeze ca atare, cu un grad de distinctivitate suficient a îndeplini funcția unei mărci, aceea de a garanta sursa de proveniență a produselor, și nu trebuia să diminueze gradele de dominant și distinctiv ale elementului verbal z, luat prin analiza separată a părților sale componente.

În ceea ce privește mărcile reclamantei, din considerentele deciziei recurate se observă că instanța de apel s-a referit explicit la "mărcile" reclamantei, pe care le-a identificat exclusiv prin raportare la forma în care aceste mărci au fost înregistrate, și nu la forma în care reclamanta utilizează mărcile, prin aplicarea lor pe ambalajul produselor sale.

Cu toate acestea, nu s-au analizat eventualele similitudini între elementele grafice pe care părțile le folosesc pe propriile produse, respectiv cele două nuanțe similare de mov, și alte elemente grafice de pe ambalajele pârâtei, deoarece analiza ar fi fost necesară pentru a se stabili dacă imaginea de ansamblu a ambalajelor folosite de pârâtă este similară celor utilizate de reclamantă.

Ca atare, recurentul apreciază că această abordare a analizei comparative între mărcile sale și semnele utilizate de pârâtă relevă greșita aplicare a criteriilor legale ale acțiunii în contrafacere, ignorarea efectelor înregistrării oricărei mărci, precum și aprecierea eronată a efectelor hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene la 18 iulie 2013 în cauza Specsavers C-252/12.

Față de considerentele expuse, recurentul consideră că analiza instanței de apel de comparare a semnelor în conflict trebuia să aibă în vedere și compararea ambalajelor folosite de părți, iar nu strict prin raportare la certificatul de înregistrare a mărcilor reclamantei, și, în consecință, apreciază că, din această perspectivă, situația de fapt nu este pe deplin lămurită.

Recurenta mai arată că în cauză trebuia verificat dacă mărcile sale se regăsesc în mod identic sau similar în semnele utilizate de către pârâtă și, în cazul în care o asemenea premisă era întrunită, ar fi trebuit să se stabilească dacă mărcile păstrează o poziție distinctivă autonomă în semnul complex al pârâtei sau sunt neglijabile; or, decizia recurată nu conține considerente pe niciunul dintre aceste aspecte, astfel încât concluzia absenței similarității semnelor nu este motivată.

Instanța de apel, cu încălcarea regulii generale a aprecierii globale a riscului de confuzie, a analizat separat componentele verbale ale elementului verbal dominant și distinctiv z și a apreciat ca descriptive și nedistinctive elementele verbale componente Bio + Cryl; mai mult decât atât, a considerat că asupra acestor elemente verbale nu operează protecția titlului în favoarea reclamantei, ceea ce contravine dispozițiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, republicată.

Recurenta susține că instanța de apel nu a luat în considerare factorii relevanți în aprecierea globală a riscului de confuzie, anume gradul de similaritate a semnelor în conflict, similaritatea și gradul de similaritate a produselor pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate și a produselor comercializate de pârâtă, caracterul distinctiv pronunțat al mărcilor sale, ca urmare a renumelui acestora în rândul consumatorilor.

În plus, instanța, chiar dacă a reținut că unele dintre produse nu sunt similare (cele protejate de marca z și x), iar altele sunt similare (cele protejate de marca y), a considerat că această concluzie este lipsită de relevanță în condițiile neîntrunirii similarității semnelor, motiv pentru care nu a dezvoltat vreun considerent în legătură cu similaritatea produselor.

În ceea ce privește dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, recurenta susține că această normă nu trebuia interpretată literal, astfel cum greșit a procedat instanța de apel, ci prin prisma obligației instanței naționale de a interpreta dreptul intern în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă, atunci când este vorba despre o directivă, care nu produce, de regulă, efect direct în dreptul intern, obligația de interpretare a legii naționale ce transpune directiva prin prisma textului și a finalității acelui act.

În consecință, instanța de apel trebuia să verifice dacă sunt aplicabile în cauză dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, în raport de existența similarității semnelor în conflict și a riscului de asociere a acestora de către publicul relevant, indiferent dacă produsele sunt similare sau diferite.

Cu referire la prejudiciului reclamat, instanța de apel a interpretat și aplicat greșit normele incidente - art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, au concluzionând eronat în sensul lipsei unui prejudiciu.

Astfel, curtea de apel a constatat ca fiind îndeplinite primele două condiții (similaritatea semnelor - deși anterior concluzionase în mod contrar, în sensul lipsei unei similarități - și renumele mărcilor sale anterioare), dar a apreciat că nu există un risc de a se obține un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare, întrucât acesta nu a fost probat; în acest context, se mai arată de către recurentă că instanța de apel a aplicat greșit jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la mărcile de renume.

Hotărârea este și contradictorie, în sensul că deși reține similaritatea semnelor și a produselor, se neagă existența faptei ilicite și implicit a prejudiciului, deși acestea sunt automat recunoscute în materia proprietății intelectuale.

Un alt motiv de recurs invocat de recurentă privește susținerea că prin decizia recurată se încalcă autoritatea de lucru judecat.

Recurenta arată că hotărârea pronunțată în primă instanță, prin care s-a reținut caracterul de mărci de renume al mărcilor sale z, x și y, susceptibilă de apel, are autoritate de lucru judecat provizorie de la momentul pronunțării, fiind rezultatul evaluării jurisdicționale a unei instanțe de judecată, în urma unor dezbateri contradictorii ale părților; prin neapelare, această hotărâre dobândește autoritate de lucru judecat definitivă.

Or, pentru ca soluția primei instanțe să nu intre sub autoritate de lucru judecat, partea interesată trebuia să aibă diligența de a uza de căile de atac de reformare, în termenele și condițiile prevăzute de lege, căi de atac ce reprezintă mijloace procesuale efective și eficiente în acest sens.

Deși tribunalul a reținut renumele mărcilor anterior înregistrate de reclamantă, instanța de apel a reținut faptul că reclamanta nu a dovedit acest renume și a concluzionat eronat că nu s-a dovedit un pretins beneficiu obținut de pârâtă din utilizarea unui semn similar pentru produse similare în activitățile sale comerciale, deși în cazul mărcilor de renume nu este necesară o astfel de dovadă, prejudiciul fiind prezumat.

II.2. Apărările formulate în cauză

În termen legal, intimata-pârâtă a formulat întâmpinare prin care a solicitat, în principal, anularea recursului ca netimbrat, în temeiul art. 33 alin. (1) coroborat cu art. 36 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, iar în subsidiar, constatarea nulității recursului pentru neîncadrarea criticilor formulate în motivele de casare invocate; în situația în care se va trece peste excepțiile invocate, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Recurentul-reclamant a depus răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea excepțiilor invocate și a apărărilor formulate de intimata-pârâtă, cu consecința admiterii recursului, astfel cum a fost formulat.

II.3. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părților, iar prin încheierea din 29 martie 2022, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei nr. 1721 din 07 decembrie 2020, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă și a fixat termen de judecată la data de 14 iunie 2022, în ședință publică, cu citarea părților; excepțiile invocate de către intimată nu au putut fi reținute, pentru motivele reținute în încheierea de admitere în principiu.

II.4. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, precum și actele și lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs și prin raportare dispozițiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 1721 din 07 decembrie 2020 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă este fondat, pentru considerentele ce urmează.

Potrivit situației de fapt reținute de instanțele de fond, recurenta-reclamantă A. este titulara următoarelor mărci ale Uniunii Europene:

- marca europeană verbală z nr. x/5.12.2001, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa - "dispozitiv medical și anume, șurub chirurgical";

- marca europeană verbală x nr. x/18.07.2008, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa - "material compozit folosit în ancore de sutură";

- marca europeană verbală z nr. x/26.05.2014, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa - "dispozitive medicale, și anume șuruburi chirurgicale, material compozit vândut ca o componentă integrală a dispozitivelor de fixare, și anume șuruburi chirurgicale, ancore de sutură și părți ale acestora";

- marca europeană verbală y nr. x/25.07.2013, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa - "ace, suturi chirurgicale, ligaturi și plase chirurgicale".

Intimata- pârâtă B. are ca obiect principal de activitate - fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice și produce fire de sutură folosite în chirurgia medicală, folosind în activitatea sa comercială pentru comercializarea acestor produse semnele BICRIL și BICRIL RARID.

Cererea de chemare în judecată - acțiune în contrafacere - formulată de reclamantă a fost întemeiată pe dispozițiile art. 9 alin. (2) lit. b) și c) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară; printr-un al treilea capăt de cerere, reclamanta a solicitat, în temeiul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 obligarea pârâtei la despăgubiri constând contravaloarea produselor comercializate de aceasta în intervalul de 3 ani anteriori formulării cererii de chemare în judecată (înregistrarea cererii pe rolul primei instanțe având loc la data de 1.02.2017).

Se reține că recurenta-reclamantă invocă faptul că instanța de apel s-a raportat la dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998, însă, Înalta Curte constată că recurenta însăși se raportează alternativ, fie la temeiul din Regulamentul nr. 207/2009, fie la temeiul din legea națională, susținând, totodată, că instanța de apel nu a efectuat analiza juridică în baza normelor din Regulament.

Deși această susținere a recurentei-reclamante este corectă, Înalta Curte apreciază că ea este lipsită de miză în cauză, din perspectiva legalității deciziei recurate, întrucât, în legislația națională a fost transpusă Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (precedată de Directiva 89/104/CEE) care conține dispoziții identice celor din Regulamentul nr. 207/2009, astfel încât, cerințele legale ale acțiunii în contrafacere, cu referire la cele două ipoteze normative de care recurenta-reclamantă s-a prevalat în formularea cererii, sunt aceleași.

Prin urmare, distincția subliniată de către recurentă este irelevantă în aplicarea normelor incidente, întrucât, pe de o parte, conținutul reglementărilor este identic, iar, pe de altă parte, modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noțiuni autonome ce au o anumită semnificație, astfel cum acestea reies din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, instanța Uniunii a arătat în mod constant, în jurisprudența sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar și a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislațiilor naționale în domeniul mărcilor, transpusă în legea națională, astfel cum s-a arătat (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12 Malaysia Diary, pct. 33 -35).

Normele de care reclamanta s-a prevalat în formularea cererii în contrafacere sunt reprezentate de art. 9 alin. (2) lit. b) și c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene și prevăd astfel:

"(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul să împiedice orice terț să utilizeze un semn în cadrul comerțului, fără consimțământul său, pentru produse sau servicii în cazul în care:

(b) semnul este identic cu, sau similar cu marca UE și este utilizat în legătură cu produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) semnul este identic sau similar cu marca UE, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în Uniune și, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii UE ori se aduce atingere acestuia."

În ceea ce privește ipoteza de la art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009, Înalta Curte constată că în mod corect instanța de apel a identificat condițiile normei, însă, a făcut o greșită aplicare a acestora la circumstanțele cauzei, astfel cum susține și recurenta.

Astfel, riscul de confuzie (inclusiv riscul de asociere) există atunci este posibil ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză, în ipoteza în care acestea poartă marca în cauză, provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate între ele din punct de vedere economic. (Canon, C-39/97 din 29 septembrie 1998, pct. 29 și 30, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 din 22 iunie 1999).

Existența riscului de confuzie depinde de evaluarea globală a mai multor factori interdependenți, și anume: (i) similaritatea produselor și serviciilor, (ii) similaritatea semnelor, (iii) elementele distinctive și dominante ale semnelor aflate în conflict, (iv) caracterul distinctiv al mărcii anterioare și (v) publicul relevant.

Primul pas în aprecierea eventualei existențe a riscului de confuzie este stabilirea acestor cinci factori, iar cel de al doilea constă în stabilirea importanței lor.

În Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Sabel, C-251/95, la punctul 23, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat că: […] aprecierea globală a similarității vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează mărcile, având în vedere, în special, componentele lor distinctive și dominante.

În primul rând, este important să se facă deosebire între (i) analiza caracterului distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu, care determină întinderea protecției acordate acelei mărci și (ii) analiza caracterului distinctiv al unei componente a mărcii, care determină dacă semnele aflate în conflict coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă un caracter distinctiv (așadar, similaritatea se referă la o componentă importantă) sau al unei componente slabe (așadar, similaritatea vizează o componentă mai puțin importantă).

Ca atare, atât gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare, cât și, separat, caracterul distinctiv al diferitelor componente ale mărcilor și, respectiv semnului, constituie criterii importante care trebuie stabilite înaintea efectuării unei aprecieri globale a riscului de confuzie.

În timp ce caracterul distinctiv trebuie evaluat atât pentru componentele mărcii anterioare, cât și pentru cele ale semnelor folosite de intimată, caracterul distinctiv al mărcii privite în ansamblu trebuie evaluat numai în ceea ce privește marcile reclamantei.

Corelativ, caracterul distinctiv al semnelor intimatei, privite în ansamblu, nu este relevant, în sine, pentru evaluarea riscului de confuzie, întrucât riscul de confuzie constituie cauza acțiunii în contrafacere formulate de titularul unor drepturi exclusive asupra semnului protejat, care tinde la îndepărtarea acestui risc.

Totodată, impactul caracterului distinctiv al mărcilor reclamantei, privite în ansamblu, nu intră în discuție până la efectuarea evaluării globale pentru a se concluziona asupra riscului de confuzie.

Din acest punct de vedere este util a se arăta că atare regulă rezultă din Hotărârea din 29 septembrie 1998, C-39/97, Canon, din care reies următoarele: (i) cu cât marca anterioară este mai distinctivă, cu atât va fi mai mare riscul de confuzie și (ii) mărcile anterioare cu un caracter puternic distinctiv, fie în sine, fie datorită notorietății lor pe piață, se bucură de o protecție mai largă decât mărcile cu un caracter distinctiv mai slab.

În consecință, caracterul distinctiv al mărcilor anterioare, privite în ansamblu, determină puterea și întinderea protecției conferite acestora, iar acest caracter distinctiv trebuie luat în considerare în scopul evaluării globale a factorilor relevanți pentru a se tranșa asupra existenței sau inexistenței riscului de confuzie.

Revenind la verificarea aplicării acestor reguli de instanța de apel, din perspectiva criticilor susținute de reclamantă, Înalta Curte constată că în privința comparării produselor, curtea de apel în mod corect a reținut că potrivit unei jurisprudențe constante, pentru a aprecia similitudinea dintre produsele sau serviciile în cauză, trebuie să se ia în considerare toți factorii pertinenți ce caracterizează raportul dintre acestea. Respectivii factori includ în special natura, destinația, utilizarea acestora, precum și caracterul lor concurent sau complementar (Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, punctul 23). Se poate ține seama și de alți factori precum canalele de distribuție a produselor respective (Hotărârea din 11 iulie 2007, El Corte Ingles/OAPI - Bolanos Sabri, T-443/05, par. 37, Hotărârea tribunalului din 2 iulie 2015 în cauza T-657/13, BH Stores BV împotriva OAPI și Alex Toys LLC).

Prima instanță a reținut un grad ridicat de similitudine între produsele protejate de mărcile relcamantei și cele comercializate de către intimate, în schimb, instanța de apel a considerat că atare concluzie a tribunalului nu era argumentată, astfel încât, procedând la reevaluarea acestei cerințe legale, a concluzionat, într-un punct al eveluării, că produsele sunt diferite, dar și că sunt similare (produsele proteja de marca y), într-o altă etapă a raționamentului.

Spre atare finalitate, curtea de apel a recurs la criteriul destinației produselor, apreciind că produsele "șurub chirurgical, material compozit vândut ca o componentă integrală a dispozitivelor de fixare, ancore de sutură și părți ale acestora" (protejate prin marcile z și x a reclamantei) au "ca destinație mobilizarea membrului fracturat, fiind utilizate de medicii chirurgi pentru fixarea internă sau externă a fracturilor cu anumite implanturi"; în schimb, produsele - fire de sutură (fabricate și comercializate de către intimată) sunt "utilizate în sutura chirurgicală, având ca scop refacerea continuității planurilor anatomice în vederea evitării infectării, vindecării rapide a țesutului și cicatrizării".

La fel, comparând produsele din punctul de vedere al canalelor de distribuție, instanța de apel a reținut că reclamanta nu a produs nicio probă din care să rezulte că produsele în conflict au canale de distribuție identice; dimpotrivă, apelanta-pârâtă a subliniat în mod constant și a dovedit faptul că produsele sale ajung la consumator într-un ambalaj pe care este imprimată marca producătorului B..

În fine, curtea de apel nu a găsit aplicabil nici criteriul complementarității între produsele protejate de mărcile reclamantei (z, x și y) și cele pentru care pârâta folosește semnele BICRIL și BICRIL RAPID, concluzionând că "unele nu sunt indispensabile și nici importante pentru utilizarea celorlalte"; pe de altă parte Înalta Curte constată că instanța de apel nu a luat în considerare nici criteriul caracterului concurențial între produsele părților (Hotărârea Canon, C-39/97, pct. 23).

Înalta Curte apreciază că cele expuse de instanța de apel cu privire la aplicarea criteriului destinației și cel al complementarității produselor nu poate fi evaluat în mod efectiv, în absența indicării unor surse veridice care neagă aparteneța unor produse precum șuruburile chirurgicale (dar și a meșelor chirurgicale, a acelor, a ligaturilor, plaselor chirurgicale) și firele de sutură la categoria materialelor destinate chirurgiei medicale în general.

Pe de altă parte, nu rezultă nici sursa limitării utilizării șuruburilor chirurgicale doar în ceea ce privește chirurgia ortopedică sau a fracturilor de membre și o exclude, de exemplu, în cazul implanturilor dentare, deci, în segmentul stomatologic sau în chirurgia stomatologică, în neurochirurgie ori în chirurgie plastică etc.

În consecință, Înalta Curte reține că teza lipsei complementaritărții între produsele protejate prin mărcile reclamantei și produsele fabricate și comercializate de pârâtă, prin raportare la publicul relevant specializat (cu un nivel mai ridicat de atenție și diligență), nu este argumentată, astfel încât nu poate fi confirmată.

Pe de altă parte, procedând la o comparare distinctă și izolată, iar nu în ansamblul circumstanțelor ce trebuiau a fi apreciate global în această etapă a analizei (totalitatea produselor pentru care reclamanta poate opune drepturi exclusive decurgând din mărcile înregistrate), curtea de apel a stabilit că produsele protejate prin marca y a reclamantei (ace, suturi chirurgicale, ligaturi și plase chirurgicale) sunt similare cu produsele fabricate și comercializate de pârâtă - fire de sutură.

Înalta Curte constată că aceste considerente sunt în contradicție cu concluzia generală stabilită de curtea de apel (inserată la fila x, în analiza dedicată ipotezei de la art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulament) a produselor pentru care operează protecția mărcilor reclamantei ca fiind diferite față de produsele fabricate și comercializate de către pârâtă, în condițiile în care similaritatea a fost reținută pentru produsele protejate prin marca y a reclamantei și cele pentru care pârâta utilizează semnele BICRIL și BICRIL RAPID.

În acest context, se apreciază că în mod just recurenta-reclamantă susține incidența motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ.

Se reține că recurenta-reclamantă a opus pârâtei un număr de patru mărci pentru care invocă drepturi exclusive, astfel încât condiția similarității produselor, în contextul art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul 207/2009 impunea o concluzie de ansamblu, după evaluarea listei de produse protejate prin mărcile reclamantei, și compararea acestora cu produsele fabricate și comercializate de intimată.

Ca atare, concluzia fragmentată redată de curtea de apel nu permite acestei instanțe de recurs a decela care este rezultatul evaluării globale cu privire la cerința similarității dintre produsele protejate prin mărcile reclamantei și produsele comercializate de pârâtă, astfel încât, nici din acest punct de vedere, controlul de legalitate nu poate fi exercitat.

În plus, instanța de apel nu a arătat care normă impune ca în cazul în care reclamantul dintr-o acțiune în contrafacere opune pârâtului mai multe mărci (care pot proteja aceleași produse sau produse diferite), reținerea similarității dintre produsele fabricate sau comercializate de către pârât fie numai cu unul sau cu unele dintre produsele protejate prin oricare dintre mărcile sale, nu ar fi suficientă pentru a se reține îndeplinirea cerinței similarității între produse sau a unui anumit nivel de similaritate, element relevant căruia trebuie să i se dea eficiență în cadrul evaluării finale globale a riscului de confuzie.

În ceea ce privește verificarea cerinței similarității semnelor, Înalta Curte constată că recurenta-reclamantă în mod greșit susține că instanța de apel trebuia a lua în considerare ca element de comparație mărcile sale, astfel cum le folosește, regula în materia contrafacerii fiind aceea că se compară mărcile astfel cum sunt înregistrate cu semnele reclamate ca încălcând drepturile exclusive ale titluarului mărcii; o atare analiză juridică reprezintă o comparație obiectivă, astfel că, în acest context, este lipsită de relevanță atât modalitatea în care reclamanta își folosește propriile mărci, dar și ambalajele în care comercializează produsele astfel marcate (asociate, eventual, cu una sau mai multe culori), cel din urmă element fiind lipsit de relevanță și în privința ambalajelor utilizate de către intimată.

Instanța de apel deși e enunțat corect unele reguli de efectuare a comparației între mărci și semne, a făcut o aplicare greșită a acestora în cauza de față, constatând în speță o similaritate medie în plan vizual, extrem de redusă în plan fonetic și, de asemenea, foarte redusă în planul evaluării similarității conceptuale.

Reținând principiul conform căruia o marcă este percepută de consumator ca un tot unitar (Medion, par. 29, și OAPI/Shaker, par. 41), precum și faptul că doar arareori consumatorul poate compara în mod direct semnele în conflict, fiind nevoit să se încreadă în amintirea imperfectă a mărcilor anterioare (Hotărârea Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, pct. 26), instanța de apel a făcut aplicarea regulii potrivit căreia este necesară determinarea impresiei de ansamblu pe care o produce fiecare dintre semnele în litigiu, în scopul aprecierii globale asupra similarității dintre acestea.

În aceste condiții, potrivit regulilor teoretice enunțate în debutul prezentelor considerente, Înalta Curte reține că determinarea caracterului distinctiv (atât intrinsec, precum și cel dobândit) al mărcii anterioare, privite în ansamblu, era necesar a se verifica doar referitor la mărcile reclamantei, nefiind un criteriu în legătură cu semnele utilizate de pârâtă.

În schimb, în operațiunea juridică de comparare a semnelor în conflict era necesar, într-adevăr, să se raporteze la elementele lor distinctive sau dominante atât în privința mărcilor reclamantei, cât și în privința semnelor pârâtei.

Din acest punct de vedere, chiar dacă mărcile și semnele utilizate de pârâtă sunt semne verbale (formate dintr-un cuvânt și, respectiv două cuvinte), în mod corect curtea de apel, în analiza similarității în plan vizual, a pornit de la premisa că publicul are aptitudinea de a percepe semnele în componentele lor, fiind vorba de cuvinte compuse (z, y în cazul reclamantei și BICRIL în cazul pârâtei) sau de alăturarea a două cuvinte dintre care unul este compus (x și BICRIL RAPID), fără ca instanța de apel să realizeze o fragmentare artificială a mărcilor sau a semnelor din perspectiva elemntelor ce le compun.

Cu toate acestea, aceast criteriu este operant în analiza similarității vizuale și, de asemenea, poate fi de util în analiza similarității conceptuale, însă nu și în planul similarității fonetice sau auditive, astfel cum eronat a procedat instanța de apel; în acest punct, curtea de apel era ținută să stabilească în principal asemănările (care sunt mai importante decât deosebirile), poziționarea acelor asemănări în cadrul semnelor comparate și să opereze cu criterii semnificative din perspectivă fonetică (pronunție, număr de silabe, rezonanță etc.); mai mult decât atât, comparația poate conduce la rezultate diferite după cum se compară fiecare dintre mărcile reclamantei cu fiecare dintre semnele pârâtei, aspect care nu rezultă din decizia recurată și, drept urmare, nu poate fi verificat de aceasă instanță de recurs din perspectiva aplicării criteriului similarității semnelor.

Drept urmare, în cadrul analizei ce se va efectua în rejudecare, instanța de apel va trebui să stabilească și dacă mărcile reclamantei și semnele folosite de pârâtă coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă caracter distinctiv (așadar, o eventuală similaritate ce ar viza o componentă importantă) sau al unei componente slabe (așadar, dacă o eventuală similaritate vizează o componentă mai puțin importantă).

Apoi, o concluzie asupra similarității între mărci și semne, privite ca întreg, se va impune, pentru a se ști dacă în cauză devine aplicabilă regula potrivit căreia un grad scăzut de similaritate între produse poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între mărci și invers (Canon, punctul 17), enunțată, de altfel, de curtea de apel în decizia recurată.

Caracterul distinctiv al mărcilor anterioare ale reclamantei în cele două planuri (intrinsec și dobândit) este util pentru etapa evaluării finale cu privire la riscul de confuzie, întrucât riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare este mai pronunțat (Sabel, pct. 24, General Motors din 14 septembrie 1999, C-375/97, Hotărârea din 6 februarie 2007, TDK, T-477/04).

Din acest punct de vedere, Înalta Curte constată că în cauză sunt intrate sub autoritate de lucru judecat atât dezlegarea cu privire la caracterul distinctiv intrinsec al mărcilor relcmantei, dar și chestiunea renumelui acestora (sau a distinctivității dobândite).

Prima dintre aceste dezlegări rezultă nu numai din prezumția unui caracter distinctiv normal de care se bucură orice marcă înregistrată (lipsa caracterului distinctiv solicitat a fi înregistrat ca marcă fiind un motiv absolut de refuz al înregistrarii), ci, mai mult decât atât, este consolidate prin respingerea cererii reconvenționale formulate în cauză de către pârâta-reclamantă B. S.R.L., prin care aceasta a solicitat anularea mărcilor reclamantei tocmai pentru lipsa caracterului distinctiv; soluția primei instanțe a fost confirmată de instanța de apel, iar împotriva acesteia pârâta nu a promovat recurs.

În privința renumelui mărcilor reclamantei, constatat de tribunal, curtea de apel a reținut în mod explicit în considerentele deciziei recurate că în cuprinsul motivelor de apel formulate de pârâtă nu a decelat nicio critică la adresa acestei constatări a primei instanțe "apelanta pârâtă neformulând niciun argument prin care să combată reținerea renumelui mărcilor anterioare ale apelantei-reclamante."

Cu toate acestea, în analiza pe care o realizează în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulament, reține un "caracter distinctiv intrinsec foarte redus al mărcilor reclamantei" și constată că "apelanta-reclamantă nu a adus dovezi ale utilizării, pentru a demonstra un caracter distinctiv special dobândit prin utilizare".

Or, în condițiile în care deja reținuse, într-o corectă aplicare a regulilor de procedură cu privire la faptul că ceea ce nu este atacat intră sub autoritate de lucru judecat (normele ce reglementează autoritatea de lucru judecat coroborate cu prevederile art. 477 și 478 din C. proc. civ. ce stabilesc limitele caracterului devolutiv al apelului), curtea nu apel nu putea face evaluări care să depășească limitele învestirii sale prin motivele de apel și, cu atât mai puțin, nu putea contrazice ceea ce deja reținuse cu titlu de dezlegare a primei instanțe intrată sub autoritatea lucrului judecat.

Drept urmare, Înalta Curte apreciază că și aceste critici ale recurentei-reclamante sunt fondate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ.

Pe fondul aplicării de instanța de apel a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, Înalta Curte nu poate face alte evaluări la acest moment procesual, întrucât între premisele acestei norme se regăsește și cerința verificării similarității între marci și semnele în conflict.

Or, atare dezlegare a curții de apel a fost infirmată în cele ce preced, prin reținerea nelegalității deciziei din perspectiva aplicării art. 9 alin. (2) lit. b) din același Regulament, astfel că, analiza acestei cerințe printr-o corectă aplicare a regulilor incidente pentru verificarea similarității între mărci și semne va fi utilă pentru ambele variante normative, deoarece această condiție este comună; după această analiză, instanța de rejudecare va proceda la evaluarea celorlalte condiții legale intrinseci din art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul mărcii Uniunii Europene.

De asemenea, în rejudecare, instanța de apel va reanaliza și criticile reclamantei privind respingerea, prin senința apelată, a cererii de despăgubiri pe care a formulat-o împotriva pârâtei în temeiul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, dacă în cauză se va reține premisa contrafacerii.

Având în vedere aceste considerente, Înalta Curte, constatând a fi întrunite motivele de casare de la art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 din C. proc. civ., în aplicarea prevederilor art. 497 rap. la cele ale art. 496 alin. (2) din C. proc. civ., va admite recursul declarat de reclamantă, va casa decizia recurată și va dispune trimieterea cauzei spre rejudecare la aceeași curte de apel, instanță care va decide și asupra cererii formulate de reclamantă cu privire la cheltuielile de judecată, inclusiv pentru această etapă procesuală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 1721 din 07 decembrie 2020 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 14 iunie 2022.