ÎCCJ, decizie (scj.ro #82143)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #82143) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Marcă  Reaua credință la înregistrarea unei mărci.

Cuprins

pe materii

. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă. Reaua credință

la înregistrarea unei mărci.

Index

alfabetic.

Dreptul proprietății intelectuale.

-

Marcă.

-

Reaua credință la înregistrarea unei mărci.

Legea

nr

. 84/1998:

art

.

48

lit.c

Este de rea-credință  persoana care  înregistrează o

marcă nu pentru a-și distinge propriile produse sau servicii, fără a avea

cunoștință că această marcă este deja folosită în activitatea altui comerciant,

ci tocmai pentru a-și apropria pe nedrept o marcă utilizată chiar de societatea

comercială al cărei asociat convenise să devină și, în virtutea dreptului

exclusiv de titular al mărcii, de a împiedica pe viitor folosirea liberă a

acesteia de către respectiva societate comercială

.

Î.C.C.J

., Secția civilă și de proprietate

intelectuală, decizia

nr

. 6427 din 30 iunie 2006

Prin sentința civilă

nr

. 750 din 17

decembrie 2003, Tribunalul București, secția a V-a civilă  a admis

acțiunea formulată de

S.C

.

ALEX

TRADING

S.R.L

. și

S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L

. împotriva

OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI și a lui

I.C.I

.

și a dispus anularea înregistrării mărcii SEARĂ DE SEARĂ

nr

.

47809 din 2 mai 2001.

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut

următoarea situație de fapt:

Pârâtul

I.C.I

. a depus cererea de

înregistrare a mărcii naționale SEARĂ DE SEARĂ la data de 2 mai 2001,

fiindu-i eliberat certificatul de înregistrare

nr

.

47809 din 2 mai 2001.

La data la care a solicitat înregistrarea, pârâtul

I.C.I.avea

cunoștință de faptul că marca era folosită, fără

a fi înregistrată, de către

S.C

.

ALEX

TRADING

S.R.L

, care

încheiase la data de 24 aprilie 2001 un contract de tipărire a revistei cu

S.C

.

EUROPOLIS

S.R.L

., un contract de publicitate cu firma GRUP MEDIA SUD,

primul număr al revistei „Seară de seară” având ca editor pe reclamantă și

apărând anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Mai mult, ulterior apariției revistei, pârâtul a devenit asociat

al

S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L

.,

care a preluat editarea revistei.

Pârâtul a recunoscut că nu a avut acordul asociaților la

înregistrarea în nume propriu a mărcii în litigiu.

Este adevărat că, la momentul depunerii cererii de înregistrare

a mărcii, SC SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L

. nu fusese

înființată, însă calitatea de asociat a pârâtului în cadrul societății și

faptul că această societate  a preluat editarea revistei „SEARĂ DE SEARĂ”

de la

S.C

.

ALEX

TRADING

S.R.L

. coroborate cu

faptul că, ulterior înregistrării, pârâtul nu a folosit marca, ci a notificat

administratorului

S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L

. oferta de a cesiona marca, sunt de natură a contura

reaua-credință a pârâtului la înregistrarea mărcii.

În drept, tribunalul și-a întemeiat hotărârea pe dispozițiile

art

. 48

lit

. c din Legea

nr

. 84/1998, care sancționează cu nulitatea înregistrarea

mărcii cu rea-credință.

Prin decizia civilă

nr

. 2653 din 15

decembrie 2004, Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze

cu minori și familie a respins ca

nefondat

apelul

declarat de pârât împotriva sentinței.

Pe baza analizei tuturor probelor administrate, curtea de apel a

reținut, ca și prima instanță, că pârâtul a fost de rea-credință la

înregistrarea mărcii.

În  motivarea deciziei curtea de apel a reținut că, în

aprecierea atitudinii titularului mărcii, relevantă este folosința exercitată

anterior depunerii cererii de înregistrare și că sub acest aspect situația de

fapt nu este contestată.

Astfel, înțelegerea dintre cei patru parteneri, viitori

asociați ai

S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L

.,

pentru editarea revistei, a intervenit în martie-aprilie 2001, iar primul număr

al revistei a apărut la 1 mai 2001, tipărit de

S.C

.

EUROPOLIS

90

SRL

; chiar

contractul de prestări servicii încheiat de pârât cu

S.C

.

CONCEPT MULTIMEDIA este datat 5 aprilie 2001.

Materializarea proiectului de editare și tipărire a revistei

echivalează cu acte de folosință asupra semnului însuși, ulterior apropriat ca

marcă de către

S.C

.

ALEX

TRADING

S.R.L

. care, deși s-a

ocupat doar de tipărire, este menționat drept editor pe coperta revistei.

Această firmă a fost utilizată cu acordul tuturor celor implicați în proiect,

temporar, până la înființarea

S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L

.

Implicarea pârâtului în acest proiect, pe care l-a cunoscut în

detaliu, este de natură să prezume intenția de apropriere frauduloasă, abuzivă,

a semnului prin constituirea depozitului pe numele său, în scopul dobândirii de

drepturi exclusive asupra acestuia.

Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât semnul a fost

destinat a fi utilizat de către

S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L

., iar unul dintre asociați i-a privat pe ceilalți de

exercițiul drepturilor specifice dreptului la marcă.

Curtea a mai reținut că notificarea trimisă de pârât, ca răspuns

la o altă notificare expediată de reclamantă cu mai mult de un an în urmă, prin

care pârâtul își exprimă disponibilitatea de a cesiona marca, denotă intenția

titularului mărcii nu de a utiliza marca potrivit finalității sale, aceea de a

distinge produse sau servicii, ci de a o înstrăina tocmai pentru persoanei

potențial îndreptățite la dobândirea acesteia.

Împotriva deciziei date în apel a declarat recurs pârâtul,

invocând următoarele motive:

1.Motivul prevăzut de

art

. 304

pct

. 8

C.pr.civ

.

Recurentul arată că, deși instanța a fost sesizată cu o cerere

de anulare a mărcii SEARĂ DE SEARĂ, atât tribunalul cât și curtea de apel au

comis o gravă eroare, schimbând natura și înțelesul juridic al actului dedus

judecății, în sensul că au făcut abstracție și confuzie între dreptul de autor

și dreptul la marcă.

În continuare, recurentul expune argumentele pentru care

instanțele trebuiau să rețină că lui i-a aparținut exclusiv ideea creării

mărcii SEARĂ DE SEARĂ și tot el este cel care a avut o contribuție esențială la

crearea și promovarea acestei mărci, obținerea dreptului la marcă fiind o

consecință logică a muncii și activității sale ca specialist media.

Recurentul mai susține că

S.C

.

ALEX

TRADING

SA.R.L

.

a folosit denumirea „SEARĂ DE SEARĂ”, macheta grafică, și proiectul întregii

reviste, fără a avea un drept în acest sens, ci doar acordul pârâtului, ceea ce

nu poate crea un drept prioritar asupra mărcii.

art

. 304 pct.9

C.pr.civ

.

Recurentul susține că în mod greșit instanța de apel a reținut

reaua sa credință, consemnând date inexacte în motivarea deciziei.

Totodată, instanța nu a făcut distincția între folosirea unei

denumiri, în cazul de față „SEARĂ DE SEARĂ” și dreptul de proprietate asupra

mărcii SEARĂ DE SEARĂ.

În opinia recurentului, titularul dreptului de proprietate

asupra mărcii nu este acela care comercializează această marcă, ci acela care a

conceput marca.

Recursul

estenefondat

și va fi respins

pentru următoarele considerente:

Art

. 304

pct

.

8

C.pr

.

civ

. nu este

incident în cauză, deoarece reclamantele au sesizat instanța cu o cerere de

anulare a înregistrării unei mărci, iar tribunalul și curtea de apel s-au

pronunțat asupra valabilității acestui act juridic, fără a schimba în vreun fel

natura sau înțelesul acestuia.

De asemenea, câtă vreme instanțele s-au pronunțat exclusiv

asupra valabilității înregistrării mărcii, nu se poate pune problema ca

instanțele să fi făcut vreo confuzie cu dreptul de autor.

Așa cum corect au sesizat reclamatele prin întâmpinare, cel care

face confuzie între dreptul la marcă și dreptul de autor este pârâtul.

Astfel, în opinia recurentului, persoana care are ideea creării

unei mărci și, eventual, o și realizează din punct de vedere grafic este

„autor” al mărcii și are dreptul la înregistrarea acesteia în calitate de

titular.

Nu este exclus ca, în anumite împrejurări, persoana care creează

un semn susceptibil de a fi înregistrat ca marcă să fie și cea care are dreptul

să solicite înregistrarea acesteia, dar nu aceasta este situația în speță.

În cauza dedusă judecății nu se pune problema dacă pârâtul are

vreun drept de autor, pe care să-l fi dobândit în calitate de autor, cu alte

cuvinte dacă a realizat sau nu o operă originală de creație intelectuală, a

cărei protecție să o poată invoca din perspectiva Legii

nr

.

8/1996 a dreptului de autor și drepturilor conexe dreptului de autor, ci dacă

pârâtul  avea sau nu dreptul de a solicita înregistrarea mărcii SEARĂ DE

SEARĂ pe numele său, în conformitate cu dispozițiile Legii

nr

.

84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Pe baza probelor administrate, instanța de apel a stabilit,

confirmând soluția tribunalului, că pârâtul nu avea acest drept și că, atunci

când a solicitat înregistrarea mărcii,  a acționat cu

rea-credință.

Înalta Curte constată că, în raport de situația de fapt reținută

- a cărei modificare printr-o

reapreciere

a probelor

nu este posibilă în recurs, cale de atac limitată la motive de

nelegalitate

– instanța de apel a aplicat corect

dispozițiile legale incidente, respectiv pe cele ale

art

.

48

lit

. c din Legea

nr

. 84/1998.

Astfel, ceea ce a reținut prima instanță și a confirmat și

instanța de apel este că:

Marca SEARĂ DE SEARĂ a fost concepută, pe baza unei înțelegeri

intervenite între pârât și alte trei persoane în luna martie-aprilie 2001, în

ideea utilizării ei ca titlu pentru o revistă.

S-a mai convenit ca realizarea acestui proiect să se facă prin

intermediul unei societăți comerciale, care urma să poarte aceeași denumire

„SEARĂ DE SEARĂ” și ai cărei asociați să fie aceleași patru persoane.

Până la înființarea acestei societăți comerciale, cei patru

parteneri au fost de acord ca apariția pe piață a revistei  să se facă

prin intermediul

S.C

.

ALEX

TRADING

S.R.L

., ceea ce s-a și

întâmplat.

Printr-un act adițional asociații au convenit ca

S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L

. să completeze

obiectul de activitate cu: spectacole, activități de artă, gestionare a sălilor

de spectacole

etc

.

Așadar, marca SEARĂ DE SEARĂ a fost destinată să protejeze

produsele și serviciile unui comerciant,

S.C

. SEARĂ

DE SEARĂ

S.R.L

. și să îndeplinească astfel funcția

specifică oricărei mărci, aceea de a distinge produsele sau serviciile unui

întreprinzător de produsele sau serviciile altor întreprinzători.

În timp ce marca era deja folosită ca semn distinctiv pentru

revista SEARĂ DE SEARĂ, unul din parteneri, pârâtul, a solicitat și a obținut

înregistrarea pe numele său a mărcii, pe care s-a arătat ulterior dispus să o

cesioneze reclamantei

S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L

., al cărei asociat devenise între timp.

În mod corect au interpretat instanțele conduita pârâtului ca

fiind una de rea-credință, deoarece acesta nu a înregistrat marca pentru a-și

distinge propriile produse sau servicii, fără a avea cunoștință că această

marcă este deja folosită în activitatea altui comerciant, ci tocmai pentru a-și

apropria pe nedrept o marcă utilizată chiar de societatea comercială al cărei

asociat convenise să devină și, în virtutea dreptului exclusiv de titularului

mărcii, de a împiedica pe viitor folosirea liberă a acesteia de către

respectiva societate comercială.

Din perspectiva legalității dobândirii dreptului la marcă nu are

nicio

relevanță faptul că pârâtul a avut ideea

creării mărcii sau a contribuit, exclusiv ori decisiv, la crearea machetei

acesteia.

Cu atât mai puțin este relevant faptul că pârâtul a fost cel

care s-a ocupat de realizarea revistei, având cunoștințele de specialitate

necesare.

Toate aceste aspecte prezintă importanță numai în cadrul

relațiilor dintre partenerii de afaceri, în funcție de modul în care au

convenit să se implice fiecare în derularea proiectului comun.

Ceea ce este relevant în cauză este faptul că pârâtul a

cunoscut, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii SEARĂ DE SEARĂ

pentru produse și servicii din clasele 16, 35, 39, 41, împrejurarea că aceasta

era deja folosită ca semn distinctiv de către un comerciant pentru produse și

servicii identice sau similare.

În mod legal au aplicat instanțele dispozițiile

art

. 48

lit

. c din Legea

nr

. 84/1998 și au dispus anularea înregistrării mărcii

pentru rea-credință.

Motivul de recurs prevăzut de

art

. 304

pct

. 9

C.pr.civ

. este

nefondat

, astfel încât, Înalta Curte a respins recursul și

a menținut decizia atacată.