ÎCCJ, decizie (scj.ro #82143)

Marcă Reaua credință la înregistrarea unei mărci. Cuprins pe materii . Dreptul proprietății intelectuale. Marcă. Reaua credință la înregistrarea unei mărci. Index alfabetic. Dreptul proprietății intelectuale. - Marcă. - Reaua credință la înregistrarea unei mărci.

Legea nr . 84/1998: art . 48 lit.c Este de rea-credință persoana care înregistrează o marcă nu pentru a-și distinge propriile produse sau servicii, fără a avea cunoștință că această marcă este deja folosită în activitatea altui comerciant, ci tocmai pentru a-și apropria pe nedrept o marcă utilizată chiar de societatea comercială al cărei asociat convenise să devină și, în virtutea dreptului exclusiv de titular al mărcii, de a împiedica pe viitor folosirea liberă a acesteia de către respectiva societate comercială . Î.C.C.J ., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr . 6427 din 30 iunie 2006 Prin sentința civilă nr . 750 din 17 decembrie 2003, Tribunalul București, secția a V-a civilă a admis acțiunea formulată de S.C . ALEX TRADING S.R.L . și S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L . împotriva OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI și a lui I.C.I . și a dispus anularea înregistrării mărcii SEARĂ DE SEARĂ nr . 47809 din 2 mai 2001. Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut următoarea situație de fapt: Pârâtul I.C.I . a depus cererea de înregistrare a mărcii naționale SEARĂ DE SEARĂ la data de 2 mai 2001, fiindu-i eliberat certificatul de înregistrare nr . 47809 din 2 mai 2001. La data la care a solicitat înregistrarea, pârâtul I.C.I.avea cunoștință de faptul că marca era folosită, fără a fi înregistrată, de către S.C . ALEX TRADING S.R.L , care încheiase la data de 24 aprilie 2001 un contract de tipărire a revistei cu S.C . EUROPOLIS S.R.L ., un contract de publicitate cu firma GRUP MEDIA SUD, primul număr al revistei „Seară de seară” având ca editor pe reclamantă și apărând anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Mai mult, ulterior apariției revistei, pârâtul a devenit asociat al S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L ., care a preluat editarea revistei. Pârâtul a recunoscut că nu a avut acordul asociaților la înregistrarea în nume propriu a mărcii în litigiu. Este adevărat că, la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, SC SEARĂ DE SEARĂ S.R.L . nu fusese înființată, însă calitatea de asociat a pârâtului în cadrul societății și faptul că această societate a preluat editarea revistei „SEARĂ DE SEARĂ” de la S.C . ALEX TRADING S.R.L . coroborate cu faptul că, ulterior înregistrării, pârâtul nu a folosit marca, ci a notificat administratorului S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L . oferta de a cesiona marca, sunt de natură a contura reaua-credință a pârâtului la înregistrarea mărcii. În drept, tribunalul și-a întemeiat hotărârea pe dispozițiile art . 48 lit . c din Legea nr . 84/1998, care sancționează cu nulitatea înregistrarea mărcii cu rea-credință. Prin decizia civilă nr . 2653 din 15 decembrie 2004, Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și familie a respins ca nefondat apelul declarat de pârât împotriva sentinței. Pe baza analizei tuturor probelor administrate, curtea de apel a reținut, ca și prima instanță, că pârâtul a fost de rea-credință la înregistrarea mărcii. În motivarea deciziei curtea de apel a reținut că, în aprecierea atitudinii titularului mărcii, relevantă este folosința exercitată anterior depunerii cererii de înregistrare și că sub acest aspect situația de fapt nu este contestată.

Astfel, înțelegerea dintre cei patru parteneri, viitori asociați ai S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L ., pentru editarea revistei, a intervenit în martie-aprilie 2001, iar primul număr al revistei a apărut la 1 mai 2001, tipărit de S.C . EUROPOLIS 90 SRL ; chiar contractul de prestări servicii încheiat de pârât cu S.C . CONCEPT MULTIMEDIA este datat 5 aprilie 2001. Materializarea proiectului de editare și tipărire a revistei echivalează cu acte de folosință asupra semnului însuși, ulterior apropriat ca marcă de către S.C . ALEX TRADING S.R.L . care, deși s-a ocupat doar de tipărire, este menționat drept editor pe coperta revistei. Această firmă a fost utilizată cu acordul tuturor celor implicați în proiect, temporar, până la înființarea S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L . Implicarea pârâtului în acest proiect, pe care l-a cunoscut în detaliu, este de natură să prezume intenția de apropriere frauduloasă, abuzivă, a semnului prin constituirea depozitului pe numele său, în scopul dobândirii de drepturi exclusive asupra acestuia. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât semnul a fost destinat a fi utilizat de către S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L ., iar unul dintre asociați i-a privat pe ceilalți de exercițiul drepturilor specifice dreptului la marcă. Curtea a mai reținut că notificarea trimisă de pârât, ca răspuns la o altă notificare expediată de reclamantă cu mai mult de un an în urmă, prin care pârâtul își exprimă disponibilitatea de a cesiona marca, denotă intenția titularului mărcii nu de a utiliza marca potrivit finalității sale, aceea de a distinge produse sau servicii, ci de a o înstrăina tocmai pentru persoanei potențial îndreptățite la dobândirea acesteia.

Împotriva deciziei date în apel a declarat recurs pârâtul, invocând următoarele motive: 1.Motivul prevăzut de art . 304 pct . 8 C.pr.civ . Recurentul arată că, deși instanța a fost sesizată cu o cerere de anulare a mărcii SEARĂ DE SEARĂ, atât tribunalul cât și curtea de apel au comis o gravă eroare, schimbând natura și înțelesul juridic al actului dedus judecății, în sensul că au făcut abstracție și confuzie între dreptul de autor și dreptul la marcă. În continuare, recurentul expune argumentele pentru care instanțele trebuiau să rețină că lui i-a aparținut exclusiv ideea creării mărcii SEARĂ DE SEARĂ și tot el este cel care a avut o contribuție esențială la crearea și promovarea acestei mărci, obținerea dreptului la marcă fiind o consecință logică a muncii și activității sale ca specialist media.

Recurentul mai susține că S.C . ALEX TRADING SA.R.L . a folosit denumirea „SEARĂ DE SEARĂ”, macheta grafică, și proiectul întregii reviste, fără a avea un drept în acest sens, ci doar acordul pârâtului, ceea ce nu poate crea un drept prioritar asupra mărcii. 2. Motivul prevăzut de art . 304 pct.9 C.pr.civ . Recurentul susține că în mod greșit instanța de apel a reținut reaua sa credință, consemnând date inexacte în motivarea deciziei. Totodată, instanța nu a făcut distincția între folosirea unei denumiri, în cazul de față „SEARĂ DE SEARĂ” și dreptul de proprietate asupra mărcii SEARĂ DE SEARĂ. În opinia recurentului, titularul dreptului de proprietate asupra mărcii nu este acela care comercializează această marcă, ci acela care a conceput marca.

Recursul estenefondat și va fi respins pentru următoarele considerente: Art . 304 pct . 8 C.pr . civ . nu este incident în cauză, deoarece reclamantele au sesizat instanța cu o cerere de anulare a înregistrării unei mărci, iar tribunalul și curtea de apel s-au pronunțat asupra valabilității acestui act juridic, fără a schimba în vreun fel natura sau înțelesul acestuia. De asemenea, câtă vreme instanțele s-au pronunțat exclusiv asupra valabilității înregistrării mărcii, nu se poate pune problema ca instanțele să fi făcut vreo confuzie cu dreptul de autor. Așa cum corect au sesizat reclamatele prin întâmpinare, cel care face confuzie între dreptul la marcă și dreptul de autor este pârâtul. Astfel, în opinia recurentului, persoana care are ideea creării unei mărci și, eventual, o și realizează din punct de vedere grafic este „autor” al mărcii și are dreptul la înregistrarea acesteia în calitate de titular.

Nu este exclus ca, în anumite împrejurări, persoana care creează un semn susceptibil de a fi înregistrat ca marcă să fie și cea care are dreptul să solicite înregistrarea acesteia, dar nu aceasta este situația în speță. În cauza dedusă judecății nu se pune problema dacă pârâtul are vreun drept de autor, pe care să-l fi dobândit în calitate de autor, cu alte cuvinte dacă a realizat sau nu o operă originală de creație intelectuală, a cărei protecție să o poată invoca din perspectiva Legii nr . 8/1996 a dreptului de autor și drepturilor conexe dreptului de autor, ci dacă pârâtul avea sau nu dreptul de a solicita înregistrarea mărcii SEARĂ DE SEARĂ pe numele său, în conformitate cu dispozițiile Legii nr . 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Pe baza probelor administrate, instanța de apel a stabilit, confirmând soluția tribunalului, că pârâtul nu avea acest drept și că, atunci când a solicitat înregistrarea mărcii, a acționat cu rea-credință. Înalta Curte constată că, în raport de situația de fapt reținută - a cărei modificare printr-o reapreciere a probelor nu este posibilă în recurs, cale de atac limitată la motive de nelegalitate – instanța de apel a aplicat corect dispozițiile legale incidente, respectiv pe cele ale art . 48 lit . c din Legea nr . 84/1998. Astfel, ceea ce a reținut prima instanță și a confirmat și instanța de apel este că: Marca SEARĂ DE SEARĂ a fost concepută, pe baza unei înțelegeri intervenite între pârât și alte trei persoane în luna martie-aprilie 2001, în ideea utilizării ei ca titlu pentru o revistă.

S-a mai convenit ca realizarea acestui proiect să se facă prin intermediul unei societăți comerciale, care urma să poarte aceeași denumire „SEARĂ DE SEARĂ” și ai cărei asociați să fie aceleași patru persoane. Până la înființarea acestei societăți comerciale, cei patru parteneri au fost de acord ca apariția pe piață a revistei să se facă prin intermediul S.C . ALEX TRADING S.R.L ., ceea ce s-a și întâmplat. Printr-un act adițional asociații au convenit ca S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L . să completeze obiectul de activitate cu: spectacole, activități de artă, gestionare a sălilor de spectacole etc . Așadar, marca SEARĂ DE SEARĂ a fost destinată să protejeze produsele și serviciile unui comerciant, S.C . SEARĂ DE SEARĂ S.R.L . și să îndeplinească astfel funcția specifică oricărei mărci, aceea de a distinge produsele sau serviciile unui întreprinzător de produsele sau serviciile altor întreprinzători. În timp ce marca era deja folosită ca semn distinctiv pentru revista SEARĂ DE SEARĂ, unul din parteneri, pârâtul, a solicitat și a obținut înregistrarea pe numele său a mărcii, pe care s-a arătat ulterior dispus să o cesioneze reclamantei S.C

. SEARĂ DE SEARĂ

S.R.L ., al cărei asociat devenise între timp. În mod corect au interpretat instanțele conduita pârâtului ca fiind una de rea-credință, deoarece acesta nu a înregistrat marca pentru a-și distinge propriile produse sau servicii, fără a avea cunoștință că această marcă este deja folosită în activitatea altui comerciant, ci tocmai pentru a-și apropria pe nedrept o marcă utilizată chiar de societatea comercială al cărei asociat convenise să devină și, în virtutea dreptului exclusiv de titularului mărcii, de a împiedica pe viitor folosirea liberă a acesteia de către respectiva societate comercială. Din perspectiva legalității dobândirii dreptului la marcă nu are nicio relevanță faptul că pârâtul a avut ideea creării mărcii sau a contribuit, exclusiv ori decisiv, la crearea machetei acesteia.

Cu atât mai puțin este relevant faptul că pârâtul a fost cel care s-a ocupat de realizarea revistei, având cunoștințele de specialitate necesare. Toate aceste aspecte prezintă importanță numai în cadrul relațiilor dintre partenerii de afaceri, în funcție de modul în care au convenit să se implice fiecare în derularea proiectului comun. Ceea ce este relevant în cauză este faptul că pârâtul a cunoscut, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii SEARĂ DE SEARĂ pentru produse și servicii din clasele 16, 35, 39, 41, împrejurarea că aceasta era deja folosită ca semn distinctiv de către un comerciant pentru produse și servicii identice sau similare. În mod legal au aplicat instanțele dispozițiile art . 48 lit . c din Legea nr . 84/1998 și au dispus anularea înregistrării mărcii pentru rea-credință.

Motivul de recurs prevăzut de art . 304 pct . 9 C.pr.civ . este nefondat , astfel încât, Înalta Curte a respins recursul și a menținut decizia atacată.