ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3917/2018

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă sub nr. x/2016 din data de 8 aprilie 2016, reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâții Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și S.C. B. S.R.L., anularea mărcii individuale, combinate color: cu denumirea A. și element grafic A. nr. depozit reglementar M 2014 08646 din data de 23 decembrie 2014, nr. marca 138041 din data de 4 septembrie 2015, înregistrată pentru produsele din clasa Nisa 33: Vinuri cu denumire de origine controlată din arealul Sebeș - Apold și pentru serviciile din clasa Nisa 35: Publicitate; Gestiunea afacerilor comerciale; administrație comerciala; lucrări de birou, Titulara S.C. B. S.R.L., deoarece înregistrarea acesteia s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 84/1998 republicată: Art. 47, alin. (1), lit. a) cu referire la art. 5, alin. i, lit. a); Art. 47, alin. (1), lit. b) cu referire la art. 6, lit. b); Art. 47, alin. (1), lit. c) și, în subsidiar, radierea mărcii A., M 2014 08646/138041 din Registrul Mărcilor.

Prin Sentința civilă nr. 1740 din 20 decembrie 2016 Tribunalul București, secția a III-a civilă a respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâții Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și S.C. B. S.R.L..

Prin Decizia nr. 958/A din 1 noiembrie 2017, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a admis apelul declarat de apelanta-reclamantă S.C. A. S.R.L., a schimbat în tot sentința apelată, în sensul că a anulat marca individuală combinată color A. nr. 138041, depozit M 2014 08646 din 23 decembrie 2014 și a fost obligată intimata-pârâtă S.C. B. S.R.L. la plata către apelanta-reclamantă a sumei de 4050 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în fond și apel.

Potrivit art. 499 prima teză C. proc. civ., prin derogare de la prevederile art. 425 alin. (1) lit. b), hotărârea instanței de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate și analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.

Împotriva deciziei menționate anterior a declarat recurs pârâta S.C. B. S.R.L., invocând prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

Soluția instanței de apel este nelegala, hotărârea fiind pronunțata cu încălcarea dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, motiv de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

În aplicarea prevederilor legale instanța nu a analizat în aprecierea riscului de confuzie și factorul privind gradul de distinctivitate redus al mărcii anterioare.

Instanța de apel a reținut că un grad de distinctivitate redus al mărcii anterioare este un factor de luat în considerare în analiza gradului de confuzie intre mărci, însă acest factor nu este singurul care trebuie sa fie luat în considerare și ca un grad redus de distinctivitate al mărcii nu o lipsește pe aceasta de protecție. Cu toate acestea, instanța a omis din analiza riscului de confuzie acest factor al slabei distinctivități a mărcii anterioare. Practic, instanța a exclus situația premisă care a fost reținută în mod corect de către prima instanță de fond - două mărci înregistrate, având puternic caracter evocator și fiind slab distinctive.

Pentru a aprecia asupra riscului de confuzie, se impune evaluarea caracterului distinctiv al mărcii anterioare în ansamblu, cât și caracterul distinctiv al elementelor mărcii anterioare și ale mărcii ulterioare. Astfel, chiar dacă în termeni generali instanța de apel a invocat jurisprudența și principiile generale cu privire la determinarea gradului de confuzie dintre două mărci, instanța nu a analizat situația particulară din prezenta cauză cu privire la două mărci slab distinctive și puternic evocatoare.

Mărcile în conflict sunt compuse din elemente verbale și elemente grafice. Domeniile Viticole, Sibiu, Apold se referă la o suprafață întinsă de vie, pentru producerea vinurilor în arealul Sibiu, Apold. Pentru elementele verbale "Domeniu", "Viticol", "Apold", "Sibiu" și "România" există disclaimer.

Conform Hotărârii C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer" "la stabilirea caracterului distinctiv al unei mărci și, prin urmare, pentru a aprecia dacă aceasta este puternic distinctivă, instanța națională trebuie să facă o evaluare generală a capacității mai mari sau mai reduse a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost 'înregistrată ca provenind de la o anumită întreprindere și, astfel, de a distinge produsele sau serviciile de cele ale altor întreprinderi" (pct. 22). Prin urmare, din cauza capacității reduse a unei mărci slabe de a-și îndeplini funcția esențială în piața, domeniul de aplicare al protecției sale, date fiind elementele sale nedistinctive (sau cu caracter slab distinctiv), trebuie să fie restrâns.

Așa cum a reținut și prima instanță de fond, în acest context concurenții nu pot fi privați de folosirea unor termeni curenți, uzuali, iar protecția semnelor trebuie să fie limitată la interzicerea unor reproduceri identice.

A. În aprecierea gradului distinctivitate a mărcii reclamantei-intimate, instanța a nesocotit faptul că denumirea de origine controlată "Sebeș - Apold" poate fi utilizată de orice producător care comercializează vinurile produse în podgoria Sebeș - Apold, care respectă specificațiile tehnice.

Partea verbală a mărcii recurentei (asupra căreia nu deține un drept exclusiv) evoca arealul din care sunt obținute vinurile cu denumire de origine controlată pe care recurenta le comercializează. Denumirea de origine controlată "Sebeș - Apold" se aplică vinurilor obținute în perimetrul podgoriei Sebeș - Apold, delimitată geografic conform normelor naționale la o zonă care cuprinde o parte din județul Alba și o parte din județul Sibiu, conform specificațiilor Caietului de Sarcini întocmit de ONVPV, autoritatea naționala cu competente în domeniul autorizării plantațiilor viti-vinicole. Această denumire de origine controlată poate fi utilizată de orice producător care comercializează vinurile produse în podgoria Sebeș - Apold, care respectă specificațiile tehnice cuprinse în documentația sus-menționată. Prin urmare, nici recurenta, dar nici reclamanta, nu sunt în măsură să pretindă drepturi exclusive asupra denumirii de origine controlată Apold, sau Sebeș Apold. Or, în speța de față, pentru a analiza riscul de confuzie dintre cele două mărci, instanța a luat în considerare în mod greșit elementele verbale asupra cărora reclamanta nu poate să dețină exclusivitate.

Exemplifică indicând și alte mărci care au în denumire aria geografica a provenienței produselor și au titulari diferiți.

B. În mod greșit instanța a comparat mărcile raportându-se la elementele nedistinctive ale mărcilor. Instanța a nesocotit principiile și criteriile stabilite de jurisprudența CJUE în analiza a două mărci slab distinctive.

Instanța a reținut că marca recurentei este compusă atât din elemente verbale cât și din elemente grafice, situație în care devine aplicabilă regula conform căreia - atunci când o marcă este compusă atât din elemente verbale și figurative, cele dintâi sunt, în principiu mai distinctive decât celelalte (...).

Principiul este corect, dar în cauza de față instanța a nesocotit faptul că pentru elementele verbale există declarație de neexclusivitate în cazul ambelor mărci. față de existența disclaimer-ului, gradului de distinctivitate și caracterul evocator al mărcilor în conflict, nu se poate reține riscul de confuzie în percepția consumatorilor.

Totodată, în mod greșit instanța a reținut că semnele în litigiu coincid prin elementul verbal comun A., iar elementele de diferențiere care constau în elementele figurative și elementele verbale SIBIU și ROMÂNIA nu sunt suficiente pentru a înlătura impresia publicului relevant că aceste semne, apreciate în mod global, sunt similare pe plan vizual și fonetic.

Or, marca reclamantei - intimate are declarație de neexclusivitate asupra elementului verbal APOLD, iar marca recurentei are declarație de neexclusivitate asupra elementelor "Domeniu", "Viticol", "Apold", "Sibiu" și "România". În mod greșit instanța a luat în considerare aceste elemente pentru determinarea gradului de confuzie.

Conform Comunicării comune privind practica comuna pentru motivele relative de refuz - riscul de confuzie (impactul elementelor nedistinctive/slabe) din 2 octombrie 2014 a European Trademark and Design Network, când mărcile au în comun un element fără caracter distinctiv, evaluarea riscului de confuzie se va axa pe impactul elementelor care nu coincid asupra impresiei de ansamblu produsa de mărci. Aceasta va ține cont de similitudinile/diferențele și de caracterul distinctiv al elementelor care nu coincid.

O coincidență numai în cazul elementelor nedistinctive nu determină riscul de confuzie. În sensul acestui proiect toți ceilalți factori care pot fi pertinenți pentru aprecierea globala a riscului de confuzie se considera ca nu afectează rezultatul. De asemenea, se consideră că produsele și serviciile sunt identice. În toate aceste exemple, elementul/elementele comun(e) este/sunt considerat(e) a avea un caracter slab distinctiv.

După cum se poate observa din fișele mărcilor, mărcile în conflict sunt diferite într-un grad mai ridicat decât mărcile din exemplul de mai sus cu privire la care s-a reținut ca nu exista risc de confuzie.

Instanța trebuia să aprecieze asupra elementelor grafice ale mărcilor, care sunt diferite vizual. Din punct de vedere vizual, mărcile au elemente grafice diferite, cu culori diferite.

Marca recurentei prezintă diferențe semnificative față de marca anterioară invocată de reclamanta, în condițiile în care elementele grafice și modul de dispunere a acestora sunt total diferite de cele ale mărcii anterioare. Astfel, marca reclamantei cuprinde ca element grafic un strugure alb încadrat într-un cerc, plasat central, având culori revendicate galben ocru, verde și maro, în timp ce marca recurentei prezintă într-o manieră mai amplă, sub forma unui chenar parțial, o viță de vie cu struguri de un alt soi, având culori revendicate roșu, verde, galben, mov și vișiniu.

Astfel, pentru elementele verbale s-a acordat disclaimer iar elementele grafice ale mărcilor sunt diferite cu culori diferite, de unde rezultă că mărcile sunt diferite, motiv pentru care nu există risc de confuzie în percepția consumatorilor. Totodată, nu se poate reține că elementul grafic al mărcii este pur decorativ. Acest element nu poate fi neglijat în analiza riscului de confuzie pentru simplu motiv că este un element figurativ. Având în vedere distinctivitatea scăzută a elementelor verbale, publicul relevant va da mai multă atenție diferențelor dintre semnele grafice.

Mărcile fiind diferite în ansamblul lor, condiția similarității cerută de art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 nu este îndeplinită, astfel că nu pot fi aplicabile prevederile acestui text de lege în cazul mărcilor de față.

Intimata reclamantă a formulat întâmpinare prin care a cerut respingerea recursului ca nefondat.

Înalta Curte a constatat fondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

Sunt fondate motivele de recurs întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. raportat la art. 47 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, având în vedere că instanța de apel nu a aplicat în mod corect în cauză condițiile cerute pentru constatarea existenței riscului de confuzie între mărci.

Pentru a analiza existența riscului de confuzie instanța de apel trebuia să identifice în primul rând limitele de protecție ale mărcilor așa cum rezultă din înregistrarea acestora, adică elementele verbale, elementele figurative, culorile revendicate, declarație de neexclusivitate pentru anumite elemente componente ale mărcii, clasele de protecție, etc.

Instanța de apel a reținut doar parțial câteva dintre aceste elemente, fapt ce a condus la o analiză eronată a îndeplinirii condițiilor specifice problemei de drept analizate.

Se observă că instanța de apel nu a reținut dintre elementele importante care configurau limitele de protecție ale mărcii reclamantei, în sensul menționat anterior, printre altele, declarația de neexclusivitate pentru elementul verbal APOLD, direct legată de clasa principală pentru care s-a înregistrat marca, numărul 33 - vinuri cu denumire de origine controlată din arealul Sebeș - Apold.

Această declarație de neexclusivitate duce la concluzia că acest element verbal nu poate fi apropriat de către titularul acestei mărci, putând fi folosit și de alți producători din domeniul respectiv, și fiind astfel nedistinctiv pentru clasa pentru care a fost înregistrată marca.

Celălalt element verbal al mărcii reclamantei este compus din cuvintele "domeniile viticole" despre care prima instanță a reținut că este evocator pentru clasa 33 întrucât se referă la o suprafață întinsă de vie, afectată producerii vinurilor. Instanța de apel nu a contrazis această constatare a primei instanțe de fond. Or, un element verbal folosit și de alți comercianți, care este descriptiv pentru bunurile sau serviciile în cauză, nu reprezintă un element distinctiv.

Ca atare, concluzia necombătută de instanța de apel este că elementele verbale din cadrul mărcii reclamantei sunt nedistinctive.

În acest context, instanța de apel a început corect în cadrul comparării semnelor în conflict prin a reține că "aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce privește similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre semnele în conflict, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante".

Totuși, în continuare, instanța de apel a reținut că "marca intimatei-pârâte este compusă atât din elemente verbale cât și din elemente grafice, situație în care devine aplicabilă regula conform căreia - atunci când o marcă este compusă din elemente verbale și figurative, cele dintâi sunt, în principiu, mai distinctive decât celelalte, întrucât consumatorul mediu se va referi mai ușor la produsul sau la serviciul în cauză citându-i denumirea decât descriind elementul figurativ al mărcii", considerând neîntemeiată apărarea intimatei-pârâte potrivit căreia aspectele vizuale (grafice) ale mărcilor în cauză ar fi de natură să-l determine pe consumatorul mediu să perceapă originea produselor comercializate sub cele două mărci și să le asocieze pe fiecare dintre ele cu titularul de drept.

Or, această regulă, reținută de instanța de apel, se aplică atunci când elementele verbale sunt distinctive. Dacă elementele verbale nu sunt distinctive, fiind folosite de mai mulți producători de pe piață, consumatorul va fi obișnuit să nu le asocieze unui singur producător, să nu le perceapă ca elemente care desemnează originea produselor. În acest ultim scop va fi obișnuit să se raporteze la elementele figurative care asigură distinctivitatea mărcii.

Astfel, consumatorul nu va percepe elementele figurative ca simple elemente decorative, cum greșit a reținut instanța de apel, fiind singurele elemente la care se va raporta din obișnuință, într-un astfel de caz, pentru a stabili originea produselor, ca și în situația mărcilor constituite exclusiv din astfel de elemente.

Această analiză nu a fost făcută de către instanța de apel și nu poate fi realizată direct în recurs întrucât implică și evaluarea unor elemente de fapt.

Faptul că nu sunt considerate distinctive elementele verbale dintr-o marcă înregistrată nu înseamnă că nu se acordă protecție mărcii așa cum a fost înregistrată, fie ea și slab distinctivă, compusă fiind în majoritate din elemente aflate în domeniul comun. Protecția unor mărci slab distinctive este acordată impresiei de ansamblu dată de combinația de elemente care îi conferă gradul, fie el redus, de distinctivitate pentru a fi înregistrată.

Gradul de distinctivitate al unei mărci este relevant în aprecierea riscului de confuzie, având în vedere că o marca slab distinctivă este alcătuită în cea mai mare parte din elemente descriptive și doar într-o proporție redusă din elemente distinctive.

Elementele descriptive ale mărcii sunt în domeniul public și nu fac obiectul dreptului exclusiv al titularului. Elementele distinctive în cazul mărcilor slabe au o pondere atât de redusă încât nu pot avea o existență autonomă și își produc efectul distinctiv numai prin asociere cu elementele descriptive.

De aceea, riscul de confuzie cu privire la acest sens distinctiv nu se poate produce decât prin utilizarea neautorizată de către terți a acestei asocieri în mod identic sau cvasiidentic. Când marca anterioară nu are o distinctivitate specială, chiar diferențele minore între această marcă și cea ulterioară vor fi suficiente pentru a exclude riscul de confuzie.

Acesta este sensul ideii că protecția de care se bucură o marcă slab distinctivă față de mărcile similare este mai redusă.

În consecință, în temeiul art. 496 raportat la art. 488 alin. (1) pct. 8, Înalta Curte va admite recursul, va casa decizia și va trimite cauza, spre rejudecare, la aceeași instanță de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva Deciziei nr. 958/A din data de 1 noiembrie 2017, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Casează decizia și trimite cauza, spre rejudecare, la aceeași instanță de apel.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 13 noiembrie 2018.

Procesat de GGC - MM