ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3904/2018

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, sub nr. x/2015, reclamanta A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta B. SRL ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună:

Prin încheierea din data de 14 septembrie 2016, tribunalul a respins ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei.

Prin Sentința civilă nr. 1474 din 16 noiembrie 2016 Tribunalul București, secția a III-a civilă a admis în parte cererea modificată a reclamantei A. în contradictoriu cu pârâta B. SRL, a obligat pârâta să înceteze fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, importul sau exportul produselor constând în odorizante sub formă de brăduț, să retragă de pe piață aceste produse și materialele promoționale referitoare la aceste produse și să înceteze orice altă activitate care aduce atingere drepturilor de proprietate industrială ale reclamantei, a obligat pârâta la plata despăgubirilor în sumă de 10.000 euro către reclamantă, a respins ca neîntemeiat capătul doi al acțiunii și a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată parțiale în sumă de 13.747,27 RON.

Împotriva acestei sentințe, pârâta SC B. SRL a formulat apel, criticând soluția pentru nelegalitate și netemeinicie.

Prin Decizia civilă nr. 572A din 19 iunie 2017 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, apelul pârâtei a fost respins ca nefondat.

Împotriva acestei decizii, pârâta a promovat recurs, prevalându-se de motivul de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Din perspectiva acestui motiv de recurs, recurenta a susținut că instanța de apel a interpretat și aplicat greșit sancțiunea prevăzută de O.U.G. nr. 100/2005.

Astfel, referitor la despăgubiri în caz de contrafacere, acestea trebuie să fie fundamentate pe existența intenției din partea celui obligat.

Astfel, nu se poate discuta despre o intenție a recurentei în vederea prejudicierii intereselor intimatei, atât timp cat aceasta, de îndată, s-a conformat solicitărilor reclamantei, întrucât nu a dorit să ajungă la un asemenea litigiu.

Or, intenția recurentei nu a fost niciodată dovedită, astfel cum prevede art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 - săvârșirea cu intenție a unei fapte de contrafacere.

Instanțele de fond au reținut ca temei al despăgubirilor prevederile art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, în ciuda faptului că Ordonanța prevede în mod explicit faptul că instanța judecătorească va lua în considerare evaluarea prejudiciului în funcție de: "consecințele economice negative, în special, pierderea câștigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat și, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat", doar în mod excepțional putându-se aplica un criteriu de evaluare alternativ costând în "fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi, cel puțin suma redevențelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate în cauză."

Recurenta arată că hotărârea instanței de fond a atribuit în sarcina apelantei, cu titlu de despăgubiri, o sumă de bani stabilită în mod aleatoriu, fără a avea un temei veridic.

Deși O.U.G. nr. 100/2005 nu menționează acest lucru ad litteram, pierderea câștigului suferită de titularul mărcii vătămat de contrafacere, are, în mod firesc, drept corolar câștigul contrafăcătorului obținut din vânzarea produselor sau serviciilor purtând semnul identic sau asemănător cu marca. Altfel spus, folosul realizat de către uzurpator prin faptul ilicit este echivalent cu folosul nerealizat de către titularul dreptului exclusiv la marcă.

Pe această cale, instanța, în eventualitatea în care ar identifica existența unei contrafaceri, ar trebui să raporteze cuantumul despăgubirilor la valoarea comenzii primite, aceasta echivalând cu pierderea suferită de titularul mărcii vătămat de contrafacere.

Recurenta opinează că toate criteriile de stabilire a despăgubirilor au fost aleatorii și bazate pe înțelegeri anterioare care nu lasă loc de control, fără a se pune la dispoziția recurentei vreun document contabil care să probeze activitatea A. pe teritoriul României și prejudiciul efectiv creat.

În domeniul contrafacerii există o multitudine de criterii de stabilire a despăgubirilor și, totuși, instanțele de fond nu au aplicat exemplele invocate de către pârâta-recurentă sau cele din O.U.G. nr. 100/2005, ci numai propunerile A..

Un alt aspect invocat de către recurentă vizează greșita interpretare a normelor privitoare la aprecierea similarității între semnele în discuție: s-a susținut faptul că reclamanta deține o marcă figurativă care constă într-o formă stilizată de brăduț, că produsele sale sunt reprezentate tot de o formă stilizată de brăduț și că diferența rezultată din dispunerea diferită a ramurilor este nesemnificativă.

În primul rând, intimata-reclamantă A. a susținut că sunt aplicabile dispozițiile Ghidului EUIPO (noului ghid) care menționează că atunci când două mărci/semne sunt formate exclusiv din elemente figurative ce reprezintă același obiect sau idee, acestea vor fi considerate ca fiind identice din punct de vedere conceptual. Similaritatea se apreciază din mai multe puncte de vedere: la nivel vizual, fonetic, conceptual, auditiv, etc.

Or, în cazul de față nu este vorba despre mărci exclusiv figurative, deoarece recurenta pârâtă întotdeauna aplică marca clientului, deci, brăduții din cauza de față au avut inscripționat și numele C. și desenul clientului, fiind vorba de o marcă combinată, cu element verbal și element figurativ.

În consecință, susține recurenta, în speță nu erau aplicabile dispozițiile referitoare la mărcile identice.

Intimata-reclamantă dorește să reducă datele speței la existența a două mărci figurative, ceea ce este eronat, întrucât brăduțul recurentei poartă întotdeauna marca verbală a clientului, ceea ce, în opinia sa, exclude riscul de confuzie.

Pe de altă parte, mai arată recurenta, instanța de apel a reținut că reclamanta este singura companie care deține dreptul de a produce și comercializa odorizante auto în formă de brăduț.

Recurenta contestă o atare interpretare, din următoarele motive:

a) Intimata-reclamantă nu poate dobândi protecție exclusivă asupra oricărei forme de conifer, ci doar asupra acelor mărci figurative înregistrate.

Contrar celor reținute de instanța de apel, recurenta pretinde că este pe deplin îndreptățită să invoce o limitare a mărcilor figurative aparținând intimatei, dat fiind faptul ca în momentul în care a oferit clienților posibilitatea de a-și personaliza odorizantele, a dat și ample indicații privind natura și, totodată, caracteristicile produsului.

Drept urmare, recurenta susține că pe lângă faptul de a nu include în oferta sa de odorizante personalizate vreun model similar celui aparținând intimatei, în momentul când i s-a solicitat să producă o serie de odorizante sub forma de brăduți, a procedat la individualizarea și definirea acestora, distingându-le în mod clar de alte produse identice sau similare, de vreme ce atât pe site-ul w.w.w.impresa.ro, cât și clientului, în momentul perfectării contractului, i-au fost aduse la cunoștință caracteristicile acestor produse; relevant sub acest aspect este evocarea provenienței produsului (în măsură a înlătura orice risc de asociere, fiind de notorietate faptul că recurenta oferă servicii de personalizare doar clienților persoane juridice pe baza de contract, situație în care originea serviciilor este clar cunoscută), dar și a formei acestuia.

Totodată, recurenta consideră că intimata nu se poate prevala de dreptul de a folosi în mod exclusiv odorizante sub forma de brăduți, aceasta bucurându-se de protecție exclusiv sub aspectul formei specifice de pin cu ramuri ample (pin canadian) - formă înregistrată ca marcă figurativă la nivel comunitar și internațional -, o eventuală publicitate comparativă sau folosința unei mărci, în măsura a nu crea risc de confuzie în percepția publicului, fiind pe deplin permisă.

În deplina concordanță cu aceasta situație de fapt se află și practica judiciară în domeniu, însăși Curtea de Justiție a Uniunii Europene statuând faptul că: "Titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț, într-o publicitate comparativă, a unui semn similar cu aceasta marcă, pentru produse sau servicii identice ori similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca respectivă, atunci când aceasta utilizare nu creează un risc de confuzie în percepția publicului, și acest lucru independent de faptul că publicitatea comparativă menționată îndeplinește sau nu îndeplinește condițiile pentru a fi permisă." (Hotărârea Curții de Justiție din 12 iunie 2008, Cauza C-533/06)

De altfel, Regulamentul mărcii UE nu permite să se înregistreze mărci care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații ce pot să servească, în comerț, pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora, iar marca Uniunii Europene nu conferă titularului său dreptul de a interzice terților în activitatea lor economică, a indicațiilor privind tipul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică, perioada producerii produsului sau prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora.

b) Marca intimatei este slab distinctivă, și, prin urmare, în măsură a limita riscul de asociere între produse.

Arată recurenta că această formă de brăduț nu se bucură de o distinctivitate ridicată, atât timp cât forma de conifer este întâlnită în mod constant printre produsele comercializate cu titlu de odorizant, în această situație, consumatorii vizați aflându-se în imposibilitate de a mai identifica forma ca indicând originea produsului.

Drept urmare, marca intimatei fiind slab distinctivă, cu un caracter evocator în raport de produsul marcat, atrage o protecție slabă a acesteia în caz de conflict.

Prin urmare, din cauza capacității reduse a unei mărci slabe de a-și îndeplini funcția esențială în piață, domeniul de aplicare al protecției sale, date fiind elementele sale nedistinctive (sau cu caracter slab distinctiv), trebuie să fie în mod imperativ restrâns.

Mai mult decât atât, jurisprudența Curții Supreme adaugă faptul că și în ipoteza în care produsele sunt identice și sunt comercializate în aceleași locuri și prin aceleași canale de distribuție (aspect ce nu este întâlnit în cazul de față de vreme ce odorizantele în forma de brăduț nu au fost comercializate prin benzinării, supermarket-uri, așa cum se întâmplă în cazul intimatei, acestea fiind distribuite gratuit în scop de promovare), caracterul slab distinctiv al mărcii anterioare, diferențele sub aspect vizual, fonetic și conceptual, gradul de cunoaștere a semnului conflictual de către consumatorii potențiali, exclud existența unui risc de confuzie. (de ex., ICCJ, secția civilă și de proprietate intelectuală, Decizia civilă nr. 859 din 12 februarie 2008).

Potrivit Comunicării privind practica comună pentru motivele relative de refuz - riscul de confuzie (impactul elementelor nedistinctive/slabe) emise de către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, în speța de față în care mărcile au în comun un element slab distinctiv (forma notorie de conifer a odorizantului), evaluarea riscului de confuzie se va axa pe impactul elementelor care nu coincid asupra impresiei de ansamblu produsă de mărci, și anume similitudinile, respectiv diferențele sau caracterul distinctiv al elementelor care nu coincid (elemente care, în cazul recurentei, susține aceasta, sunt vădit distincte, deoarece este vorba despre culoarea diferită a odorizantelor, despre detaliile de design cu caracter distinctiv, dar mai ales despre mesajul inscripționat pe cele două odorizante care nu lasă loc de interpretare, în sensul inexistenței oricărui risc de confuzie).

Recurenta susține că în situația de față nu există risc de confuzie atât din perspectiva elementelor nedistinctive, cât și din aceea a elementelor distinctive, însă chiar și în eventualitatea în care s-ar achiesa la interpretarea intimatei, și anume aceea a existenței unei similitudini între mărcile sale figurative și odorizantele recurentei, riscul de confuzie nu poate fi identificat datorită faptului că acea așa-zisa coincidență subzistă exclusiv sub aspectul elementelor nedistinctive, împrejurare relevată, de asemenea, în cuprinsul Practicii comune a Oficiului pentru motive relative de refuz - riscul de confuzie.

În opinia recurentei, există suficiente diferențe între produsele D. și cele fabricate la comandă de către recurentă pentru a justifica coexistența pe aceeași piață.

Privitor la similaritatea semnului cu marca, recurenta nu este de acord cu ideea că cele două semne nu pot fi diferite, generând aceeași impresie globală, dat fiind faptul că produsul intimatei reprezintă forma unui pin cu ramuri ample, specific zonelor montane nordice, în timp ce forma realizată de recurentă redă un simplu pom de Crăciun tipic românesc, un brad normal, cu ramuri ascuțite, distinct sub aspect vizual de cel al intimatei.

Astfel, în considerarea faptului că intimata nu poate invoca protecție pentru toate formele de conifer, ci exclusiv pentru acea forma ce face obiectul protecției, ca urmare a înregistrării la nivel comunitar și internațional, interpretarea conform căreia un semn ce întruchipează un anumit tip de conifer, ce prezintă anumite particularități, în speță pinul canadian, se aseamănă până la similaritate cu un cu totul alt tip de conifer (ce prezintă la rându-i specificațiile sale) nu poate fi primită din cauza faptului că prin înregistrarea unei mărci nu se urmărește atribuirea titularului un monopol asupra tuturor semnelor susceptibile a fi aplicate de către alți comercianți, ci simpla protecție față de acei terți ce folosesc pe piața semne identice sau similare cu marca sa înregistrată. Însă, din urmărirea dosarelor intentate de intimate altor comercianți de pe piață, recurenta a observat că aceștia nu doresc să acționeze doar producătorii de odorizante cu o forma similară, ci producătorii de orice fel de odorizante care au formă de copac.

Cu privire la inexistența riscului de confuzie generat de incidența unor canale de distribuție diferite, intimata afirmă în mod greșit faptul că oferirea de produse, deși diferită ca modalitate de comercializare (intimata optând pentru vânzarea cu amănuntul a odorizantelor, în magazine), nu înlătură riscul de confuzie. În concret, intimata omite să prezinte faptul că prin canal de distribuție nu se înțelege neapărat modalitatea de a vinde sau de a promova produsul, ci mai degrabă locul de distribuție al acestuia.

În ceea ce privește împrejurarea folosirii mărcii în formă de brăduț, se cere a fi precizat în primul rând faptul că societatea recurentă s-a conformat notificării intimatei de a elimina din oferta de produse odorizantul respectiv, aspect ce poate fi verificat consultând site-ul www.x.ro. (de altfel, chiar intimata recunoaște în cuprinsul notificării faptul că recurenta a depus toate diligențele necesare în vederea eliminării conflictului).

Pe de altă parte, recurenta învederează că ea administrează exclusiv site-ul www.x.ro, astfel încât afirmația conform căreia aceasta a oferit on line odorizante în forma de brăduț pe alte site-uri, este nefondată, întrucât nu s-a dovedit că titularul acestor domenii este recurenta însăși; simpla afirmare a faptului că anumite website-uri sunt controlate de recurentă, fără a face dovada acestui fapt prin ilustrarea titularului de domeniu, reprezintă simple supoziții ce nu pot fi luate în considerare în cadrul soluționării cererii de apel (?).

Totodată, recurenta învederează faptul că, pentru a fi în prezența unei contrafaceri, ar trebui să se ia în considerare o folosire efectivă a semnului ce constituie marca, în acest sens, avându-se în vedere o utilizare în concret pentru identificarea serviciilor prestate în activitatea comercială, în raport cu terții. Or, în cazul său, arată recurenta, nu se poate discuta despre o folosire efectivă a semnului, dat fiind faptul că nu a dispus distribuirea în circuitul comercial a odorizantelor, acestea fiind atribuite societății C. în vederea distribuirii gratuite, în scop de promovare a unui film și nu comercializate, așa cum se întâmplă în cazul intimatei.

De asemenea, existența mențiunii D. pe odorizantele intimatei prezintă relevanță, la fel cum prezintă o importanță aparte și faptul că odorizantele produse de recurentă sunt inscripționate cu mesaje personale comunicate de către cumpărător, recurenta, spre deosebire de intimata-reclamantă, oferind posibilitatea de a personaliza odorizantele.

Prin urmare, contrar susținerilor intimatei, în cadrul evaluării similarității unor mărci, se impune ca toți factorii relevanți care caracterizează relația dintre acestea să fie luați în considerare.

În această situație particulară, faptul că odorizantele sunt inscripționate cu mesaje personale sunt grăitoare în ceea ce privește riscul de confuzie, fiind imposibil ca o persoană să confunde odorizantul D., care este cunoscut a fi comercializat exclusiv în benzinării sau magazine, cu odorizantele recurentei, produse în regim de comandă, sub formele solicitate de cumpărători.

În acest sens, Ghidul OHIM afirmă faptul că riscul de confuzie, inclusiv riscul de asociere, depinde de numeroși factori, care trebuie, mai întâi, să fie evaluați separat; recurenta invocă o hotărâre în care intimata E. a introdus o acțiune în contrafacere împotriva unui producător de odorizante pe motiv că exista similitudine între produsele celor doi comercianți. Astfel, pronunțându-se asupra similarității, instanța a considerat faptul că existența pe un odorizant în formă de brăduț a unei reprezentări constând într-un personaj, dublată de o mențiune specifică, prezintă suficiente aspecte distinctive încât să nu prejudicieze interesele titularului mărcii contestatoare.

În opinia instanței, deși ambele mărci înfățișează un copac, marca aparținând E. prezintă forma unui simplu pin, în vreme ce marca opusă deși are forma tot a unui pin, nu se aseamănă cu cealaltă, urmare a faptului că se caracterizează prin reprezentarea unui personaj animat, în măsură a genera distinctivitate atât la nivel vizual, cat și conceptual. (Hotărârea O-153-13, A. împotriva F. SA).

De asemenea, afirmația conform căreia intimata oferă și produse ce nu poartă vreo marcă verbală nu poate fi luată în considerare, ca urmare a faptului că nu se face dovada comercializării sau chiar a producerii unor odorizante lipsite de vreo inscripție.

În realitate, intimata urmărește să înlăture din discuția privind similaritatea produselor împrejurarea privitoare la elementele extrinseci formei produsului, fiind conștientă de faptul că pe brăduții acesteia este trecută marca D., în acest sens, consumatorul achiziționând un produs pentru că aparține acestui producător, nu pentru ca este în forma de brăduț.

Așadar, existența mărcii verbale D., atât pe ambalaj, cât și pe odorizant, întărește convingerea că publicul nu este în eroare atunci când dorește să cumpere un odorizant D.

Prin urmare, elementul verbal diferit aflat pe odorizantele recurentei se constituie a fi un argument în plus pentru care cele două produse nu pot fi considerate similare.

În continuare, recurenta apreciază a fi greșită și analiza instanței de apel asupra motivării hotărârii primei instanțe cu privire la care a susținut prin motivele de apel că este insuficientă sau chiar total nemotivată cu privire la unele argumente care au fost respinse.

Legiuitorul nu impune judecătorului obligația de a realiza o motivare stufoasă, de întindere, acest aspect rămânând la aprecierea fiecărui magistrat, ci impune, pentru o mai bună înțelegere și acceptare a hotărârii de către justițiabil, precum și ca o garanție împotriva arbitrarului, tratarea exhaustivă atât a motivelor admise, dar și a celor respinse, astfel încât să-i fie conferită posibilitatea și celui care pierde să conteste respectiva hotărâre.

Recurenta susține că nu s-a motivat că mărcile intimatei sunt de renume în Româna, nu s-a arătat cum s-a calculat prejudiciul - în lipsa unor licențe (care deși au fost invocate, nu au fost probate).

Se mai critică greșita interpretare a prevederilor legale din Regulamentul mărcii europene, în sensul că au fost înlăturate dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009 (modificat prin Regulamentul nr. 2015/2424) și, în aplicarea principiului disponibilității formei de brăduț a odorizantelor de tip brăduț sau a spetei C - 10/07 (Adidas AG vs. Marca Mode). Instanța de apel a reținut că pentru a invoca limitarea efectelor mărcii figurative aparținând A. și pentru ca recurenta să se poată prevala de cerința disponibilității formei de brăduț a odorizantelor auto (pe care o folosesc mulți comercianți pe piață), era necesar să folosească o unică indicație cu privire la caracteristicile produsului; or, arată recurenta, aceasta a folosit chiar elementul figurativ al mărcii intimatei.

Se conchide în sensul că nu există identitate între semne (!), date fiind elementele de diferențiere expuse mai sus; instanțele de fond au reținut identitatea, dar în speță se poate vorbi, cel mult, de similaritate care însă nu generează confuzie.

Recursul formulat a fost repartizat computerizat aleatoriu Completului de filtru C7, procedându-se la îndeplinirea procedurii premergătoare întocmirii raportului asupra admisibilității în principiu a recursului.

Raportul asupra admisibilității în principiu a fost întocmit la data de 18 aprilie 2018 și însușit de completul de judecată prin rezoluția din 23 aprilie 2018, conform art. 493 alin. (4) C. proc. civ.

După comunicarea raportului părțile nu au formulat un punct de vedere asupra acestuia, în condițiile art. 493 alin. (4) C. proc. civ., iar instanța de judecată, prin rezoluția din 6 iunie 2018 a fixat termen la 15 iunie 2018 pentru analiza admisibilității în principiu.

Recursul formulat de pârâtă a fost admis în principiu prin încheierea pronunțată în cameră de consiliu, în complet de filtru, conform art. 493 alin. (7) C. proc. civ., fixându-se termen de judecată în ședința publică din 21 septembrie 2018.

La termenul de judecată menționat, recurenta-pârâtă a formulat cerere de suspendare a judecării cauzei, cerere respinsă de către instanță în ședința publică din 5 octombrie 2018, pentru motivele arătate în conținutul încheierii.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce urmează.

Deși recurenta-pârâtă a invocat doar motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte, în aplicarea dispozițiilor art. 489 alin. (2), interpretate per a contrario, constată, în ceea ce privește susținerea greșitei dezlegări a motivului de apel referitor la nemotivarea sau insuficienta motivare a sentinței tribunalului, că această critică este susceptibilă de încadrare în dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., susținându-se că nu au fost analizate unele argumente ale sale din motivele de apel.

Preliminar, se mai impune a se preciza că instanța de recurs va analiza în mod prioritar criticile susținute prin motivele de recurs cu privire la cererea în contrafacere și ulterior cele referitoare la pretinsa greșită aplicare a prevederilor art. 13, 14 din O.U.G. nr. 100/2005, în legătură cu capătul de cerere în despăgubiri.

Pe de altă parte, vor fi evaluate exclusiv criticile de nelegalitate, iar nu și cele de netemeinicie sau prin care recurenta tinde la reaprecierea situației de fapt, întrucât recursul este o cale de atac prin care se poate efectua numai un control judiciar de legalitate pentru motivele expres și limitativ prevăzute de dispozițiile imperative ale art. 488 alin. (1) pct. 1 - 8 C. proc. civ.

Astfel, pornind de la situația de fapt reținută de instanțele de fond, Înalta Curte constată că în mod legal s-a reținut temeinicia cererii în contrafacere, într-o corectă aplicare a dispozițiilor art. 9 alin. (1), (2) lit. b) și c) și alin. (3) din Regulamentul nr. 207/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 2424/2015 (cu referire la mărcile comunitare ale căror titulară este reclamanta pentru produse din clasa 5 - odorizante, dispoziții în vigoare la data pretinselor fapte de contrafacere), precum și ale art. 36 alin. (1), (2) lit. b) și c) și alin. (3) din Legea nr. 84/1998, republicată (având în vedere mărcile internaționale ale căror titulară este, de asemenea, intimata-reclamantă, pentru produse din clasa 5 a Clasificării de la Nisa, cu România tară desemnată la protecție, dispoziții aplicabile în temeiul art. 64 din lege).

Contrar celor susținute de către recurentă și cu ignorarea celor reținute de către instanțele de fond, mărcile opuse de către intimata-reclamantă sunt mărci figurative, iar nu mărci combinate (element figurativ și element verbal), într-o cerere în contrafacere procedându-se la luarea în considerare a mărcii astfel cum a fost înregistrată, iar nu cum aceasta este folosită efectiv de către titular sau un licențiat al său (D.), întrucât în sistemul atributiv întinderea protecției conferite de înregistrare se determină pe baza certificatului de înregistrare - art. 36 alin. (1) coroborat cu art. 9 alin. (2) lit. c) și d) și din Legea nr. 84/1998.

În plus, instanțele de fond în mod corect au reținut că pârâta utilizează un semn figurativ, iar nu un semn combinat, câtă vreme elementul verbal (C., într-un caz) a fost aplicat exclusiv în scop publicitar și de promovare a unui serial tv - "G.", iar nu cu scop de indicare a originii produsului; mai mult decât atât, și în cuprinsul motivelor de recurs, astfel cum a susținut în mod constant pe parcursul soluționării cauzei, recurenta a oferit pe site-ul propriu odorizante sub formă de brăduț care puteau fi personalizate, la cererea clientului, cu diverse mesaje verbale.

Prin urmare, produsul fabricat de către recurentă consta din odorizantul sub formă de brăduț, produs identic cu cel protejat prin mărcile intimatei-reclamante produse pentru împrospătarea aerului - odorizante, din clasa 5 de produse a Clasificării de la Nisa.

În acest context, Înalta Curte constată că instanțele de fond au avut în vedere criteriile jurisprudențiale rezultate din hotărârile CJUE în aprecierea riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară, pornind în mod corect de la premisa că riscul de confuzie se apreciază global, ținându-se cont de toți factorii pertinenți, în special de gradul de cunoaștere a mărcii pe piață, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul anterior înregistrat, de gradul de similaritate dintre cele două mărci, precum și între produsele sau serviciile marcate prin acestea (Hotărârea CJUE în cauzele C-251/95 Sabel, C-39/97 Canon, C-342/97 Lloyd).

Așadar, pe lângă identitatea produselor, instanța de apel a reținut și un înalt grad de similaritate între mărcile intimatei-reclamantei și semnul utilizat de către recurenta-pârâtă, iar cu privire la aprecierea similarității a ținut seama de regula afirmată de instanța Uniunii în cauza C-39/97 Canon cu privire la interdependența factorilor a căror influență este determinantă în constatarea existenței unui risc de confuzie; astfel, un grad mai mare de similaritate al mărcilor/semnelor în litigiu poate compensa un grad de similaritate mai redus al produselor și invers; or, dacă produsele sunt identice, rezultă că este suficient un prag mai scăzut al similarității semnelor pentru reținerea riscului de confuzie.

De asemenea, Înalta Curte constată că instanțele de fond au luat în considerare, în analiza existenței riscului de confuzie, și distinctivitatea mărcilor anterioare aparținând intimatei-reclamante, reținându-se încă de la prima instanță renumele mărcilor reclamantei; astfel, în cauza C-251/95 Sabel v. Puma, CJUE a stabilit faptul că o marcă ce se bucură de un grad ridicat de distinctivitate, se bucură, totodată, și de un grad ridicat de protecție, iar posibilitatea apariției riscului de confuzie în cadrul publicului consumator este mai mare în cazul unei astfel de mărci.

Contestarea abia în recurs a acestei dezlegări date de prima instanță și valorificată și de curtea de apel nu poate face obiectul analizei în recurs, având în vedere că recurenta a invocat aspect omisso medio, soluție ce decurge din dispozițiile art. 488 alin. (2) C. proc. civ. potrivit cărora: "Motivele prevăzute la alin. (1) nu pot fi primite decât dacă ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori, deși au fost invocate în termen, au fost respinse sau instanța a omis să se pronunțe asupra lor."

Referitor la compararea semnelor în conflict, se constată că instanța de apel a făcut aplicarea regulii căreia această evaluare comparativă trebuie realizată global pentru a se putea stabili impresia pe care ansamblul elementelor ce compun mărcile o creează consumatorului produselor/serviciilor desemnate de acestea, în vederea stabilirii existenței unei similarități între mărci și, dacă este cazul, a gradului de similaritate.

Pe de altă parte, operațiunea de comparare va lua în considerare și gradul de distinctivitate al mărcii anterioare fie intrinsecă, fie dobândită prin folosință (în aplicarea testului ce rezultă din Hotărârea CJUE în cazul C-375/97 General Motors - intensitatea, întinderea geografică, durata folosirii mărcii și mărimea investițiilor în promovarea mărcii); de asemenea, publicul relevant este unul dintre factorii interdependenței ce influențează riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere între mărci și semn.

Se impune a se preciza că evaluarea riscului de confuzie implică aprecierea distinctivității fiecărui component al mărcilor în conflict, întrucât chiar dacă un consumator percepe marca în ansamblu, în mod neîndoielnic percepția sa este influențată de elementele intrinsec distinctive ce reprezintă elementul pregnant al semnului și cărora le acordă o atenție mai mare comparativ cu cele pe care se așteaptă să le regăsească pe un anumit produs (elementele nedistinctive ori chiar neglijabile).

Astfel, compararea semnelor, în integralitatea lor, se realizează pe trei niveluri: vizual, fonetic și semantic sau conceptual, comparație care se realizează luându-se în considerare, în privința titularului, forma în care mărcile sunt protejate, iar nu modul în care sunt efectiv utilizate, criteriu corect observat și de instanța de apel; referitor la pârâtul într-o acțiune în contrafacere, în demersul de comparare a semnelor, se ia în considerare semnul astfel cum este el utilizat cu titlu de marcă; or, semnul pe care recurenta-pârâtă îl folosește cu funcțiile specifice mărcilor este un semn exclusiv figurativ - odorizant sub formă de brăduț, pe care ar fi urmat a fi inscripționate diverse mesaje, la cererea clientului, prin urmare, mesaje diferite și variabile, cu funcție publicitară.

Inscripția verbală de pe produs, nefiind invariabilă, nu poate fi considerată ca integrându-se în ansamblul semnului, întrucât nu este de natură a oferi vreo indicație privind proveniența produsului (odorizant auto) sau originea sa comercială, ci este destinată (ca în cazul de contrafacere dovedit de către intimata-reclamantă în speță), de exemplu, pentru promovarea unor opere artistice sau servicii de programe de televiziune - o operă audiovizuală sau de televiziune ori cinematografică -, în speță, serialul "G." difuzat de C.

Fiind în comparație două semne figurative, comparația în plan fonetic nu poate avea loc, fiind posibilă numai comparația în plan vizual și conceptual.

Or, realizând această comparație în cele două planuri cu respectarea criteriilor jurisprudențiale decurgând din practica și ghidul EUIPO, precum și jurisprudența CJUE, instanța de apel a reținut un înalt grad de similaritate, între mărcile reclamantei și semnul utilizat de către pârâtă, întrucât produc aceeași impresie de ansamblu consumatorului mediu, apreciindu-se, implicit că simplul fapt al reprezentării ușor diferite a ramurilor brăduților (mai ample la mărcile reclamantei și mai ascuțite la produsele fabricate de către recurentă) sunt nerelevante, întrucât acestea sunt detalii nesemnificative; atare constatare, unită cu reținerea identității produselor, au permis instanței de apel să concluzioneze asupra existenței riscului de confuzie, fiind astfel întrunite cerințele art. 9 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Regulamentul nr. 207/2009 și ale art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 36/1998, forma în vigoare la data faptelor.

În plus, având în vedere că recurenta nu critică decât aprecierea realizată de instanța de apel în aplicarea acestor reguli, Înalta Curte constată că aceste critici nu pot fi evaluate din perspectiva legalității, întrucât reprezintă critici de netemeinicie care excedează cenzura pe care o poate realiza instanța de recurs.

Riscul de confuzie (incluzând și riscul de asociere) presupune situația în care consumatorul mediu care, de regulă, nu este confruntat cu marca și semnul concomitent, păstrează în memorie anumite elemente ale mărcii anterioare care îl pot face să atribuie aceleiași surse comerciale originea produsului, date fiind caracteristicile comune ale semnelor cu care acestea sunt protejate ori, în cazul în care distinge produsele, doar să considere că cele două produse provin de la două întreprinderi diferite, între care există anumite legături economice, juridice ori financiare.

Publicul relevant îl reprezintă consumatorul mediu, astfel cum corect a reținut instanța de apel, ambele mărci fiind destinate publicului larg, termenul de consumator referindu-se întotdeauna la consumatorii reali și la cei potențiali, prin urmare, atât la cei care cumpără în prezent produsul odorizant sau care o vor face în viitor; or, consumatorul mediu al categoriei de produse vizate este prezumat, în mod normal, a fi bine informat, suficient de atent și de avizat, chiar dacă nivelul de atenție poate varia în funcție de categoria de produse sau de servicii în cauză (hotărârea CJUE din 22 iunie 1999, în cauza C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, par. 26).

În cadrul motivelor de recurs, recurenta a mai susținut că intimata-reclamantă nu se poate prevala de dreptul de a folosi în mod exclusiv odorizante sub formă de brăduți, întrucât, în opinia sa, drepturile exclusive ale intimatei vizează forma specifică de pin canadian cu ramuri ample - formă înregistrată ca marcă figurativă la nivel Uniunii Europene și internațional, concluzie în sprijinul căreia invocă argumentul publicității comparative, formă de utilizare de către terț fără consimțământul titularului, în cadrul căreia este permisă utilizarea unei mărci, dacă nu creează risc de confuzie pentru public (Hotărârea Curții de Justiție din 12 iunie 2008, Cauza C-533/06).

Înalta Curte apreciază că astfel de susțineri sunt fie de netemeinicie (aprecierea mărcii figurative a intimatei ca fiind un brăduț stilizat cu ramuri ample, iar nu drept un pin canadian cu ramuri ample, astfel cum consideră recurenta, în timp ce semnul său ar reprezenta un brad de Crăciun tipic românesc), susțineri care, de altfel, ignoră standardul consumatorului mediu care nu ar reține astfel de detalii sau amănunte și nu ar avea aptitudinea de a aplica în mod uzual astfel de "filtre" specifice unui înalt grad de atenție și vigilență, fie sunt susțineri care nu au legătură cu datele speței, instanțele de fond nereținând utilizarea semnului de către pârâtă în cadrul unei publicități comparative.

De asemenea, cu ignorarea judecății realizate de către instanța de apel și, deci, fără a se raporta la cele argumentate de curtea de apel cu privire la acest aspect, recurenta reia critici formulate prin motivele de apel cu privire la caracterul intrinsec slab distinctiv al mărcilor reclamantei (susținându-se că acestea au un caracter evocator în raport cu produsul marcat), precum și cu privire la necesitatea disponibilității semnului pe piață.

Referitor la aceste critici, Înalta Curte constată că prima instanță a reținut renumele mărcii, astfel încât și în ipoteza unui slab caracter distinctiv intrinsec, mărcile reclamantei se bucură cel puțin de distinctivitate dobândită prin folosire.

Mai mult decât atât, instanța de apel în mod legal a înlăturat ca inadmisibile criticile prin care pârâta tindea să opună o cauză de nulitate absolută a înregistrării mărcilor reclamantei în etapa procesuală a apelului, încercând răsturnarea prezumției de validitate a mărcilor Uniunii aparținând intimatei, prezumție expres prevăzută de art. 99 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009, în absența unei cereri reconvenționale cu un astfel de obiect și, în plus, având în vedere că pârâta nici nu a invocat situația de excepție reglementată de art. 99 alin. (3) din același Regulament (drept anterior propriu asupra semnului în litigiu).

Pe de altă parte, instanța de apel a reținut că nici cu privire la mărcile internaționale nu era posibilă invocarea excepției de nulitate direct în apel, potrivit art. 64 din Legea nr. 84/1998 și art. 478 alin. (2) și (4) C. proc. civ., conform cărora părțile nu se pot folosi în fața instanței de apel de alte mijloace de apărare decât cele invocate la prima instanță.

Totodată, curtea de apel a înlăturat ca nefondate susținerile pârâtei în sensul formulării unor apărări implicite cu acest obiect în fața primei instanțe, potrivit celor prevăzute de art. 478 alin. (4) C. proc. civ. și interpretate prin Decizia nr. 28/2015 de către Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Ca atare, recurenta era ținută să se raporteze le cele dezlegate de instanța de apel cu privire la aceste susțineri, iar nu să le reitereze în recurs, cu ignorarea judecății instanței de control judiciar.

În plus, potrivit celor invocate și dovedite la momentul susținerii cererii de suspendare a judecății recursului și redate în cuprinsul încheierii, între timp, recurenta a formulat în fața EUIPO cerere în nulitatea mărcilor Uniunii înregistrate în favoarea intimatei, precum și cerere în decăderea intimatei din drepturile conferite, pe teritoriul României, de mărcile internaționale, înregistrată pe rolul Tribunalului București.

Înalta Curte urmează a constata că nu pot fi analizate susținerile recurentei privitoare la cele reținute de instanța de apel cu privire la comercializarea odorizantelor nu numai pe site-ul propriu impresa.ro, ci și pe alte site-uri controlate de aceasta, întrucât aceste aspecte reprezintă elemente ce țin de situația de fapt a pricinii, ce nu poate fi schimbată în recurs.

Recurenta a mai invocat și faptul că instanța de apel a răspuns în mod greșit și insuficient criticii privind aspectul nemotivării sau insuficientei motivări a sentinței pronunțate de tribunal, critică ce ar putea fi analizată din perspectiva motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.

Cu toate acestea, recurenta nu indică modul în care instanța de apel a evaluat greșit această critică ce a vizat lipsa de claritate și precizie în privința admiterii capătului de cerere în despăgubiri, critică ce nu putea fi analizată decât prin prisma exigențelor art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. referitoare la necesitatea arătării obiectului cererii, susținerilor pe scurt ale părților, expunerii situației de fapt reținute de instanță pe baza probelor administrate, indicarea motivelor de fapt și de drept pe care s-a întemeiat soluția, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților.

Or, curtea de apel a constatat că în motivarea sentinței, tribunalul a expus raționamentul ce a stat la baza formării convingerii sale, indicând motivele pentru care a admis și cele pentru care a înlăturat cererile părților, astfel încât, pe de o parte, părțile să poată lua cunoștință de temeiurile soluției adoptate de instanță - pentru a-și putea apăra drepturile și interesele legitime - și, pe de altă parte, de a permite instanței superioare exercitarea controlului judecătoresc.

Mai mult decât atât, în mod constant în jurisprudență s-a decis că instanța de judecată nu are obligația de a răspunde tuturor argumentelor părților, invocate în cadrul actelor de procedură ce provin de la acestea, instanța putând să grupeze argumentele subsumate aceleiași critici și să le răspundă în cadrul unui considerent comun.

S-a mai susținut în mod nefondat de către recurentă că nu s-a motivat de ce s-a reținut renumele mărcilor reclamantei și nici nu s-a motivat cum s-a acordat prejudiciul.

Referitor la nemotivarea renumelui mărcilor reclamantei reținut de prima instanță, astfel cum deja s-a arătat, acesta reprezintă un aspect invocat pentru prima dată în fața instanței de recurs, cu încălcarea prevederilor art. 488 alin. (2) C. proc. civ., mai sus citat, astfel încât instanța de recurs, exercitând controlul de legalitate a deciziei date în apel, nu poate analiza critici formulate omissso medio.

Referitor la neindicarea modalității de evaluare a cuantumului despăgubirilor acordate, Înalta Curte constată că instanța de apel a indicat explicit motivele pentru care a găsit întemeiată această critică a pârâtei, indicând expres probele pe care s-a bazat în acordarea despăgubirilor de 5.000 euro - respectiv anexele 1 și 2 ale cererii modificatoare de la dosar primă instanță - și expunând raționamentul pentru care a optat pentru criteriul legal al acordării unei sume forfetare - contravaloarea redevențelor care ar fi fost datorate în cazul în care pârâta ar fi cerut intimatei autorizarea de a utiliza mărcile înregistrate ale acestei, criteriu prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005.

Pe temeiul motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta-pârâtă a mai susținut că instanța de apel a interpretat greșit prevederile Regulamentului mărcii europene nr. 207/2009, modificat prin Regulamentul nr. 2015/2424, înlăturând de la aplicare dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. b) referitoare la limitarea efectelor mărcii comunitare și aplicând greșit cele statuate de CJUE în cauza C-102/07 (Adidas AG v. Marca Mode ș.a.), întrucât a reținut că pentru a invoca limitarea efectelor mărcii figurative aparținând A. și pentru ca recurenta să se poată prevala de cerința formei de brăduț a odorizantelor auto era necesar să folosească o unică indicație cu privire la caracteristicile produsului.

Art. 12 alin. (1) lit. b) din Regulament prevede astfel: "Dreptul conferit de o marcă comunitară nu permite titularului său să interzică terților utilizarea în comerț: b) a indicațiilor privind tipul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică, perioada producerii produsului, sau prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;"

Referitor la această critică a pârâtei formulată prin motivele de apel, instanța de apel s-a raportat la cele statuate de CJUE prin Hotărârea pronunțată în cauza C-102/07 din 10 aprilie 2008:

"aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroși factori, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn și între produsele și serviciile desemnate. Existența unui risc de confuzie trebuie să fie apreciată global, ținând cont de factorii relevanți din cazul în speță.

Împrejurarea că există, pentru operatorii economici, o necesitate de disponibilitate a semnului nu poate face parte din acești factori relevanți".

În plus, instanța de apel a reținut că CJUE a mai arătat că:

"semnele care trebuie, în principiu, să rămână disponibile pentru ansamblul operatorilor economici sunt susceptibile de a fi utilizate în mod abuziv în scopul de a crea o confuzie în mintea consumatorului. În cazul în care, într-un asemenea context, terțul s-ar putea prevala de cerința disponibilității pentru a putea utiliza neîngrădit un semn, deși acesta este similar mărcii, fără ca titularul acesteia să se poată opune prin invocarea unui risc de confuzie, s-ar aduce atingere aplicării efective a normei prevăzute la articolul 5 alin. (1) lit. b) din Directivă" (paragrafele 29-31 din Hotărârea citată).

Prin aplicarea în cauză a principiilor desprinse din hotărârea invocată, Înalta Curte constată că în mod legal instanța de apel a constatat că pârâta nu se afla în situația de a fi folosit o indicație privitoare la caracteristicile produsului, întrucât a utilizat chiar un semn similar mărcilor reclamantei care, prin ele însele nu au aptitudinea de a indica "tipul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică, perioada producerii produsului, sau prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora", deoarece odorizantele sau produsele pentru împrospătarea aerului pot fi confecționate în nenumărate forme, gradul de libertate al autorului fiind nelimitat.

În sfârșit, printr-o ultimă critică ce vizează soluționarea capătului de cerere în despăgubiri, recurenta formulează critici pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., susținând greșita aplicare a dispozițiilor art. 13 și 14 din O.U.G. nr. 100/2005 dintr-o dublă perspectivă: criteriul legal folosit pentru acordarea despăgubirilor - sumă forfetară - și, respectiv elementul subiectiv - intenția de prejudiciere a intimatei - care nu se verifică în ceea ce o privește.

Referitor la criteriul legal folosit pentru acordarea despăgubirilor solicitate de titularul mărcii este cel prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, text ce corespunde prevederilor art. 13 alin. (2) lit. b) din Directiva 2004/48 care a fost transpusă prin O.U.G. nr. 100/2005.

Înalta Curte constată că instanța de apel în mod legal a făcut trimitere la jurisprudența CJUE, hotărârea pronunțată la 17 martie 2016 în cauza C-99/15, Christian Liffers din care reiese - par. 19-20 - că: "aplicarea de către autoritățile judecătorești competente a metodei de calcul forfetare nu este admisă, ca alternativă, decât dacă este cazul.

Or, după cum enunță considerentul (26) al directivei menționate, această din urmă expresie se aplică de exemplu, în cazurile în care este dificil să se stabilească valoarea prejudiciului suferit în realitate. În astfel de împrejurări, valoarea daunelor interese poate fi calculată plecând de la elemente cum ar fi redevențele sau sumele care ar fi fost datorate pentru a se face uz de dreptul de proprietate intelectuală."

Astfel, instanța de apel a apreciat că aplicarea metodei forfetare este adecvată situației de fapt a speței, reținându-se imposibilitatea cuantificării prejudiciului efectiv suferit de către intimată, chestiune ce nu poate fi reapreciată de instanța de recurs.

Chestiunea referitoare la elementul subiectiv sau forma vinovăției ce trebuia a fi dovedită de către intimată pentru a i se putea acorda despăgubiri în urma contrafacerii reținute în sarcina sa, este și ea invocată pentru prima dată în această etapă procesuală, astfel încât, nu va putea fi analizată față de prevederile art. 488 alin. (2) C. proc. civ., în condițiile în care pârâta a fost obligată și la plata despăgubirilor către intimată, soluția care a fost doar schimbată în parte de curtea de apel, prin reducerea acesteia de la 10.000 euro la 5.000 euro, obligarea la despăgubiri nefiind dispusă pentru prima dată de instanța de apel.

Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte, în baza art. 497 raportat la art. 496 C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul pârâtei, întrucât nu se verifică cerințele motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ.

În temeiul art. 451 - 453 C. proc. civ., se va dispune obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată către intimata reclamantă în cuantum de 3.400 euro, conform dovezilor de la dosar recurs, instanța apreciind că nu se impune reducerea cuantumului acestora, astfel cum a solicitat recurenta, față de complexitatea speței și activitatea depusă de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta B. SRL împotriva Deciziei nr. 572A din 19 iunie 2017 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta-pârâtă B. SRL la plata sumei de 3.400 euro către intimata-reclamantă A., reprezentând cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 9 noiembrie 2018.

Procesat de GGC - LM