ÎCCJ, decizie (scj.ro #86704)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86704) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Dreptul proprietății intelectuale.
Înregistrarea cu rea
credință a unei mărci.
Anularea înregistrării.
Cuprins
pe materii
.
Dreptul proprietății
intelectuale.
Înregistrarea cu rea credință a unei
mărci.
Anularea înregistrării.
Index
alfabetic
.
Dreptul proprietății
intelectuale.
-
Marcă
-
Rea-credință
-
Anulare marcă
Legea
nr.
84/1998: art. 48
Existența
unor societăți comerciale românești, care utilizează un nume
comercial identic și un semn identic cu funcția
de marcă, promovat într-o
campanie
publicitară pe teritoriul țării, nu putea fi ignorată de un comerciant de
bună-credință, care în mod obișnuit este preocupat de a-și distinge printr-
un semn propriu produsele și serviciile de cele
identice ori similare ale altor
întreprinzători și nu de a alege un semn
care să creeze confuzie în rândul consumatorilor.
Prin
urmare, alegerea de către o societate comercială a aceluiași
semn
pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice și similare nu poate
fi rezultatul unei simple coincidențe, ci un act deliberat, prin care s-a
urmărit cu rea-credință să profite de cunoașterea acestuia în rândul
segmentului de public relevant, fapt ce duce la aplicarea dispozițiilor art.
48 alin.
(1)
lit
.
c
din Legea nr.
84/1998 și la anularea
mărcii astfel înregistrată
.
Î.C.C.J, Secția
civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr.
6375 din 5 iunie 2009.
Prin sentința civilă nr.1358 din 23
octombrie 2007, Tribunalul
București,
Secția a IV-a civilă a admis în parte acțiunea formulată de
reclamantele S.C. ARCADA S.R.L. și S.C. ARCADA
COMPANY S.A.
împotriva pârâților S.C.
GALMOPAN S.A. și Oficiul de Stat pentru Invenții
și Mărci - O.S.I.M., a
dispus anularea mărcii „Arcada" înregistrată pe numele primei pârâte, a
respins cererea de obligare a O.S.I.M. privind publicarea hotărârii în B.O.P.I.
și înscrierea mențiunii de anulare în Registrul Național al Mărcilor,
obligând-o totodată pe pârâta S.C.
GALMOPAN
S.A. la plata sumei de 12156 lei cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut
următoarele:
Reclamanta S.C. Arcada S.R.L. a fost
înființată în anul 1991 și desfășoară sub acest nume comercial activități
legate de servicii de
proiectare, execuție,
întreținere și reparare de construcții civile și industriale,
construcții
de clădiri și lucrări de geniu, drumuri, poduri și căi ferate,
construcții hidrotehnice, lucrări de instalații
electrice, servicii de alimentație
publică, morărit și panificație,
producție și comercializare de mărfuri
alimentare,
de patiserie, cofetărie, cereale, plante tehnice etc.
Reclamanta
S.C. Arcadia Company S.A. a fost înființată în anul 1994,
iar din
luna octombrie 2004 desfășoară activități de producție și comercializare de
produse de panificație, de patiserie și alte produse alimentare.
Pârâta S.C. Galmopan
S.A.
este
la rândul său o societate comercială
ce desfășoară activități în zona serviciilor de
alimentație publică, morărit,
panificație, producție
și comercializare de produse de panificație, patiserie și
alte
produse alimentare.
În afară de faptul
că reclamantele au inclus în numele comercial sintagma „Arcada", acestea
au și folosit pe o perioadă îndelungată respectiva denumire asociată produselor
și serviciilor lor, căpătând
notorietate și
bucurându-se astfel de o protecție independentă de orice
formalitate de
înregistrare.
În atare situație, înregistrarea de
către pârâtă
a
mărcii „Arcada" s-a
făcut cu rea-credință, nu în scopul de a-și
individualiza și distinge propriile produse, ci de a beneficia de cunoașterea
largă de către publicul consumator
a acestui nume.
Reaua-credință
rezultă cu atât mai mult cu cât cererea de înregistrare a
mărcii a
fost depusă de către pârâtă în plină campanie publicitară începută
de reclamante în
luna
octombrie 2004, campanie menită să lanseze gama de
produse de
panificație și alte produse de patiserie prin rețeaua de comercializare și
transport propriu.
S-a mai arătat că
„Arcada" este o denumire fantezistă, neuzuală,
distinctivă pentru produsele cărora se aplică, fiind ușor de reținut și
având o
rezonantă deosebită.
Înregistrarea de
către pârât
a
aceleiași denumiri ca marcă nu poate
constitui o simplă coincidență, ci un demers deliberat
care se înscrie în afara regulilor bunei-credinte sau a uzanțelor cinstite
între comercianți.
În drept, tribunalul
și-
a
întemeiat hotărârea pe dispozițiile art. 23 din
Legea
nr.84/1998, ale Legii nr.26/1990 și ale art.48 lit.c din Legea nr.84/1998.
Referitor la
capetele de cerere respinse, tribunalul
a
arătat că
potrivit
Regulii 32 alin. (5) din H.G.
nr.833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Legii
nr.84/1998, hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care
titularul a fost decăzut din drepturile conferite de
marcă sau prin care marca a fost anulată se va comunica
la O.S
.I.M. de către
persoana interesată, iar O.S.I.M. va publica
hotărârea în B.O.P.I. și va face
mențiune
despre aceasta în Registrul Național al Mărcilor.
Prin
decizia civilă nr.
140 din 12 iunie
2008, Curtea de Apel București
, Secția
a
IX-a
civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală a
respins ca nefondat apelul declarat de către
pârâta S.C. Galmopan S.A.
împotriva sentinței.
Pentru a decide astfel, curtea a reținut următoarele:
În ceea
ce
privește competența materială a secției civile a
tribunalului
pentru soluționarea prezentei cauze, excepția invocată de
pârâtă este nefondată, deoarece în cauză sunt aplicabile dispozițiile art.2
lit.b Cod procedură civilă și art.34 alin. (2)
din
Legea nr.304/2004.
Nefiind vorba despre
un
litigiu comercial, nici excepția prematurității
acțiunii nu este fondată, deoarece prevederile art.720
1
Cod procedură civilă,
ce reglementează procedura concilierii
prealabile, sunt aplicabile doar cauzelor comerciale.
Nici
parcurgerea procedurii administrative
a
opoziției în
fața O.S.I.M.
sau rezultatul acestei proceduri nu prezintă relevanță pentru
promovarea unei cereri în anularea înregistrării mărcii.
Pe fond,
curtea de apel a reținut că soluția primei instanțe
este
legală
și temeinică.
Dată fiind activitatea comercială
susținute de reclamante în aceeași
arie
geografică în care își desfășoară activitatea pârâta, în mod corect s-a
stabilit reaua-credință a pârâtei la
înregistrarea mărcii, în sensul cunoașterii
deținerii de către reclamante a dreptului de proprietate intelectuală
asupra
numelui comercial „Arcada".
Acest argument este suficient pentru a se
reține reaua-credință a pârâtei, chiar și în situația în care s-ar aprecia că
notorietatea mărcii
„Arcada" pentru
zona județului Galați nu a fost îndeajuns dovedită.
Împotriva acestei
decizii a declarat
recurs
pârâta S.C. Galmopan S.A.
Galați,
invocând următoarele motive:
1.Excepția
de necompetență materială a secției civile a
Tribunalului București a fost greșit respinsă, întrucât cererea având ca obiect
anularea
înregistrării mărcii este de natură
comercială, marca fiind componentă a
fondului de comerț; în plus,
titularul mărcii este un comerciant, iar reclamantele sunt de asemenea
societăți comerciale.
Chiar dacă în
H.G. nr.833/1998 se prevede competența secției civile a
Tribunalului București, pentru considerente arătate,
curtea de apel trebuia
să
constate
că respectivul act normativ nu poate adăuga la lege conform art.125 alin. (3)
din
Constituție și să admită excepția necompetenței
materiale a secției
civile.
2.
Excepția
inadmisibilității acțiunii în raport de dispozițiile art.23 din
Legea nr.84/1998,
a fost de asemenea greșit respinsă.
Redând textul de
lege menționat, recurenta susține că reclamantele
aveau de ales între a formula opoziție sau acțiune în anulare.
Potrivit
principiului
electa una via
,
reclamantele
au făcut opoziție, dar cererile lor au fost respinse ca tardive.
Cum împotriva
deciziilor O.S.I.M. nu s-a formulat contestație, prezenta acțiune apare ca
fiind inadmisibilă.
3.
În raport
de dispozițiile art.720
1
Cod procedură civilă și dată fiind
calificarea ca litigiu comercial a pricinii
susținută de către recurentă, curtea de apel trebuia să constate că în speță nu
s-a îndeplinit procedura prealabilă
și
să admită pe cale de consecință excepția prematurității acțiunii.
4.
Pe fond, recurenta susține că acțiunea
reclamantelor trebuia respinsă ca nefondată.
Pe de o parte, recurenta susține că
a
urmat procedura legală de
înregistrare a mărcii, în cursul căreia nu s-a formulat opoziție de
către
reclamante, ceea ce îi conferă prioritate la înregistrare,
potrivit art.9 din Legea nr.84/1998.
La data
înregistrării mărcii, singura care avea interese comerciale manifestate în
vreun fel și care putea fi cunoscută de
un
potențial
concurent,
era recurenta S.C. Galmopan S.A.
Reclamantele nu și-au manifestat în niciun
fel interesul comercial pentru piața românească de o manieră care
să
permită altor posibili comercianți să cunoască acest
lucru.
Recurenta arată că nu a avut
posibilitatea de a cunoaște interesul
comercial
al reclamantelor pentru piața română, fapt care exclude intenția sa
de a
îndepărta prin înregistrarea mărcii un potențial concurent pe această piață.
Pe de
altă
parte, recurenta susține că includerea denumirii
„Arcada" în
componența numelui comercial nu le scutea pe reclamante
să solicite înregistrarea mărcii
la
O.S
.I.M.
Susținerile acestora referitoare la
notorietatea mărcii sunt total
nefondate,
notorietatea fiind definită de lege în alt sens decât au înțeles
să
o
definească
reclamantele prin cererea de chemare în judecată.
Recurenta solicită
admiterea recursului, modificarea în tot
a
ambelor
hotărâri
și respingerea acțiunii ca nefondată.
În
drept invocă dispozițiile art.304 pct.7
,8
și 9 Cod
procedură civilă.
Intimatele reclamante au depus la dosar
întâmpinare, solicitând
respingerea
recursului ca nefondat și menținerea deciziei atacate ca fiind
legală.
De asemenea, au
solicitat obligarea recurentei
la plata
cheltuielilor de
judecată.
Recursul
este
nefondat, nefiind incidente dispozițiile art.304 pct.9
C.pr.civ
cărora li se circumscriu criticile formulate:
1 .Excepția de
necompeteță materială a Tribunalului București - secția
a
IV-a civilă a fost corect respinsă.
În primul rând, la nivelul
tribunalelor și curților de apel nu se poate
vorbi
despre o competență materială a secțiilor, împărțirea pe secții a acestor
instanțe fiind
un
aspect care ține de organizarea
administrativă.
Prin urmare, ceea ce se putea invoca
ar fi fost doar excepția de necompetență a tribunalului, ceea ce nu este cazul,
deoarece cauza s-a
judecat în primă
instanță
la
Tribunalul București
, instanță desemnată prin art.45 din
Legea nr.84/1998 să judece acțiunile având ca obiect anularea
înregistrării
mărcilor.
2.În ceea
ce
privește calificarea litigiului, este vorba despre un
litigiu
în materia dreptului de proprietate intelectuală, mai exact
materia proprietății industriale.
Cu privire la astfel de litigii, Codul de
procedură civilă prevede
expres, în art.2
pct.l lit.e, competența tribunalului de a le soluționa în primă
instanță, reglementare distinctă de cea privitoare la procesele și cererile în
materie comercială, cuprinsă în lit.a a aceluiași articol.
Dacă
legiuitorul ar fi înțeles
să
includă cererile în
materia proprietății
industriale în categoria celor comerciale a
nu ar fi prevăzut distinct competența judecării lor în articolul menționat.
De
aici rezultă că și excepția inadmisibilității acțiunii a fost legal
respinsă,
procedura prealabilă prevăzută de art.720
1
C.pr.civ.
fiind
obligatorie numai în litigiile comerciale.
3.Nici excepția
inadmisibilității acțiunii nu putea fi primită, deoarece
nu
există nici un text de lege care să prevadă că partea care a utilizat
opoziția la înregistrare și nu a contestat soluția
de respingere a opoziției nu
poate
formula, ulterior înregistrării mărcii, acțiune în anulare.
Dimpotrivă, art.25 din
Legea nr.84/1998 prevede că, dacă opozițiile
sunt întemeiate,
comisia de examinare decide respingerea mărcii; în
continuare se arată că decizia de respingere a înregistrării mărcii - și
nu cea
de respingere a opoziției - poate fi contestată de solicitantul
mărcii, în
termenul și cu procedura
prevăzută la art.80, adică pe calea contestației la
comisia de
reexaminare.
Or,
opozantul nu se află în această situație, el având deschisă calea acțiunii în
anulare, atât în ipoteza în care nu a formulat opoziție, cât și în
aceea în
care opoziția i-a fost respinsă.
4.Pe
fond, la situația de fapt reținută, curtea de apel a
aplicat corect
dispozițiile legale incidente,
menținând hotărârea de anulare a înregistrării
mărcii pentru
rea-credință.
Astfel, s-a
reținut că atât reclamantele și pârâta sunt competitori pe aceeași piață - a
producției și comercializării de produse de panificație, de
patiserie și alte produse alimentare, că elementul verbal
„Arcada", pe care pârâta l-a înregistrat ca marcă, este numele comercial
al reclamantelor, că
reclamantele au
utilizat acest nume și ca marcă anterior datei la care pârâta a
depus
la O.S
.I.M. cererea de
înregistrare , dată la care reclamantele desfășurau o amplă campanie de
promovare a produselor și serviciilor proprii sub același semn și ca este vorba
despre un element fantezist în raport de produsele și serviciile protejate.
În atare
situație, este corectă concluzia că alegerea de către pârâtă a aceluiași semn
pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice și similare nu poate
fi rodul unei simple coincidențe, ci un act deliberat, prin
care a urmărit cu rea-credință să profite de cunoașterea
acestuia în rândul
segmentului de public relevant.
Apărarea în
sensul că pârâta ar fi fost în imposibilitate de a cunoaște
intenția reclamantelor de
a
acționa pe piața românească nu poate fi primită.
Existența unor societăți comerciale
românești, care utilizează un nume
comercial
identic și un semn identic cu funcția de marcă, promovat într-o
campanie publicitară pe teritoriul țării, nu
putea fi ignorată de un comerciant de bună-credință, care în mod obișnuit este
preocupat de a-și distinge printr-
un
semn propriu produsele și serviciile de cele identice ori similare ale altor
întreprinzători
și nu de a alege un semn care să creeze confuzie în rândul consumatorilor.
Date fiind cele
reținute, în mod legal s-au aplicat dispozițiile art.48 alin.1 lit.c din Legea
nr. 84/1998 și s-
a
anulat înregistrarea mărcii
„Arcada"
de către pârâtă.
În
acest context, faptul că semnul „Arcada" utilizat de reclamante nu
ar fi
devenit o marcă notorie ori acela că reclamantele au omis să-l înregistreze
la O.S
.I.M. înaintea pârâtei nu
au relevanță.
Aceste critici ar fi
putut fi valorificate în ipoteza în care anularea s-ar
fi dispus pentru
existența unui conflict cu o marcă notorie sau cu una
anterior înregistrată, în condițiile art.48 alin.1 lit.b din Legea nr.84/1998.
Pentru aceste considerente, în baza
art.312
C.pr.civ.,
Înalta Curte a menținut decizia și
a respins recursul ca nefondat.
În baza art.274
C.pr.civ., Înalta Curte
a obligat-o pe
recurentă la plata
sumei de 7048,54 lei cheltuieli de judecată către
intimata S.C. Arcada Company S.A., reprezentând onorariul de avocat.