ÎCCJ, decizie (scj.ro #81682)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81682) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Similaritatea

mărcilor. Risc de confuzie. Anularea înregistrării mărcii.

Cuprins

pe materii :

Drept civil. Dreptul

proprietății intelectuale. Marcă.

Index

alfabetic :

marcă

-

risc de confuzie

-

similaritate

Legea nr. 84/1998, art. 6, art. 48

Evaluarea riscului de confuzie implică aprecierea

distinctivității fiecărui component al mărcilor în

conflict, întrucât chiar dacă un consumator percepe marca în ansamblu, în

mod neîndoielnic percepția sa este influențată de elementele intrinsec

distinctive ce reprezintă elementul pregnant al semnului și

cărora le acordă o atenție mai mare comparativ cu cele pe care

se așteaptă să le regăsească pe un anumit produs

(elementele nedistinctive ori chiar neglijabile).

Compararea semnelor, în integralitatea lor, se realizează

pe trei niveluri: vizual, fonetic și semantic sau conceptual,

comparație care se realizează luându-se în considerare forma în care

acestea sunt protejate, iar nu modul în care sunt efectiv utilizate.

Astfel, din punct de vedere auditiv marca este percepută

exclusiv prin prisma unicului său element verbal, în timp ce în ansamblul

componentelor mărcii contestate, acest element verbal se

regăsește în mod identic ( pronunțându-se fără nicio

deosebire); de asemenea, din punct de vedere vizual percepția de ansamblu

creată unui consumator mediu are un nivel mai ridicat de similaritate, în

condițiile în care cele două mărci în conflict sunt concentrate

în jurul personajului arlechin (clovn) redat fie integral, fie doar la nivelul

figurii, în ambele cazuri fiind plasat central (deasupra și, respectiv

dedesubtul elementului figurativ) și elementul verbal corespunzător

(ARLEQUINO și arlechino) ; totodată la nivel conceptual se

reține un înalt nivel de similaritate, întrucât ambele mărci sugerează

ideea de lume a circului și, în plus, au în comun cuvântul arlechin.

C atare,  rezultă că, în ansamblu, semnele sunt

similare, gradul de similaritate depășind pragul necesar în cazul

identității produselor cărora ambele mărci le sunt

destinate a le fi aplicate, pentru a se reține existența riscului de

confuzie.

Secția

I civilă, decizia nr. 4818

din 25 octombrie 2013

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului

București la data de 02.06.2011,

reclamanta

SC B. SA a chemat în judecată pe pârâta SC U. SRL, solicitând

instanței să dispună: anularea înregistrării mărcii

„Globo de la Unicarm - ARLECHINO - fantezie cu lapte"

.

Reclamanta a precizat că invocă drepturi anterioare cu

privire la marca sa ARLEQUINO, arătând că din analiza globală a

mărcilor opuse, ținând cont de părțile lor distinctive

și dominante, marca înregistrată de pârâtă este similară

din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual cu aceasta, iar prin

folosirea mărcii pârâtei se creează un risc de confuzie pentru

consumatori cu privire la originea produselor și serviciilor precum

și o inducere în eroare a acestora cu privire la existența unor

eventuale legături comerciale între cei doi titulari. În mod

obișnuit, consumatorul percepe o marcă în ansamblul său, și

nu analizează diferitele elemente componente ale acesteia, iar potrivit

Regulii 15 alin. 2 (a), noțiunea de similitudine trebuie interpretată

în legătură cu riscul de confuzie sau de asociere ce se poate crea

pentru public.

În susținerea acțiunii în anulare au fost invocate

dispozițiile art. 36, art. 47 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr.

84/1998, modificată și republ.

Prin sentința civila nr. 1064 din 30.05.2012, Tribunalul

București, Secția a III-a civilă,

a fost

respinsă acțiunea formulată de reclamantă, ca

neîntemeiată.

Pentru a

dispune astfel, instanța a reținut în esență că:

La data de 25.09.2009, pârâta a formulat cerere de înregistrare

a mărcii combinate „Globo de la Unicarm - Arlechino fantezie cu

lapte", pentru produse din clasele 30, culori revendicate albastru,

galben, verde, roșu. La data de 30.04.2010, OSIM - Serviciul Mărci a

emis Decizia nr. 031182 de admitere la înregistrare a mărcii combinate „Globo

de la Unicarm - Arlechino fantezie cu lapte", pentru produsul solicitat

din clase 30: „înghețată comestibilă".

Reclamanta este titulara mărcii "ARLEQUINO",

înregistrată sub nr. 045084 din 12.03.2001, pentru produse din clasa 30

(înghețată ș.a.), având revendicate culorile albastru, roșu

și galben.

Cu privire la susținerile reclamantei privind marca

„Arlechino - fantezie cu lapte", în legătură cu care aceasta a

notificat pârâta și a invitat-o la conciliere, iar ulterior a formulat

cerere de chemare în judecată la Tribunalul Satu Mare, prima

instanță a constatat că marca respectivă nu face obiectul

acțiunii de față, astfel că nu sunt relevante.

Primul motiv de anulare invocat de reclamantă a fost acela

că înregistrarea mărcii „Globo de la Unicarm - Arlechino fantezie cu

lapte" s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6 lit. b)

din Legea nr. 84/1998 republ., deoarece este similară cu marca sa

anterioară „ARLEQUINO", nr. R045084. Marca reclamantei este o

marcă figurativă combinată, la fel ca și marca pârâtei,

singurul element comun al acestor mărci fiind elementul verbal

„Arlechino".

Astfel, tribunalul a apreciat că din punct de vedere

vizual, mărcile în litigiu sunt diferite, întrucât elementele grafice ale

mărcilor sunt diferite, iar elementul verbal al mărcii pârâtei

cuprinde și denumirile „Globo de la Unicarm - fantezie cu lapte". De

asemenea, s-a reținut că și din punct de vedere fonetic,

mărcile în litigiu sunt diferite și se pronunță diferit:

ARLEQUINO, marca reclamantei, pe când „Globo de la Unicarm Arlechino fantezie

cu lapte" este alcătuită din nouă cuvinte. Totodată,

din punct de vedere conceptual, marca „Globo de la Unicarm - Arlechino fantezie

cu lapte" sugerează lumea circului, prin prezența cuvântului

„globo", apropiat denumirii Globus (denumirea circului de stat din

București) și prin prezența cuvântului arlechin, ca și a

elementelor grafice - capul de arlechin, și desenului fondului (carourile

multicolore specifice vestimentației unui arlechin); marca opusă de

reclamantă sugerează un personaj comic - clovn, prin elementul

verbal, cât și prin elementul figurativ ce reprezintă același

personaj.

Prin urmare, s-a concluzionat că mărcile comparate

diferă din punct de vedere al aspectului general, de ansamblu, neputând fi

confundate.

Prima instanță a mai reținut că sunt

întemeiate susținerile pârâtei, conform cărora elementul verbal

„arlechin" desemnează un personaj la modul general, abstract, care,

în mod individual, nu poate fi apropriat în mod exclusiv de titularul unei

mărci, existând pe piață diverse mărci care au înglobat

acest element verbal în compunerea lor. Din această perspectivă,

marca „ARLEQUINO" nu este suficient de distinctivă pentru a se

reține existența riscului de confuzie, așa cum afirmă

reclamanta, fiind o marcă slabă în raport cu produsele pentru care a

fost înregistrată, denumirea fiind una relativ comună pentru

produsele de patiserie și cofetărie care se adresează în special

copiilor.

Diferențele existente între cele două mărci fac

posibilă deosebirea lor de către consumatorul obișnuit,

rezonabil de bine informat, mărcile nefiind identice și nici atât de

similare încât să producă o confuzie în rândul publicului.

Din punct de vedere al produselor, tribunalul a constatat

că marca pârâtei a fost înregistrată pentru produsul „înghețată

comestibilă", produs care se regăsește în lista de produse

a mărcii opuse, dar în speță nu operează riscul de confuzie

pentru public, analizat global, luând în considerare toate circumstanțele

cazului. Astfel, riscul de confuzie implică o anumită interdependență

între factorii relevanți, și, în particular, o similaritate între

mărci, precum și între produse. Deși produsele în conflict sunt

identice, mărcile, luate în ansamblu, sunt diferite ca semne, iar consumatorul

mediu este obișnuit cu diferite modalități în care un arlechin

sau clovn poate fi reprezentat și că aceste reprezentări sunt

utilizate ca mărci de diferite companii, așa cum deja s-a

reținut. Prin urmare, consumatorul mediu va face diferența între mai

multe reprezentări ale aceluiași personaj în măsura în care sunt

suficient de diferite. Pârâta a înregistrat o familie de mărci pentru

clasa 30, mărcile GLOBO de la Unicarm MN 101841 din 2.02.2009, Globo

acrobație cu lapte și ou MN 099369 din 2.12.2008, Globo de la Unicarm

ACROBAT, acrobație cu lapte, MN 107029 din 25.09.2009, Globo de la

Unicarm, MAGIC magie cu lapte MN 107028 din 25.09.2009, mărci care

creează un concept unitar destinat consumatorilor (în special, copii)

dezvoltat pe tema «lumea circului».

Pe de altă parte, a apreciat instanța, riscul de

confuzie dintre mărci este eliminat și de piața pe care acestea

activează. Conform facturilor depuse de reclamantă la dosar, marca

ARLEQUINO nu este cunoscută pe întreg teritoriul țării, pentru

produsele înghețată, atât timp cât majoritatea livrărilor au

fost efectuate în zona Moldovei (Suceava, Bârlad, Bacău, Vaslui,

Iași), iar abia în 2011 în Dâmbovița și Argeș, reclamanta

nefăcând dovada cu altfel de înscrisuri în ce privește gradul de

cunoaștere a mărcii (din facturile depuse rezultă că acestea

nu sunt emise către lanțurile de supermarketuri).

Având în vedere că mărcile în litigiu sunt diferite ca

semne, deși produsele sunt identice, s-a reținut că nu

există risc de confuzie, incluzând un risc de asociere, nefiind astfel

aplicabile în speță dispozițiile art. 6 lit. b) din Legea nr.

84/1998, invocate de reclamantă.

În ce privește reaua credință la înregistrarea

mărcii, tribunalul a constatat că reclamanta nu a probat în niciun

fel faptul că pârâta a înregistrat marca „Globo de la Unicarm - Arlechino

fantezie cu lapte", nr. MN 107030, cu fraudarea legii sau a drepturilor

reclamantei din cauză, nefiind îndeplinite condițiile cerute pentru

aplicarea dispozițiilor de la art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr.

84/1998. Tribunalul a înlăturat susținerile reclamantei privind reaua

credință la înregistrare (pârâta nu dat curs notificării

reclamantei și invitației la conciliere; pârâta nu a avut acordul

OSIM la înregistrare), ca nerelevante și, în concluzie, față de

considerentele expuse, s-a constatat caracterul neîntemeiat al acțiunii

formulate de reclamantă.

Împotriva acestei sentințe, reclamanta a formulat apel,

criticând soluția tribunalului pentru nelegalitate și netemeinicie.

Prin decizia civilă nr. 11A din 24 ianuarie 2013 a

Curții de Apel București, Secția a IX-a civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă

și asigurări sociale,

apelul reclamantei a

fost respins ca nefondat.

Instanța de apel a constatat că atât criticile

formulate în dezvoltarea primului motiv de apel, cât și susținerile

expuse în cadrul celui de-al treilea motiv de apel se referă la cauza de

nulitate prevăzută de art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr.

84/1998, respectiv la soluția pronunțată de prima instanță

în analiza cererii de anulare a mărcii pârâtei pentru rea

credință.

Apelul este o cale de atac devolutivă în cadrul

căreia, în limitele stabilite prin art. 295 alin.(1) C.proc.civ., pot fi

verificate stabilirea situației de fapt și aplicarea legii de

către prima instanță. Astfel, s-a apreciat că părțile

nu sunt îndreptățite să pretindă instanței de control

judiciar să procedeze la evaluarea temeiniciei cererilor formulate în

fața primei instanțe, cu ignorarea judecății făcute de

aceasta (prin sentința apelată). Ca atare, instanța de apel a

apreciat că nu se impune a se face o nouă evaluare a

susținerilor din cererea de chemare în judecată, ce au fost reiterate

prin motivele de apel, în aceleași coordonate.

În ce privește aprecierea primei instanțe în sensul

că nu ar fi relevante în speță aspectele legate de încercarea

intimatei de a înregistra ca marcă semnul „Arlechino - fantezie cu

lapte", și nici cele evocate de apelantă privind trimiterea

notificării și a invitației la conciliere în legătură

cu același semn, instanța de apel a reținut că nu pot fi

calificate ca fiind contrare prevederilor art. 129 alin. (5) C.proc.civ. - din

perspectiva consacrării principiului aflării adevărului - de

vreme ce o astfel de apreciere este circumscrisă atributului

instanței de a evalua temeinicia susținerilor formulate de

părți în derularea procesului și, implicit, concludenta în

soluționarea pricinii a probelor administrate pentru atestarea

realității respectivelor acte și fapte juridice.

Analizând temeinicia acestei aprecieri a tribunalului,

instanța de apel a constatat că analiza făcută de prima

instanță este una incompletă.

Astfel, apelanta reclamantă a evocat respectivele acte

și fapte juridice drept elemente de natură a circumstanția

conduita intimatei premergătoare înregistrării mărcii, cu

referire la motivul de anulare constând în reaua-credință, astfel

că se impunea ca instanța să evalueze aptitudinea acestei

conduite de a primi o astfel de calificare.

Reaua-credință imputată intimatei ține de

conduita subiectivă pe care această parte a avut-o anterior

formulării cererii de înregistrare a mărcii în litigiu și/sau la

momentul depunerii acestei cereri, apreciindu-se că aspectele legate de

utilizarea și încercarea de înregistrare ca marcă, într-o

perioadă imediat anterioară celei la care a fost formulată

respectiva cerere de înregistrare, a unui semn în privința căruia

reclamanta susține că are puternice legături (din punct de

vedere fonetic, conceptual și vizual) cu cel a cărui legitimitate

este contestată în speță, au fost înlăturate ca nerelevante

în cauza de față.

Formularea unei cereri de înregistrare ca marcă a unui semn

constituie un demers legal, care creează solicitantului vocația de a

dobândi exclusivitate în utilizarea în activitatea proprie a respectivului

semn.

În condițiile în care o astfel de solicitare se

adresează unui organ de specialitate al administrației publice

centrale - OSIM, care este, potrivit art. 1 și 3 pct. 1 și 10 din HG

nr. 573/1998, autoritate unica pe teritoriul României în asigurarea

protecției proprietății industriale potrivit legii, iar acesta

decide în ce măsură semnul la care se referă cererea de

înregistrare îndeplinește sau nu cerințele legale spre a i se acorda

protecția stabilită prin Legea nr. 84/1998, instanța de apel a

constatat că demersul de înregistrare a semnului „Arlechino- fantezie cu

lapte" pe care intimata pârâtă l-a întreprins, în condițiile

legii, nu poate fi calificat ca dând expresie unei conduite caracterizate de

rea credință. Chiar dacă cererea anterioară a intimatei a

fost respinsă, soluția de respingere fiind determinată de

opoziția la înregistrare formulată de reclamantă, aceste aspecte

nu pot conduce la o altă concluzie, atâta vreme cât aceste elemente se

circumscriu unei proceduri ce se derulează în condițiile legii.

Cât privește refuzul intimatei de a da curs

notificării și invitației la conciliere ce i-au fost transmise

de către apelantă, s-a apreciat că acesta nu poate fi privit ca

dovadă a relei credințe a pârâtei relativ la înregistrarea

mărcii a cărei anulare se solicită în speță, întrucât

acea notificare se referea doar la procedura de înregistrare a semnului

„arlechino - fantezie cu lapte", susținerile apelantei din cuprinsul

notificării și invitației fiind în sensul ca acest semn depus

spre înregistrare încalcă drepturile sale decurgând din înregistrarea

anterioară a mărcii „ARLEQUINO".

Curtea de apel a constatat că marca a cărei anulare se

solicită are o compunere diferită de semnul la care se referă

notificarea și invitația la conciliere menționate, respectiv

elementul verbal are un conținut mai larg prin includerea și a

sintagmei „globo de la Unicarm", iar elementul figurativ este format

dintr-un ansamblu de elemente grafice și culori revendicate în

privința cărora nu se regăsește vreo observație în

respectivele documente. Cum relevant în evaluarea mărcii este ansamblul

elementelor care o compun, iar nu analiza separată a unuia sau unora

dintre aceste elemente, nu se poate deduce prezumția relei credințe a

pârâtei din faptul că a înțeles să formuleze o nouă cerere

de înregistrare a unui semn în privința căruia a considerat ca este

înregistrabil ca marcă, cu atât mai mult cu cât această apreciere a

sa a fost ulterior confirmată de OSIM prin emiterea deciziei de

înregistrare a mărcii ce face obiectul litigiului de față.

Având în vedere faptul că pârâta a acceptat de îndată

decizia OSIM, înțelegând să nu exercite căile de atac deschise

prin lege în privința soluției de respingere menționate, și

să regândească semnul într-o structură/formă care să

corespundă atât scopului declarat și dovedit (de a crea o familie de

mărci destinate produsului înghețată, care să sugereze

lumea circului), cât și a obligației de a respecta dreptul a

cărui protecție a fost invocată prin opoziția la

înregistrarea semnului anterior, precum și împrejurarea că OSIM, pe

de o parte, a respins cererea de înregistrare a semnului „arlechino fantezie cu

lapte", iar pe de altă parte, a admis cererea de înregistrare a

mărcii în litigiu în baza analizei de ansamblu a fiecăruia dintre

cele două semne solicitate la înregistrare, instanța de apel a

constatat că nu poate fi reținută susținerea apelantei în

sensul că respectivele semne ar fi „fără putință de

tăgadă similare", și astfel ar reflecta reaua

credință imputată pârâtei intimate; cu atât mai mult, nu poate

fi reținută intenția intimatei de a încălca dreptul pe care

apelanta 1-a dobândit prin înregistrarea anterioară a mărcii

Arlequino nr. MN 045084.

Prezența în structura mărcii a sintagmei „globo de la

Unicarm" nu poate fi privită ca o simplă operațiune de

adăugare a unor cuvinte - astfel cum pretinde apelanta - în

condițiile în care, astfel cum s-a stabilit constant în doctrină

și jurisprudență, și cum însăși apelanta

susține în cadrul celui de-al doilea motiv de apel, evaluarea mărcii

se impune a fi făcută global, prin raportare la elementele care o

compun privite ca ansamblu, iar nu prin analizarea separată a acestor

elemente.

Instanța de apel a apreciat că fără temei

reproșează apelanta primei instanțe că, pentru a

concluziona în sensul că singurul element comun al mărcilor supuse

analizei comparative este elementul verbal „arlechino", nu a avut în

vedere bogata jurisprudență națională și

internațională în acest domeniu - din care se desprinde regula

potrivit căreia marca este percepută în mod normal ca un tot, iar în

percepția de ansamblu sunt reținute elementele dominante, interesând

pregnanța asemănărilor, iar nu deosebirile nesemnificative.

Apelanta este aceea care, formulând această critică,

ignoră regula pe care ea însăși o invocă, prin aceea

că tinde a reduce ansamblul mărcii a cărei anulare o

solicită la elementul verbal „arlechino".

Or, analizând marca intimatei - astfel cum aceasta a fost

înregistrată - Curtea de apel a apreciat că nu poate fi reținut

caracterul dominant al cuvântului „arlechino" în ansamblul elementelor -

verbale, grafice, culori revendicate - care o compun, în condițiile în

care numai elementul verbal din structura mărcii este format din nouă

cuvinte, deopotrivă poziționate central, atât în partea

superioară cât și  în partea  inferioară a elementului grafic ce

reprezintă un cap de clown/arlechin, astfel că acestea constituie,

prin concepție, un ansamblu de sine stătător.

În plus, elementul verbal menționat constituie un slogan,

un mesaj promoțional - prin care este indicat producătorul, și

totodată sunt sugerate calități ale produsului căruia marca

îi este destinată - astfel încât, din acest ansamblu, nu se poate

desprinde un cuvânt spre a se concluziona că acesta reprezintă

factorul dominant.

A fost înlăturat ca nedovedit argumentul apelantei

-

pretins

desprins din practică - în sensul că, la analiza mărcilor

combinate, elementele verbale beneficiază de preferință în

raport cu cele figurative, fiind și vădit contrar regulii

enunțate în sensul ca marca este percepută ca un ansamblu, și nu

trebuie să se recurgă la examinarea diferitelor elemente din

structura ei.

De asemenea, s-a apreciat a fi eronată premisa de la care

pornește apelanta afirmând existența, pentru persoanele vizate de

produsul înghețată, a riscului de confuzie între mărcile supuse

analizei comparative, incluzând și riscul de asociere, și anume aceea

că publicul vizat este format, în special, din copii.

În condițiile în care înghețata constituie un

aliment/produs de cofetărie care este destinat consumului uman general,

fără o afectațiune specială pentru categoria de vârstă

la care se referă apelanta, nu există niciun temei spre a se

reține o astfel de premisă în determinarea categoriei consumatorului

mediu - rezonabil de informat, de atent și circumspect.

Or, raportat la un astfel de consumator, nu se poate considera

că ansamblul elementelor (verbale, coloristice și grafice) care

compun marca pârâtei intimate ar putea constitui sursa unei confuzii cu

produsele apelantei reclamante, și nici că ar exista riscul de

asociere între produsele părților.

S-a apreciat a fi fondată însă critica referitoare la

aprecierea primei instanțe în sensul că marca reclamantei este una

slabă, respectiv la reperele în raport de care s-a stabilit această

concluzie, întrucât tribunalul a făcut această analiză

raportându-se în principal la produse și servicii destinate copiilor - un

atare punct de referință fiind greșit utilizat, astfel cum s-a

reținut deja.

Însă, această constatare a instanței de apel, a

mai apreciat instanța de apel, nu poate conduse la reformarea

soluției de respingere a cererii de anulare a mărcii combinate „globo

de la Unicarm arlechino fantezie cu lapte" întrucât nu s-a dovedit crearea

riscului de confuzie (incluzând și riscul de asociere), ca efect al

înregistrării acesteia, între produsele cărora le este destinată

marca în litigiu și cele care poartă marca apelantei

„arlechino", marcă ce nu se reduce la acest element verbal, ci este o

marcă combinată în al cărei conținut se mai regăsesc

elementul grafic și culorile revendicate albastru, roșu, galben.

Susținând că prima instanță a apreciat în

mod greșit că intimata a înregistrat mai multe mărci care

formează un concept unitar dezvoltat pe tema „lumea circului",

și că acest concept nu se regăsește în cazul mărcii ce

aparține apelantei, apelanta impută primei instanțe considerente

ce nu se regăsesc în hotărârea apelată. Curtea de apel a

constatat că prima instanță nu a reținut că în cazul

mărcii reclamantei nu se regăsește ideea/conceptul de lume a

circului, ci analiza a fost circumscrisă apărărilor concret

formulate de pârâtă, ceea ce corespunde exigențelor art. 129 alin.

ultim C.proc.civ.; or, reclamanta nu a dedus analizei instanței argumente

legate de contextul în care a fost creată marca sa.

Totodată, instanța de apel a apreciat că

împrejurarea înregistrării de către pârâtă a mai multor

mărci ce se plasează în jurul conceptului de lume a circului, este

relevantă în speță în aprecierea conduitei subiective pe care

aceasta a avut-o la înregistrarea mărcii a cărei anulare se

solicită, fără ca prin aceasta să fi fost recunoscute

părții drepturi suplimentare la înregistrarea mărcii „globo de

la Unicarm arlechino fantezie cu lapte".

Afirmația apelantei în sensul că pot fi ușor

induși în eroare consumatorii care achiziționează, încă din

anul 2001, înghețată sub marca acesteia „Arlechino", și

determinați să achiziționeze produsele identice comercializate

de intimată sub marca „globo de la Unicarm arlechino fantezie cu

lapte" și/sau aceiași consumatori pot considera cu ușurință

că produsele menționate ale intimatei ar proveni de la același

titular sau de la un titular care se află în strânse legături

economice cu apelanta, s-a apreciat a fi nedovedită, câtă vreme prin

aceste susțineri se tinde la răsturnarea prezumției de legalitate

- care rezultă din faptul înregistrării mărcii a cărei

anulare se solicită. Or, în absența unor probe concludente care

să reflecte o percepție a consumatorilor - cu un nivel

mediu/rezonabil de atenție, informare și circumspecție -,

instanța de apel a considerat că nu poate prelua acest argumentul

subiectiv al apelantei.

S-a mai apreciat că și în ipoteza în care consumatorul

final al produsului înghețată ar fi copiii - astfel cum pretinde

apelanta - percepția acestuia nu poate fi considerată ca

determinantă/suficientă în evaluarea riscului de confuzie pentru

că un asemenea consumator nu este, de regulă, cel care ia decizia

achiziționării unei astfel de produs, ci părintele, iar

această decizie trebuie evaluată prin raportare la nivelul de

informație și atenție specifice acestei materii.

În ce privește considerentele Deciziei pronunțate de

Comisia de Examinare Opoziții din cadrul OSIM - în privința

cărora apelanta solicită a fi reținute în speță -

instanța de apel a reținut că acestea nu pot avea

eficiență în litigiul de față, întrucât semnul analizat

prin respectiva Decizie - „arlechino -fantezie cu lapte" - este deosebit

de cel care constituie marca a cărei anulare se cere, ceea ce este

confirmat prin chiar înregistrarea ulterioară de către aceeași

autoritate, a mărcii „globo de la unicarm - Arlechino fantezie cu

lapte".

Ținând seama de limitele protecției recunoscute

oricărui titular de marcă națională înregistrată -

și anume pe întreg teritoriul României - Curtea de apel a calificat drept

eronată concluzia primei instanțe, în sensul că riscul de confuzie

este eliminat de piața pe care sunt efectiv comercializate produsele

cărora le sunt destinate mărcile în litigiu; prin urmare,

considerentele expuse în sentința apelată din acest punct de vedere,

au fost eliminate din sentința apelată, fără însă ca atare

constatare să atragă concluzia netemeiniciei soluției

tribunalului, pentru cele deja arătate.

Împotriva acestei decizii, reclamanta a promovat recurs,

prevalându-se de ipotezele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7

și 9 C.pr.civ.

recurenta a învederat că deși instanța de apel a reținut

caracterul fondat al unora dintre criticile formulate prin motivele de apel, a

apreciat că această constatare nu este de natură a conduce la

reformarea sentinței, ceea ce, în opinia recurentei, reprezintă

considerente contradictorii.

Potrivit art. 261 alin. (1) C.pr.civ., hotărârea

judecătorească trebuie să cuprindă, între altele, motivele

de fapt și de drept care au format convingerea instanței și cele

pentru care au fost înlăturate susținerile părților; or,

doctrina și mai ales practica judiciară au statuat faptul că

motivele contradictorii și cele străine de obiectul sau natura cauzei

echivalează cu o nemotivare, împrejurarea de natură a atrage

incidența prevederilor art. 304 pct. 7 C.pr.civ.; însăși Curtea

Europeană a Drepturilor Omului a subliniat rolul pe care motivarea unei

hotărâri judecătorești îl are pentru respectarea

exigențelor procesului echitabil, din perspectiva art. 6 din

Convenția Europeană.

În acest sens, instanța de apel a admis faptul că

tribunalul nu a analizat anumite aspecte sesizate de reclamantă, din acest

punct de vedere primind critica privind lipsa analizei susținerilor

reclamantei referitoare la încercările intimatei de a înregistra la OSIM

marca „Arlechino - fantezie cu lapte"; cu toate acestea, analizând ea

însăși aceste susțineri, instanța de apel a concluzionat

că demersul anterior al intimate, derulat în baza Legii nr. 84/1998 nu

poate fi calificat ca dând expresie unei conduite caracterizate de

rea-credință.

Recurenta a mai susținut că, astfel cum a arătat

prin cererea de chemare în judecată, cât și prin motivele de apel,

aspectele pe care le-a învederat denotă reaua-credință cu care

intimata a acționat la înregistrarea mărcii „Globo de la Unicarm -

Arlechino fantezie cu lapte", această marcă fiind cel puțin

similară cu semnul „Arlechino fantezie cu lapte", prin simpla

adăugare a elementelor „globo de la Unicarm", acesta nedevenind „mai

înregistrabil".

Or, câtă vreme semnul inițial a fost respins pentru

motivul prevăzut de art. 6 lit. b) din Legea nr. 84/1998, în mod logic

trebuia a fi

respinsă de la înregistrare și cererea

ulterioară de înregistrare ca marcă a unui semn aproape identic.

Tot pe temeiul art. 304 pct. 7 C.pr.civ., recurenta a criticat

soluția instanței de apel, prin care, deși s-a admis argumentul

din motivele de apel în sensul greșitei aprecieri a tribunalului cu

privire la caracterul slab al mărcii reclamantei, pentru aceea că s-a

utilizat un punct de referință greșit (copiii, în loc de

consumatorul mediu), totuși, nici această constatare nu a fost de

natură a conduce la schimbarea sentinței, pentru că nu s-ar fi

dovedit riscul de confuzie.

Recurenta a susținut că motivul său de apel a

vizat faptul că tribunalul în mod neîntemeiat a reținut lipsa

caracterului distinctiv al mărcii sale -„Arlequino" -, calificând-o

eronat drept o marcă slabă, prin raportare la produsele de patiserie

și cofetărie și nu la înghețată - produsul pentru care

se utilizează marca de către recurentă, dar și de

intimată, prima instanță enumerând mai multe mărci în

cuprinsul cărora este utilizat acest semn, fără

legătură cu cauza (cocktail-ul Arlechino, Grădinița

Arlechino, organizator de petreceri Arlechino).

Or, în cazul de față, marca „Globo de la Unicarm

Arlechino fantezie cu lapte" este folosită pentru produse identice

celor pentru care este protejată marca aparținând recurentei, iar

faptul că prin folosirea acestei mărci se creează un risc de

confuzie incluzând riscul de asociere pentru segmentul de consumatori

vizați, este unul evident, constatarea instanței de apel fiind

superfluă din acest punct de vedere.

Curtea de apel a mai statuat că este eronată concluzia

primei instanțe în sensul că riscul de confuzie este eliminat de

piața pe care sunt efectiv comercializate produsele cărora le sunt

destinate mărcile în litigiu și, deși a înlăturat și

acest aspect al motivării sentinței, în mod lacunar s-a apreciat nici

această constatare nu atrage concluzia

netemeiniciei soluției pronunțate tribunal.

art. 304 pct. 9 C.pr.civ., recurenta a susținut următoarele:

În propria analiză a motivelor din cererea de chemare

în judecată, instanța de apel a aplicat

în mod greșit dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b)

din Legea

nr. 84/1998, constatând în mod nelegal că nu poate fi reținut

caracterul dominant la cuvântul „Arlechino" în ansamblul elementelor care

compun marca intimatei, întrucât aceasta este formată din nouă

cuvinte situate în partea superioară și inferioară a elementului

grafic ce reprezintă un arlechin, astfel încât aceste elemente ar

constitui un ansamblu de sine stătător.

Similaritățile vizuale fonetice și conceptuale

ale celor două mărci trebuie să se bazeze pe impresia

globală, de ansamblu pe care o creează acestea, ținând cont, în

special, de părțile lor distinctive și dominante (Decizia

Curții Europene de Justiție în cazul C-251/95

Sabel BV v. Puma AG

Rudolf Dassler Sport).

Or, atât marca „Globo de la Unicarm ARLECHINO fantezie cu

lapte" aparținând intimatei, cât și marca „Arlequino"

aparținând recurentei, au ca element distinctiv și dominant denumirea

„arlechino"; de asemenea, aceeași denumire din cuprinsul mărcii

intimatei este poziționată centrai în reprezentarea grafică a

mărcii; este scrisă cu un font diferit și mult mai mare

față de restul elementelor verbale; aceasta denumire este primul

element al mărcii atât din punct de vedere vizual, dar și fonetic

și conceptual, pe când în marca recurentei denumirea „arlequino"

(pronunțat „arlechino") reprezintă unicul element distinctiv

și dominant.

Prin urmare, elementul distinctiv și dominant al

mărcii pârâtei este identic din punct de vedere fonetic și conceptual

cu elementul distinctiv și dominant al mărcii recurentei. Din punct

de vedere vizual aceste două cuvinte diferă numai prin literele

,.qu"/„ch" care, în fapt, se pronunță identic; în

consecință, în opinia recurentei, nu există nicio

diferență esențială între elementele distinctive și

dominante ale celor două mărci analizate.

Pe de altă parte, și modalitatea de prezentare a

produselor purtând marca intimatei (ambalaje, inscripționarea

autovehiculelor intimatei care transportă produsele de

înghețată) rezultă că denumirea de arlechin reprezintă

elementul central al mărcii, cu vizibilitate maximă, celelalte

mențiuni "globo de la Unicarm" și „fantezie cu lapte"

fiind menționate doar în plan secund.

Chiar dacă marca înregistrată de intimată

conține și denumirea „Globo de la Unicarm" acest fapt nu

înlătură existența riscului de confuzie incluzând riscul de

asociere pentru consumatori, persoanele vizate de acest produs, în special,

copiii, putând percepe marca intimatei ca fiind aferentă unui sortiment al

înghețatei „Arlechino", produs comercializat de recurentă.

Mai mult, cu privire la considerentele reținute de OSIM în

Decizia nr. 363 din 13.07.2010, pronunțată de Comisia de Examinare

Opoziții (care a stat la baza respingerii la înregistrare a mărcii

„ARLECHINO fantezie cu lapte") solicitată la înregistrare de aceeași

intimată, instanța de apel a apreciat că acestea nu pot avea

eficiență în litigiul de față, întrucât semnul analizat în

respectiva decizie este diferit de marca în litigiu. Or, marca „ARLECHINO

fantezie cu lapte" ce a făcut obiectul Deciziei nr. 36 din 13.07.2010

a Comisiei de examinare Opoziții din cadrul OSIM este, fără

putință de tăgadă, cel puțin similară cu marca ce

face obiectul pricinii - „Globo de la Unicarm ARLECHINO fantezie cu

lapte", astfel că aspectele reținute de OSIM prin decizia

36/2010 își găsesc aplicabilitatea și în cazul de

față.

În decizia autorității administrative, anterior

menționată, s-a reținut că „mărcile sunt similare din

punct de vedere vizual, fonetic și conceptual și se

aplica unor produse identice, existând

posibilitatea ca, în mintea consumatorului,

să se creeze un risc de

confuzie, incluzând și riscul de asociere între solicitant și

oponent, în sensul că acesta ar putea considera că produsele

protejate sub marca examinată provin de la oponent".

Potrivit Regulii 15 alin. 2 lit. (a) din Regulamentul de aplicare

a legii mărcilor, noțiunea ele similitudine trebuie interpretată

în legătură cu riscul de confuzie sau de asociere ce se poate crea

pentru public. Așadar, trebuie să se aibă în vedere dacă

noua marca (în acest caz marca „globo de la Unicarm - ARLECHINO fantezie cu

lapte") este capabilă să inducă vizual segmentului de

consumatori ideea că produsele asociate acesteia ar proveni de la

același titular sau de la un titular cu care se află în strânse

legături economice cu titularul mărcii deținute de recurentă.

În cazul de față, consumatorii (care încă din

anul 2001 achiziționează produse de înghețată sub marca

recurentei „Arlequino") pot fi ușor induși în eroare și

determinați să achiziționeze produse comercializate sub noua

marcă propusă de către U. și pot considera, cu aceeași

ușurință, că produsele sub marca „globo de la Unicarm

ARLECHINO fantezie cu lapte" ar proveni de la același titular sau de

la un titular care se află în strânse legături economice cu titularul

mărcii inițiale „Arlequino", deținute de recurentă;

totodată, recurenta precizează că prin facturile depuse la dosar

a dovedit faptul că produsele pe care le comercializează purtând

marca „Arlequino", anterioară mărcii intimatei, există pe

piață încă din anul 2001, comparativ cu produsele intimatei care

au apărut pe piață mult mai târziu.

În mod greșit, în considerentele deciziei atacate, s-a

reținut faptul că mărcile în litigiu nu se adresează în

special copiilor, ci părinților, iar decizia de achiziționare a

produsului trebuie evaluată prin raportare la nivelul de informație

și atenție specifice acestei materii. Or, câtă vreme produsele

vizate de marca în litigiu (înghețată) sunt consumate preponderent de

copii, nu se explică acest considerent a instanței de apel, chiar

dacă în mod normal părinții sunt cei responsabili de

acțiunile copiilor lor, fiind însă de notorietate faptul că, în

prezent, mai degrabă părinții sunt cei care cedează

preferințelor copiilor și nu invers.

Recursul

formulat este fondat, astfel cum se va arăta.

Prealabil, se impun anumite precizări cu privire la forma

legii aplicabile, dată fiind modificarea Legii nr. 84/1998 prin Legea nr.

66/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 226 din 9.04.2010 și

intrată în vigoare la 9.05.2010, la 30 de zile de la data publicării ei,

astfel cum prevede art. IV alin. (1).

Ambele instanțe de fond s-au raportat însă la forma

modificată a Legii nr. 84/1998 prin actul normativ menționat,

referindu-se la dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6

alin. (1) lit. b), dar și la art. 47 alin. (1) lit. c).

Cererea de chemare în judecată privește solicitarea de

anulare a înregistrării mărcii pârâtei (pentru două motive

distincte), astfel că, într-o atare pricină, momentul relevant pentru

analiza realizată de instanță este cel al depunerii cererii de

înregistrare a mărcii, data depozitului național reglementar fiind

cea din 25.09.2009 potrivit certificatului emis de OSIM ; pe de alta parte,

chiar dacă dispozițiile legii modificatoare prevăd la art. II

că „Cererile de înregistrare a mărcilor și cererile de

înregistrare a indicațiilor geografice depuse și aflate în

procedurile de examinare la Oficiul de Stat pentru Invenții și

Mărci urmează procedurile prevăzute de prezenta lege",

Înalta Curte constată că procedura de examinare a mărcii pârâtei

era finalizată la data intrării în vigoare a acesteia, având în

vedere emiterea la data de 30.04.2010 de către OSIM a Deciziei nr. 031182

de înregistrare și publicare a mărcii; în consecință,

întreaga procedură de înregistrare a mărcii s-a derulat prin

raportare la dispozițiile Legii nr. 84/1998 anterioară Legii nr.

66/2010, precizare ce prezintă interes procesual din perspectiva

anteriorității invocate de recurentă, întrucât în analiza

motivului vizând reaua-credință interesează atitudinea subiectivă

a pârâtei anterior sau la momentul solicitării înregistrării

mărcii.

Ca atare, se constată că normele de drept ce

constituie temeiul juridic al cererii de chemare în judecată (și care

vor fi avute în vedere în analiza recursului de față) sunt

reprezentate de dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 lit.

c) din Legea nr. 84/1998, dar și cele ale art. 48 alin. (1) lit. c) din

același act normativ; această constatare nu afectează însă

decizie recurată din punct de vedere al cerințelor legale analizate,

conceptele legale dintre cele incidente în speță, fiind identice -

din perspectiva anteriorității invocate de recurenta reclamantă

interesând verificarea similarității mărcilor, riscul de

asociere cu marca anterioară și riscul de confuzie pentru public,

identitatea sau similaritatea de produse sau servicii, precum și

caracterul distinctiv al mărcii anterioare, în timp ce pentru

rea-credință normele legale din cele două forme succesive ale

legii sunt neschimbate.

art. 304 pct. 7 C.pr.civ., prin care, în esență, s-a susținut

că decizia recurată cuprinde motive contradictorii, Înalta Curte a

reținut caracterul nefondat al acestora.

Astfel, învederează că deși instanța de apel

a constatat caracterul fondat al unora dintre criticile formulate prin motivele

de apel, nu a procedat la reformarea sentinței tribunalului, respingând

apelul ca nefondat; recurenta se referă la suplinirea de instanța de

apel a omisiunii primei instanțe de a analiza susținerile sale

referitoare la încercările anterioare ale pârâtei de a înregistra la OSIM

marca „Arlechino - fantezie cu lapte"; cu toate acestea, analizând ea

însăși aceste susțineri, instanța de apel a concluzionat

că demersul anterior al intimatei, derulat în baza Legii nr. 84/1998, nu

poate fi calificat ca dând expresie unei conduite caracterizate de

rea-credință; de asemenea, instanța de apel a primit criticile

formulate la adresa soluției primei instanțe în ce privește greșita

reținere a caracterului slab al mărcii sale (pe care a

înlăturat-o, folosindu-se de această corecție ca premisă a

raționamentului său), ca și cel referitor la utilizarea de prima

instanță a unui reper greșit în evaluarea riscului de confuzie

(copiii, în loc de consumatorul mediu), dar, în susținerea recurentei,

nici aceste constatări nu au fost suficiente pentru schimbarea

sentinței.

În dezvoltarea aceluiași motiv de recurs, recurenta expune

însă și critici privind greșita aplicare a legii de

instanța de apel, ce nu sunt susceptibile de cenzură în baza art. 304

pct. 7 C.pr.civ., astfel că acestea vor fi analizate în evaluarea

motivului de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9.

Împrejurarea că instanța de apel a suplinit, prin

considerentele deciziei recurate, omisiunea tribunalului de a analiza unele

dintre susținerile reclamantei, pe care aceasta, considerându-le argumente

esențiale în dovedirea cererii de chemare în judecată, le-a supus

analizei prin motivele de apel, nu este de natură a crea recurentei

reclamante vreo vătămare ce ar putea fi valorificată în

prezentul recurs, întrucât o critică primită nu are o astfel de

aptitudine procesuală pentru titularul ei, cerință ce trebuie a

fi verificată în raport cu orice neregularitate procedurală relativă,

potrivit art. 105 alin. (2) rap. la art. 108 alin. (2) C.pr.civ.; aceeași

concluzie se impune și pentru situația în care instanța de apel

a substituit unele dintre considerentele sentinței, apreciate a fi

greșite, în acord cu susținerile aceleiași reclamante; or,

procedând în acest fel, instanța de control judiciar a asigurat

reclamantei toate garanțiile unei proceduri echitabile, astfel cum

exigențele acestei norme sunt dezvoltate în jurisprudența Curții

Europene a Drepturilor Omului; pe de altă parte, atare dezlegare dată

de curtea de apel se circumscrie și limitelor devoluțiunii în apel,

astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 295 alin. (1) C.pr.civ.

De asemenea, Înalta Curte reține că decizie

recurată îndeplinește cerințele art. 261 C.pr.civ.,

instanța de apel analizând criticile cu care a fost învestită prin

motivele de apel, arătând în mod argumentat motivele de fapt și de

drept pentru care nu le-a primit, în concordanță cu soluția

adoptată în baza art. 296.

decizii, temeiul juridic al cererii este unul dublu, anume art. 48 alin. (1)

lit. b) rap. la art. 6 lit. c), dar și prevederile art. 48 alin. 1 lit. c)

din Legea nr. 84/1998.

Pornind de la această premisă, Înalta Curte

urmează a analiza cu prioritate criticile ce privesc aplicarea

dispozițiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 (normă de

trimitere în contextul primului motiv de nulitate), dată fiind și

topografia textelor în cadrul art. 48.

Art. 6 lit. c) din lege consacră un motiv relativ de refuz

la înregistrare și care, în esență, privește

indisponibilitatea, în termenii normei, a unui semn ce se

intenționează a fi apropriat ca marcă pentru aceea că

anterior, un alt titular a

dobândit dreptul

de a-1 folosi în mod exclusiv, prin înregistrare.

Din coroborarea art. 6 alin. (1) lit. c) cu art. 48 alin. (1)

din Legea nr. 84/1998 o marcă este refuzată la înregistrare, iar

dacă a fost înregistrată se poate solicita anularea ei, dacă

este similară cu o marcă anterioară și este destinată

a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă

există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de

asociere cu marca anterioară.

În speță, recurenta reclamantă opune intimatei

marca sa anterioară nr. R045084/12.03.2001 (reînnoită la 12.03.2011

pentru o perioadă de 10 ani), marcă individuală combinată,

„ARLEQUINO" cu element figurativ (un clovn desenat într-un instantaneu de

jonglerie cu mingi) și culori revendicate (albastru, roșu, galben)

prin care sunt protejate produsele și serviciile din clasele 30 și

35.

La rândul său. intimata pârâtă a obținut

înregistrarea mărcii individuale, combinate nr, nr.   107030 din

25.09.2009, „globo de la UNICARM - Arlechino - fantezie cu lapte" cu

element figurativ și culori revendicate (albastru, galben, verde,

roșu), pentru clasa de produse 30 (înghețată comestibilă);

elementul figurativ constă într-un desen ce reprezintă o figură

de clovn în culorile alb, roșu și galben, plasat pe un fond

multicolor de carouri reprezentate în culorile revendicate; de asemenea,

cuvântul „arlechino" plasat sub figura clovnului este scris cu litere

colorate alternativ în culorile revendicate.

În consecință, din perspectiva primului motiv de

nulitate, instanța de apel avea de analizat cerințele

similarității mărcilor, să realizeze compararea produselor

desemnate de semnele în conflict și să statueze asupra riscului de

confuzie, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară, cu

luarea în considerare și a puterii distinctive a mărcii prioritare în

timp.

Recurenta reclamantă critică aplicarea

greșită a legii de instanța de apel și evaluarea

nelegală a factorilor ce interesează riscul de confuzie, astfel cum

aceste criterii se desprind din jurisprudența Curții de Justiție

a Uniunii Europene (echivalentul unor veritabile reguli de drept, din moment ce

definesc conținutul unor concepte juridice), conchizând în mod nelegal

că reclamanta nu a administrat probe din care să rezulte riscul de

confuzie; în realitate, analiza riscului de confuzie implică o evaluare

juridică prin corelarea și stabilirea interdependenței

factorilor relevanți ce se constituie totodată în premisele analizei

riscului de confuzie și stabilirea concluziei existenței sau

inexistenței lui.

Înalta Curte constată că în mod legal recurenta

susține că astfel cum reiese din jurisprudența constantă a

CJUE, riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere cu marca

anterioară, se apreciază global, ținându-se cont de toți

factorii pertinenți, în special de gradul de cunoaștere a mărcii

pe piață, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul

anterior înregistrat, de gradul de similaritate dintre cele două

mărci, precum și între produsele sau serviciile marcate prin acestea

(Hotărârea CJUE în cauza C-251/95

Sabel

și în cauza C-39/97

Canon,

C-342/97

Lloyd).

În consecință, trebuie mai întâi stabilită identitatea ori

similaritatea produselor/serviciilor și similaritatea semnelor în

conflict, condiții cumulative.

Înalta Curte constată că deși instanța de

apel a evaluat toți factorii menționați a făcut o aplicare

greșită a acestora din perspectiva regulilor și principiilor

afirmate în mod constant în jurisprudența Curții de Justiție de

la Luxembourg.

În privința

comparării produselor

ambele

instanțe de fond au reținut că marca pârâtei a fost

înregistrată pentru produsul „înghețată comestibilă",

produs care se regăsește în lista de produse a mărcii opuse de

recurentă (care, pe lângă clasa 30 a obținut protecția

și pentru clasa de servicii 35), astfel încât este neîndoielnică

identitatea acestora, constatare corectă a instanțelor,

necontestată în prezentul recurs și care, de altfel,

funcționează în favoarea recurentei.

Atare constatare în ce privește identitatea produselor

desemnate prin mărcile în litigiu, impune observarea unei alte reguli

afirmate în mod constant de Curtea de Justiție, în sensul că un grad

mai scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat

printr-un grad ridicat între semne și invers; dacă produsele sunt

identice, rezultă că este suficient un prag mai scăzut al

similarității semnelor pentru reținerea riscului de confuzie.

Referitor la

compararea semnelor în conflict,

prin

decizia recurată s-a enunțat în mod corect regula potrivit

căreia această evaluare comparativă trebuie realizată

global pentru a se putea stabili impresia pe care ansamblul elementelor ce

compun mărcile o creează consumatorului produselor/serviciilor

desemnate de acestea, identificându-se elementele distinctive și

dominante, în vederea stabilirii existenței unei similarități

între mărci și, dacă este cazul, a gradului de similaritate,

însă, aceste criterii au fost greșit aplicate. Pe de altă parte,

operațiunea de comparare va lua în considerare și gradul de

distinctivitate al mărcii anterioare fie intrinsecă, fie

dobândită prin folosință (în aplicarea testului ce rezultă

din Hotărârea CJUE în cazul C-3 75/97

General Motors -

intensitatea,

întinderea geografică, durata folosirii mărcii și mărimea

investițiilor în promovarea mărcii); de asemenea, publicul relevant

este unul dintre factorii interdependenței ce influențează

riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere între cele două

mărci.

Se impune a se preciza că evaluarea riscului de confuzie

implică aprecierea distinctivității fiecărui component al

mărcilor în conflict (contrar celor reținute de curtea de apel),

întrucât chiar dacă un consumator percepe marca în ansamblu, în mod

neîndoielnic percepția sa este influențată de elementele

intrinsec distinctive ce reprezintă elementul pregnant al semnului și

cărora le acordă o atenție mai mare comparativ cu cele pe care

se așteaptă să le regăsească pe un anumit produs

(elementele nedistinctive ori chiar neglijabile).

Astfel, compararea semnelor, în integralitatea lor, se

realizează pe trei niveluri: vizual, fonetic și semantic sau

conceptual, comparație care se realizează luându-se în considerare

forma în care acestea sunt protejate, iar nu modul în care sunt efectiv

utilizate, criteriu corect observat și de instanța de apel (precizare

necesară față de dovezile administrate de recurenta

reclamantă cu privire la modalitatea în care pârâta folosește marca

sa, uneori, într-o formă diferită de cea în care a obținut

protecția).

În realizarea comparării semnelor, curtea de apel însă

a făcut o aplicare incompletă a regulilor incidente, iar unele dintre

cele avute în vedere au fost aplicate greșit; în acest fel, instanța

de apel a stabilit că semnele sunt diferite.

Din punct de vedere fonetic a reținut că marca pârâtei

conține pe lângă elementul comun „arlequino" și sintagma

„globo de la Unicarm", ceea ce este parte integrantă a unui mesaj un

mesaj promoțional - prin care este indicat producătorul, și

totodată sunt sugerate calități ale produsului căruia marca

îi este destinată („fantezie cu lapte") - astfel încât, din acest

ansamblu, nu se poate desprinde un singur cuvânt spre a se concluziona că

acesta reprezintă