2ra-1064/15 — Anularea deciziilor şi obligarea înregistrării dreptului exclusiv asupra mărcii

prima instanţă: L.Bulgac dosarul nr.2ra-1064/15 DECIZIE 01 iulie 2015 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie în componenţa: Preşedintele şedinţei, judecătorul Tatiana Vieru Judecătorii Iurie Bejenaru, Oleg Sternioală Liliana Catan, Valentina Clevadî examinînd recursul declarat de Nichiforov Radion, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Nichiforov Radion împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenienţi accesorii Jack Daniels Properties INC şi N.V.

Sumatra Tabacco Trading Company privind anularea deciziilor şi obligarea înregistrării dreptului exclusiv asupra mărcii, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 16 februarie 2015 prin care cererea de chemare în judecată a fost respinsă, c o n s t a t ă La 28 iulie 2015, Nichiforov Radion s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea deciziilor şi obligarea înregistrării dreptului exclusiv asupra mărcii.

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, la 23.01.2013, a depus cerere privind înregistrarea mărcii verbale „JACK DANIEL' S” asupra produselor indicate la clasa 34: tutun; articole pentru fumători; chibrituri, conform Clasificatorului internaţional a produselor şi serviciilor, fiind atribuit numărul de depozit 032496. Prin decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, nr.3253 din 06.03.2014, s-a dispus respingerea înregistrării mărcii JACK DANIEL' S, solicitată pentru produsele din clasa 34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. Indică că prin contestaţia din 30.04.2014, înregistrată sub nr. 2862, a solicitat anularea deciziei nr.3253 din 06.03.2014 şi dispunerea înregistrării mărcii potrivit cererii depuse.

1 Menţionează că contestaţia a fost respinsă prin decizia Comisiei de contestaţii din 11.06.2014. Consideră reclamantul că, atît decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale a AGEPI nr.3253 din 06.03.2014, cît şi decizia Comisiei de contestaţii a AGEPI din 11.06.2014, sunt neîntemeiate şi ilegale. Astfel, menţionează că, decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale a AGEPI nr. 3253 din 06.03.2014, prin care s-a refuzat în înregistrarea mărcii JACK DANIEL' S pentru produsele din clasa 34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri, este motivată prin faptul, că marca „JACK DANIEL' S” este foarte apropiată de marca opusă de examinare „JACK” nr. R 8196, înregistrată pentru clasa 34, invocîndu-se în acest sens art. 8 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecţia mărcilor.

Indică reclamantul că această norma legală prevede ca temei relativ de refuz şi faptul cînd desemnarea solicitată spre înregistrare „este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţi ori similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară”. Susţine că în cazul dat marca JACK nr. 8196 nu poate fi luată în consideraţie, deoarece aceasta diferă de marca solicitată, şi anume, marca JACK DANIEL' S este una complexă, formată din cuvintele „JACK” şi ,,DANIEL'S”, iar sub aspect vizual şi fonetic aceste mărci sunt diferite. Totodată, consideră că pentru a fi aplicate dispoziţiile legale menţionate supra, urmează să fie constatat faptul dacă marca „JACK DANIEL' S” reproduce sau imită marca JACK şi că se creează confuzie.

Menţionează că conform noţiunilor date prin dicţionarul explicativ, ,,Reproducere” înseamnă acţiunea de a se reproduce şi rezultatul ei, copie după o lucrare de artă originală, proces al memoriei prin care se evocă, se reactualizează mintal imagini idei, cunoştinţe însuşite în cursul experienţei anterioare, în lipsa obiectelor, textelor respective. ,,Imitaţie” înseamnă imitaţii, acţiunea de a imita şi rezultatul ei, obiect copiat după un model, copie, reluare, repetare a unei teme sau a unui motiv muzical pe diferite trepte de înălţime. ,,Traducere” înseamnă traduceri, acţiunea de a traduce şi rezultatul ei, scriere cuprinzînd o transpunere a unui text dintr-o limbă în alta. Afirmă că în speţă, JACK DANIEL'S nu reproduce şi nici nu imită marca ,,JACK”.

Cît priveşte chestiunea cu privire la determinarea gradului de confuzie, invocă reclamantul că aceasta urmează a fi realizată cu implicarea nemijlocită a consumatorului, însă AGEPI nu a constatat acest fapt şi s-a bazat pe aprecieri arbitrale. 2 Relevă că comun în acest sens este doar elementul JACK care este pe larg utilizat, iar pentru constatarea similitudinii acestora urma să fie prezentate argumente de către AGEPI, precum şi de titularul mărcii JACK privind probabilitatea inducerii în eroare a consumatorului.

A mai indicat reclamantul că, alt temei de refuz în înregistrarea mărcii, pîrîtul a invocat, că desemnarea JACK DANIEL'S este similară cu marca JACK DANIEL'S nr.R4510 înregistrată pentru clasa 33, conform CIPS, facînd în acest sens referire la art.8 alin.(1) lit. c) din Legea privind protecţia mărcilor, însă această normă legală prevede ca motiv relativ de refuz şi faptul cînd desemnarea solicitată spre înregistrare, este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre înregistrare pentru produse şi/sau servicii care nu sînt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul cînd marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.

Consideră reclamantul că, în speţă, marca contrapusă JACK DANIEL'S nr.R4510 nu poate fi luată în consideraţie, deoarece această marcă este înregistrată pentru produse din altă clasă, şi luînd în consideraţie faptul că aceasta nu este recunoscută notorie pe teritoriul Republicii Moldova, dreptul exclusiv pentru produsele din altă clasă nu poate fi extins în baza unei opoziţii terţe sau din oficiu. Susţine că afirmaţiile pîrîtului referitoare la faptul că JACK DANIEL' S PROPERTIES, INC., deţine un drept dobîndit ca semn folosit în circuitul comercial pînă la data de depozit a cererii depuse, nu pot fi luate în consideraţie, deoarece titularul menţionat nu deţine nici o marcă pentru produsele din clasa 34, înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, iar marca deţinută doar pentru produsele din clasa 33 nu are statut de marcă notorie şi prin urmare dreptul exclusiv se referă doar pentru solicitare în marca înregistrată.

Suplimentar reclamantul a mai indicat că pîrîtul a înregistrat marca Zippo pentru clasa 34 nr. de depozit 022774 şi marca ZIPPERS pentru altă clasă 03, 05, 16, 35, nr. de depozit 030870. La 14.09.2005 AGEPI a înregistrat pentru clasa 34 marca verbală ,,Nemiroff” nr. depozit 013396 după Ţurcan Igor . Ulterior, la 03.06.2009 pentru clasele 33, 35 AGEPI înregistrează marca ,, Мир Nemiroff” după titularul Nemiroff Intellectual Property Establishment nr. de depozit 023100. La 07.12.2006 AGEPI înregistrează pentru clasele 29, 30,31,34,35,37,38,39,43 marca ,,Absolut” executată cu caractere standart după solicitantul The Absolut Company Aktiebolag. Indică că, deşi după această marcă se produce şi se comercializează băuturi alcoolice, AGEPI înregistrează la 17.06.2014 cu nr. depozit 033362 pentru clasa 05 marca executată cu caractere standart ,,Absolut” după solicitantul ,,Cosmovis”SRL.

3 De asemenea, a indicat că la 06.05.2003 AGEPI înregistrează după clasa 34 desemnarea combinată ,,Aroma” nr. depozit 010111 după titularul Tubecon Tobacco SRL, deşi pentru clasa 33, este înregistrată marca ,,AROMA” la 01.04.1997, nr. depozit 004687, titular ,,AROMA” SA. Astfel, indică că aceste cauze sunt similare cu cazul examinat în speţă, dovedind aplicarea selectivă a normelor legale de către pîrît. La fel, a indicat că pîrîtul a înregistrat la 27.03.2014 desemnarea JACK nr.033022 pentru clasa 07, fără a fi invocat un careva motiv de refuz.

Solicită reclamantul, anularea deciziei Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 11.06.2014 prin care a fost respinsă contestaţia nr.2862 din 30.04.2014; anularea deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. 3253 din 06.03.2014; obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului JACK DANIEL' S, conform cererii de înregistrare a mărcii nr. de depozit 032496 din 23.01.2013. Prin încheierea protocolară din 13 octombrie 2014 au fost atraşi în proces în calitate de intervenienţi accesorii, Jack Daniels Properties INC şi N.V.

Sumatra Tabacco Trading Company. Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 16 februarie 2015 cererea de chemare în judecată a fost respinsă ca neîntemeiată. La 12 martie 2015 Nichiforov Radion a declarat recurs, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie admisă integral. În susţinerea recursului s-a invocat ilegalitatea şi netemeinicia hotărîrii contestate prin faptul că nu au fost constatate şi elucidate pe deplin toate circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei şi au fost aplicate eronat normele de drept material. Indică recurentul că, nici intimatul, nici intervenientul accesoriu, nu au probat obiecţiile invocate la cererea de chemare în judecată, cu atît mai mult că marca JACK DANIEL' S în baza actelor prezentate nu confirmă că este pe larg cunoscută în Republica Moldova.

Susţine că, la caz, desemnarea JACK DANIEL' S nr. de depozit 032496 este solicitată spre înregistrare pentru produse din altă clasă şi anume 34, care nu are nimic comun cu produsele din clasa 33 – băuturi spirtoase. A mai indicat că deşi urmează să aplice faţă de toţi solicitanţii în mod echitabil şi fără discriminare norma legală şi aceleaşi criterii de evaluare la înregistrarea mărcilor, AGEPI în practica sa aplică neuniform norma legală. În partea actelor prezentate de către intervenientul accesoriu Jack Daniels, menţionează că din acestea nu rezultă faptul că desemnarea carei aparţine, este pe 4 larg cunoscută în Republica Moldova, iar acest fapt ar determina o confuzie a cetăţenilor sau un beneficiu nemeritat.

Examinînd materialele cauzei, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de Nichiforov Radion şi a menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 16 februarie 2015, din următoarele considerente. În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit. a) CPC, instanţa, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, precum şi încheierile atacate cu recurs. Reţine Colegiul că, prima instanţă a examinat pricina sub toate aspectele, cu respectarea normelor de drept material, procedural şi apreciind probele administrate în conformitate cu art. 130 Codul de procedură civilă, a adoptat o hotărîre legală şi întemeiată.

Astfel, din materialele cauzei s-a constatat că, la 23.01.2013 recurentul Nichiforov Radion a depus cerere de înregistrare a mărcii număr de depozit 032496, prin care a solicitat înregistrarea mărcii verbale JACK DANIEL' S pentru rezumatul clasei 34: tutun; articole pentru fumători; chibrituri, conform Clasificatorului internaţional de produse şi servicii. S-a mai constatat că după publicarea cererii în BOPI nr. 4/2013 a fost depusă opoziţie împotriva înregistrării mărcii solicitate din partea companiei americane JACK DANIEL' S PROPERTIES, INC, a Delaware corporation. Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale a considerat opoziţia întemeiată şi prin decizia din 06.03.2014 a respins înregistrarea mărcii nr. de depozit 032496 pentru totalitatea produselor revendicate în cerere, deoarece s-a constatat că desemnarea JACK DANIEL' S este similară cu mărcile naţionale verbale: ,,JACK” nr. R 8196 din 24.01.2000, titular N.V.

Sumatra Tobacco Trading Company din Indonezia, înregistrată pentru produse similare din clasa 34 şi marca JACK DANIEL' S nr. R 4510 din 26.07.1995, titular JACK DANIEL' S PROPERTIES, INC a Delaware corporation din Statele Unite ale Americii, înregistrată pentru produsele din clasa 33, precum şi că prin înregistrarea desemnării solicitate s-ar aduce atingere persoanei terţe JACK DANIEL' S PROPERTIES, INC. La 30.04.2014 Nichiforov Radion a depus contestaţie împotriva deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 06.03.2014 privind respingerea cererii de înregistrare a mărcii JACK DANIEL' S nr. de depozit 032496 din 23.01.2013. Prin hotărîrea Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 11 iunie 2014 s-a respins revendicarea contestatarului şi s-a menţinut în vigoare decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 06.03.2014.

5 Colegiul consideră că decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 06.03.2014 şi hotărîrea Comisiei de Contestaţii din 11.06.2014 sînt legale şi întemeiate, iar instanţa de judecată corect a ajuns la concluzia respingerii acţiunii. În conformitate cu art. 5 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, combinaţii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum şi orice combinaţii ale acestor semne, cu condiţia ca ele să poată servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Conform art. 6 al legii menţionate, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobîndite prin înregistrarea mărcii în Registrul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de protecţie – certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobîndite individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabileşte prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluţionează de instanţa de judecată competentă.

Conform art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, în afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, se refuză înregistrarea şi în cazul cînd marca este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Potrivit art. 8 alin. (1) lit. c) al Legii menţionate, se refuză înregistrarea şi în cazul cînd marca este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre înregistrare pentru produse şi/sau servicii care nu sînt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul cînd marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora. În conformitate cu prevederile art. 6 quinquies B 1 al Convenţiei de la Paris din 20 martie 1883, mărcile de fabrică sau de comerţ la care se referă prezentul articol nu vor putea fi refuzate de la înregistrare sau invalidate decît în cazul cînd ele sunt de natură să aducă atingere anumitor drepturi cîştigate de terţi în ţara în care se cere protecţia.

Cu referire la prevederile normelor enunţate, Colegiul menţionează că în cadrul judecării pricinii cu certitudine s-a constatat că marca solicitată JACK DANIEL' S nr. de depozit 032496 este foarte apropiată de marca opusă JACK nr. R 8196, care 6 este un semn verbal , executat în caractere standarte, în special din punct de vedere fonetic datorită prezenţei elementului comun verbal ,,JACK” identic la pronunţare şi vizual şi care constituie o marcă înregistrată anterior pe numele unei alte persoane pentru produse identice şi similare din aceiaşi clasă. Astfel, instanţa de judecată cu certitudine a constatat riscul de confuzie pentru consumatorul mediu autohton, fiind totodată prezent şi riscul de asociere cu marca anterioară.

Colegiul conchide că desemnarea solicitată în calitate de marcă JACK DANIEL' S nu este competentă să deosebească aceleaşi produse de altele, marcate cu acelaşi semn, fiind prezent riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară, ceia ce contravine prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor. Argumentul recurentului precum că marca verbală JACK DANIEL' S nr. R 4510 nu poate fi luată în consideraţie deoarece este înregistrată pentru produse din altă clasă şi nu are statut de marcă notorie, iar titularul acesteia nu deţine nici o marcă înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele din clasa 34, nu este relevant.

Or, la aprecierea similitudinii dintre mărci se ţine cont de prima percepţie pe care marca o creează, percepţia elementelor verbale de către consumator şi asemănările acesteia. Mai mult, Colegiul reţine că marca solicitată de către recurent cu nr. de depozit 032496 va crea confuzie cu acelaşi semn JACK DANIEL' S, care aparţine şi este cunoscut după compania americană JACK DANIEL' S PROPERTIES, INC, fiind utilizat pe larg şi intensiv, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, cu mult înainte de data de depozit a cererii examinate, aceasta fiind cunoscută şi în rîndul consumatorilor autohtoni. De asemenea, Colegiul notează că semnul solicitat nu poate fi înregistrat în calitate de marcă pe numele recurentului, dat fiind că se va beneficia abuziv de autoritatea mărcii anterioare, aducînd în acest mod atingere drepturilor companiei

JACK DANIEL' S PROPERTIES, INC.

Sub aspectul celor relatate instanţa de recurs consideră neîntemeiate criticile formulate în recurs cu referire la faptul că marca solicitată diferă de cea opusă, deoarece acestea contravin constatărilor expuse şi poartă un caracter declarativ. Cu atît mai mult, afirmaţiile invocate de către recurent în cererea de recurs au fost obiect de examinare şi în prima instanţă, fiind cercetate şi examinate pe deplin, avînd la bază cumulul de probe, apreciate cu respectarea normelor de drept material şi procedural.

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere că circumstanţele pricinii au fost constatate de prima instanţă, care a examinat pricina sub toate aspectele, a verificat şi a apreciat probele prezentate, aplicînd corect normele de drept material şi procesual, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii 7 Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de Nichiforov Radion şi a menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău. În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit.a) CPC, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, d e c i d e : Se respinge cererea de recurs declarată de Nichiforov Radion. Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău 16 februarie 2015, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Nichiforov Radion împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenienţi accesorii Jack Daniels Properties INC şi N.V.

Sumatra Tabacco Trading Company privind anularea deciziilor şi obligarea înregistrării dreptului exclusiv asupra mărcii. Decizia este irevocabilă din momentul emiterii. Preşedintele şedinţei, judecătorul Tatiana Vieru Judecătorii Iurie Bejenaru Oleg Sternioală Liliana Catan Valentina Clevadî 8