ÎCCJ, decizie (scj.ro #202287)

Marcă. Acțiune în anulare. Criterii de analiză a caracterului înșelător al semnului înregistrat

Cuprins pe materii: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic: indicație înșelătoare

inducere în eroare

risc de confuzie

Legea nr. 28/1967, art. 17

Incidența motivului de refuz al înregistrării (respectiv, de nulitate) a unei mărci prevăzut de art. 17 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 28/1967 presupune existența unui induceri efective în eroare sau a unui risc suficient de mare de inducere în eroare. În ceea ce privește mărcile care fac trimitere la natura și calitatea produselor sub marcă, caracterul înșelător apare atunci când semnul poate evoca în mintea consumatorului anumite impresii sau așteptări cu privire la natura și calitatea produselor care nu corespund realității.

Atunci când se analizează dacă o anumită marcă este înșelătoare sau nu, trebuie să se țină seama de realitatea pieței precum și de obiceiurile și percepțiile publicului relevant, care este compus din persoane suficient de bine informate, atente și circumspecte.

În aprecierea probabilității de inducere în eroare, se analizează posibilitatea ca un consumator să perceapă în mod neechivoc informația respectivă, fapt ce va influența alegerea cumpărătorului pentru produsul/serviciul respectiv, bazându-se anume pe informația înșelătoare, ce nu corespunde realității.

Astfel, chiar dacă

, de principiu, denumirea ,,ediție specială” desemnează un tiraj suplimentar al unui publicații, ce apare în afara periodicității sale obișnuite, cu prilejul unui eveniment important, al unei sărbători, etc., iar publicația pârâtului pentru care este utilizată marca contestată nu se încadrează în niciuna dintre situațiile mai sus menționate, fiind o publicație obișnuită, cu o periodicitate normală, nu se poate aprecia că

marca ar cuprinde indicații înșelătoare, în sensul avut în vedere de legiuitor prin dispozițiile legale mai sus citate. Aceasta întrucât simpla împrejurare că denumirea „ediție specială” nu coincide caracterului periodic al publicației pârâtului nu este suficientă pentru a  determina o astfel de concluzie, cu consecința anulării mărcii, trăsătura unei publicații de a fi periodică sau ocazională nefiind un factor de natură a influența decizia consumatorului de a achiziționa produsele vizate.  De regulă, la achiziționarea unui produs de natura celui protejat de marca în discuție, consumatorul, fie indică verbal publicația pe care o dorește, fie o alege el însuși, după compararea cu celelalte produse de același gen,  fiind, deci, puțin probabil, dacă nu chiar exclus, să se producă vreo confuzie.

I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2023

I. Circumstanțele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamanta A. SCS a solicitat, în contradictoriu cu pârâții B. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în temeiul art. 27 lit. b), coroborat cu art. 17 lit. c) și I) din Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, să se dispună anularea mărcii „Ediție Specială”, marcă combinată alb-negru, înregistrată la OSIM sub nr. 025867 din data de 05.12.1997, pentru clasele 16, 35, 39 și 41 conform Clasificării de la Nisa, având număr de depozit reglementar M 1996 038601 din data de 05.03.1996 și perioada de valabilitate până la data de 05.03.2026.

Reclamanta a invocat trei motive de nulitate a mărcii, respectiv, pe cel reglementat de art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967, referitor la situația în care marca cuprinde numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acele produse, lucrări sau servicii ori se referă exclusiv la modul timpul și locul fabricației sau la natura, destinația, prețul, calitatea, cantitatea și greutatea mărfurilor, pe cel reglementat de art. 17 lit. f) din Legea nr. 28/1967 referitor la caracterul înșelător al produselor sau serviciilor oferite, precum și pe cel reglementat de dispozițiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967, referitor la reaua credință a solicitantului la momentul înregistrării mărcii „Ediție specială”.

I.2. Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin sentința civilă nr.  576 din 02.07.2020, Tribunalul București - Secția a V-a civilă a admis excepția prescripției dreptului material la acțiune, respingând, ca prescrisă, acțiunea pentru anularea mărcii întemeiată pe dispozițiile art. 17 lit. c din Legea nr. 28/1967 și a respins acțiunea, în rest, ca neîntemeiată.

I.3. Hotărârea pronunțată în apel

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta care a solicitat respingerea excepției prescripției extinctive a cererii întemeiate pe art. 17 lit. c din Legea nr. 28/1967,  considerând că art. 27 lit. b din Lege trebuie interpretat în sensul că, atunci când înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credință, acțiunea în nulitate este imprescriptibilă, indiferent de temeiul de anulare.

Pe fond, a susținut că în mod greșit a fost respinsă acțiunea în anulare, în condițiile în care, pe de o parte, marca înregistrată cuprinde numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, ceea ce generează o confuzie între produsele/serviciile vizate de marcă și cele oferite de către alt comerciant (art. 17 lit. c din Legea nr. 28/1967), iar, pe de altă parte, marca atacată cuprinde indicații înșelătoare, fiind utilizată pentru o publicație periodică obișnuită, iar nu pentru o ediție suplimentară a ziarului.

În fine, a mai susținut că marca a fost înregistrată cu rea credință, respectiv cu intenția de a bloca activitatea comercială a unor concurenți, comerciantul înregistrând marca pentru o multitudine de produse și servicii pe care nu le folosește, blocând astfel concurența.

Prin  decizia civilă nr. 303A din data de 24.02.2022,  Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-reclamantă.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva  deciziei civile nr. 303A din data de 24.02.2022, pronunțate de Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, a declarat recurs reclamanta A. SCS.

II.1. Motivele de recurs

Invocând cazul de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., recurenta a susținut, în esență, că, în mod nelegal, cu încălcarea normelor de drept material incidente în cauză - art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967 - instanța de apel a respins criticile referitoare la modalitatea de soluționare a excepției prescripției motivului de anulare întemeiat pe dispozițiile art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967, opinia recurentei fiind în sensul că acest articol trebuie coroborat cu art. 27 lit. b) din aceeași lege, potrivit căruia: „Orice persoană interesată poate cere anularea unei mărci înregistrate: b) oricând în termenul de ocrotire dacă înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea-credință sau dacă, potrivit dispozițiilor articolului 17 literele d-f inclusiv, marca nu putea fi înregistrată".

Recurenta a susținut că, într-adevăr, art. 27 din Legea nr. 28/1967, care reglementează termenul de introducere a acțiunii în anulare, nu prevede în mod expres un termen de introducere a acțiunii pentru motivul de anulare stabilit de art. 17 lit. c), ceea ce ar putea conduce la concluzia că, în lipsa altor prevederi, acțiunea ar fi trebuit introdusă în termenul general de 3 ani, sub sancțiunea respingerii cererii ca tardivă.

Însă, recurenta consideră că art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967 stabilește un caz special de imprescriptibilitate a acțiunii, respectiv ipoteza în care înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea-credință, situație în care trebuie analizate și celelalte circumstanțe relevante pentru înregistrarea mărcii.

Instanța de apel, încălcând prevederile legale, consideră în mod nelegal că intervenirea acestui element este lipsită de relevanță pentru calcularea termenului de prescripție, motiv pentru care recurenta a solicitat să se constate că anularea unei mărci ce a fost înregistrată cu rea-credință și care cuprinde numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acele produse, lucrări sau servicii ori se referă exclusiv la modul, timpul și locul fabricației sau la natura, destinația, prețul, calitatea, cantitatea și greutatea mărfurilor poate fi cerută oricând în termenul de protecție, acest fapt rezultând din cuprinsul prevederilor Legii nr. 28/1967.

Pe fondul acestui motiv de nulitate, recurenta a arătat că înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea-credință, cu scopul de a induce în eroare consumatorul, întrucât aceasta cuprinde indicații înșelătoare, fiind utilizată pentru o publicație periodică obișnuită, iar nu pentru o ediție suplimentară a ziarului, a cărei apariție să fi fost determinată de un eveniment însemnat sau de necesitatea formulării unei oferte avantajoase pentru consumator, ceea ce denotă, potrivit doctrinei, intenția de a folosi această înregistrare în alte scopuri decât acela de a distinge serviciile titularului de cele ale altor persoane, respectiv intenția de a bloca activitatea comercială a unor concurenți, de a profita de renumele acestora, de a vinde marca celui care o folosea fără să o aibă înregistrată, etc.

Față de toate aceste aspecte, întrucât atât înregistrarea, cât și folosirea ulterioară a mărcii s-au făcut cu rea-credință, element ce atrage imprescriptibilitatea acțiunii în anulare, recurenta a solicitat să se constate că soluția Curții de Apel București, de menținere a sentinței sub acest aspect este nelegală, impunându-se casarea acesteia și trimiterea cauzei spre rejudecare.

Subsumat aceluiași motiv de recurs, reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., recurenta reclamantă a susținut că decizia atacată este nelegală și din perspectiva soluției date cererii de anulare a mărcii pe motivul prevăzut de art. 17 lit. f) din Legea nr. 28/1967, instanța de apel calificând greșit noțiunea de „indicații înșelătoare".

Recurenta a arătat că, în ceea ce privește mărcile care fac trimitere la natura și calitatea produselor, caracterul înșelător apare atunci când semnul poate evoca în mintea consumatorului anumite impresii/așteptări cu privire la natura și calitatea produselor care nu corespund realității.

Potrivit jurisprudenței referitoare la articolul 3 alineatul (1) litera (g) din Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire Ia mărci (89/104/CEE), în prezent articolul 4 litera (g) din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16.12.2015, a cărui formulare este identică cu cea a articolului 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul privind marca UE, condițiile de refuzare a înregistrării menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul privind marca UE presupun existența unei induceri efective în eroare sau a unui risc suficient de mare de inducere în eroare a consumatorului.

Or, denumirea „ediție speciale” este o denumire comună, dar cu o semnificație aparte în mass-media, de care intimații au încercat pe nedrept să profite, prin aproprierea acesteia: aceasta desemnează publicațiile (ziare, reviste), de orice fel, realizate cu ocazia unui eveniment important sau la o dată festivă.

Contrar acestui fapt, marca „ediție specială" ce face obiectul cauzei a fost înregistrată și folosită pentru o publicație obișnuită, zilnică, fiind de necontestat că solicitantul a dorit, astfel, să blocheze posibilitatea pentru ceilalți comercianți să utilizeze denumirea pentru descrierea produselor lor și să ofere numai produselor și serviciilor sale caracterul "special" și atractiv pe care consumatorul îl asociază cu denumirea de „ediție specială". Astfel, confruntat fiind cu alegerea între un ziar care se comercializează sub denumirea sa curentă, iar unul care titrează sintagma „Ediție Specială", este limpede că un consumator cu un grad mediu de atenție va fi atras și va dori să îl achiziționeze pe cel din urmă, tentat fiind de perspectiva ca acesta să aibă un conținut deosebit, ieșit din comun.

De altfel, într-un „comunicat de presă" publicat de societatea ce editează cotidianul în discuție (anexat cererii de apel), se arată în mod explicit că este vorba de un ziar cu apariție zilnică.

Or, în condițiile în care se recunoaște în mod expres că marca „ediție specială" este folosită pentru denumirea unui ziar cu apariție zilnică, caracterul înșelător al indicației este dovedit devenind astfel incidente prevederile art. 17 lit. f) din Legea nr. 28/1967.

A treia critică formulată de recurentă cu privire la decizia Curții de Apel București, întemeiată tot pe dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., vizează modul de soluționare a cererii de anulare a mărcii din perspectiva  relei credințe a solicitantului la momentul înregistrării mărcii „ediție specială", astfel cum este ea reglementată de dispozițiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967, nelegalitatea deciziei atacate fiind consecința greșitei calificări a noțiunii de „rea-credință" în materia înregistrării mărcilor.

Recurenta a făcut trimitere la definițiile doctrinare ale noțiunii în discuție, la soluțiile jurisprudențiale adoptate în spețe de acest gen  precum și la jurisprudența CJUE, din care rezultă că sensul acestui concept trebuie adaptat la specificul dreptului mărcilor, și a subliniat că tot CJUE a stabilit criteriile în funcție de care urmează a se aprecia existența relei-credințe la înregistrarea mărcilor, criterii care, în speță, sunt îndeplinite.

Astfel, o condiție desprinsă din jurisprudența CJUE în materie de anulare a mărcilor înregistrate pentru rea-credință se referă la împrejurarea că solicitantul (s.n. cel care intenționează să procedeze la înregistrarea unor mărci) are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere.

Această condiție a fost stabilită și prin jurisprudența națională, sens în care au fost invocate decizii de speță ale unor instanțe judecătorești, precum, și în cuprinsul Ghidului EUIPO, Partea D, Anularea, versiune din data de 01.02.2020, care stabilesc că „există cunoaștere, de exemplu, atunci când părțile s-au aflat într-o relație de afaceri, atunci când renumele semnului este un fapt bine-cunoscut sau atunci când identitatea sau cvasi-identitatea dintre marca contestată și semnele anterioare nu poate fi întâmplătoare”.

Recurenta a arătat că denumirea „ediție specială” a fost și continuă să fie o denumire uzuală ce desemnează publicațiile, de orice fel - constând în ziare, reviste, broșuri, flyere etc. - efectuate cu ocazia unui eveniment important sau la o dată festivă, o denumire care a fost și continuă să fie folosită de un public larg, în domenii variate, atât în media, cât și în campaniile publicitare, pentru a sublinia caracterul ocazional, periodic, excepțional al publicației. Pe cale de consecință, intimații-pârâți nu pot susține în mod convingător că nu aveau cunoștință de faptul că semnul „ediție specială" este utilizat în mod curent în presă și mass media.

Tot astfel, concluzia la care ajunge instanța de apel, conform căreia „reaua credință, ca motiv de nulitate, implică fraudarea unui/unor terți concreți, iar nu ideea de blocare abstractă și generală a competitorilor prin înregistrarea unei mărci", ignoră faptul că solicitantul mărcii avea cunoștință de faptul că mai mulți terți utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere.

Solicitantul a avut intenția de a împiedica terții de bună credință să utilizeze semnul

Deși instanța de apel a considerat că în speță nu poate fi vorba de fraudarea intereselor legitime ale unui terț determinat ci, eventual, de o blocare abstractă și generală a competitorilor prin înregistrarea unei mărci, blocare ce este intrinsecă însuși dreptului la marcă, recurenta a solicitat să se aibă în vedere că, referitor la intenția frauduloasă, drept condiție pentru constatarea relei-credințe a solicitantului, CJUE a arătat că „nu este exclus totuși ca în astfel de împrejurări și, în special, atunci când mai mulți producători utilizează pe piață semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, solicitantul să urmărească un obiectiv legitim prin înregistrarea acestui semn".

Față de toate aceste aspecte, recurenta apreciază că, atât înregistrarea, cât și folosirea ulterioară a mărcii s-au făcut cu rea-credință, în sensul art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967, fapt ce atrage nelegalitatea deciziei Curții de Apel București și necesitatea casării acesteia în vederea rejudecării cauzei.

II.2. Apărările formulate în cauză

B. si  C., în calitate de intimați-pârâți, în temeiul art. 205 C.proc.civ., au formulat întâmpinare prin care au solicitat  respingerea recursului ca nefondat, cu consecința menținerii ca legală a deciziei recurate, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecata.

În esență, au susținut că din interpretarea dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 28/1967, în forma în vigoare la data înregistrării mărcii rezultă că, pentru motivul de nulitate de la lit. c ), termenul de prescripție este cel general, de 3 ani de la înregistrare, potrivit art. 3 din Decretul nr.

167/1958, distincția pe care o face reclamanta, în funcție de atitudinea subiectivă de la momentul înregistrării, neputând fi primită întrucât motivul de anulare privind denumirile uzuale, necesare sau generice este unul de sine stătător, care nu comportă determinări din perspectiva credinței cu care se solicita înregistrarea mărcii.

În privința motivului relei credințe, intimații au arătat că simpla înregistrare a unei mărci cu încălcarea imperativelor de la lit. c) nu reprezintă în sine o dovadă de rea-credință și nu naște o prezumție în acest sens.

Intenția pârâtei de a bloca activitatea comercială a unor concurenți este pur speculativă, însăși reclamanta făcând dovada utilizării sintagmei de mai multe publicații care nu provin de la titularul mărcii.

In ceea ce privește înregistrarea mărcii pentru o multitudine de produse și servicii pe care nu le folosește, blocând astfel concurența, s-a reținut efectul pozitiv al autorității de lucru judecat a deciziei civile nr. 721A din data de 14.10.2016 a Curții de Apel București, Secția a IV-a Civilă, prin care Curtea a constatat că „exploatarea mărcii este neechivocă", „marca a fost folosită pentru produsele pentru care a fost înregistrată, din clasele 16, 35, 39, 41, exploatarea a fost publică" iar „folosirea poate fi considerată normală".

Cu privire la motivul de anulare întemeiat pe lit. f), reclamanta nu a făcut dovada caracterului înșelător al mărcii, simpla afirmație că „ediție specială" se află în contradicție cu trăsătura publicației de a fi una periodică nefiind suficientă pentru a determina anularea mărcii.

Nu este probată nicio intenție speculativă, calitatea unei publicații de a fi ocazională sau periodică nefiind un factor decizional în cazul produselor vizate.

II.3. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate de reclamantă, prin raportare la actele și lucrările dosarului, precum și la dispozițiile legale aplicabile în cauză, Înalta Curte apreciază că recursul declarat este nefondat, pentru considerentele ce urmează:

Potrivit art. 488 pct. 8 C.proc.civ., invocat ca temei de drept al recursului de față, casarea unei hotărâri se poate cere atunci când aceasta a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material.

Textul are în vedere situațiile în care instanța recurge la textele de lege  ce sunt de natură să conducă la soluționarea cauzei dar, fie le încalcă, în litera sau în spiritul lor, fie le aplică greșit, interpretarea pe care le-o dă fiind prea întinsă sau prea restrânsă, ori cu totul eronată.

În concret, cererea reclamantei de anulare a mărcii întemeiată pe motivul reglementat de dispozițiile art. 17 lit. c din Legea nr. 28/1967 a fost respinsă de prima instanță ca fiind prescrisă, Tribunalul reținând, în esență, că, în raport de dispozițiile art. 27 din Legea nr. 28/1967, în forma în vigoare la data înregistrării mărcii, termenul de prescripție este cel general, de 3 ani de la înregistrare, potrivit art. 3 din Decretul 167/1958.

Atât la fond cât și în apel, reclamanta s-a apărat susținând că art. 27 lit. b din lege trebuie interpretat în sensul că, atunci când înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credință, acțiunea în nulitate este imprescriptibilă, indiferent de temeiul de anulare invocat. Or, câtă vreme, potrivit opiniei reclamantei, înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credință, cu scopul de a induce în eroare consumatorul, în condițiile în care  aceasta cuprinde indicații înșelătoare, fiind utilizată pentru o publicație periodică obișnuită, iar nu pentru o ediție suplimentară a ziarului, cu intenția de a bloca activitatea comercială a altor concurenți, acțiunea dedusă judecății în prezenta cauză este imprescriptibilă și pentru acest motiv de nulitate.

Această apărare a fost înlăturată, reținându-se, în esență, atât de către prima instanță cât și de către instanța devolutivă, că reaua credință, ca temei de anulare a unei mărci, este distinctă de motivele de nulitate prevăzute de art. 17 lit. a-c și că art. 27 prevede imprescriptibilitatea doar în cazul anulării pentru rea credință sau al motivelor de nulitate prevăzute de art. 17 lit. d-f inclusiv.

Dispozițiile art. 27 lit. b din lege, potrivit cu care orice persoana interesată poate cere anularea unei mărci înregistrate

oricând în termenul de ocrotire dacă înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credință

sau dacă, potrivit dispozițiilor articolului 17 literele d-f inclusiv, marca nu putea fi înregistrată, nu înseamnă că s-ar crea un regim diferit al prescripției extinctive în cazul acțiunilor în anulare întemeiate pe dispozițiile art. 17 lit. a-c, după cum a existat sau nu rea credință la înregistrarea mărcii.

Pe calea prezentului recurs, reclamanta susține că hotărârea atacată a fost dată cu încălcarea normelor de drept material cuprinse în art. 17 lit. c și 27 lit. b din Legea nr. 28/1967 întrucât, în opinia sa, art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967 stabilește un caz special de imprescriptibilitate a acțiunii, respectiv ipoteza în care înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea-credință, împrejurare față de care, în mod nelegal a apreciat instanța de apel că intervenirea acestui element este lipsită de relevanță pentru calcularea termenului de prescripție.

Critica este nefondată.

Potrivit art. 27 din Legea nr. 28/1967, orice persoana interesată poate cere anularea unei mărci înregistrate: a) in termen de 5 ani de la înregistrarea mărcii care, potrivit dispozițiilor articolului 17 litera b, nu putea fi înregistrată; b) oricând în termenul de ocrotire dacă înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credință sau dacă, potrivit dispozițiilor art. 17 lit. d-f inclusiv, marca nu putea fi înregistrată.

Așadar, termenul de promovare a acțiunii în anularea unei mărci diferă, în funcție de motivul de nulitate invocat, legiuitorul instituind două reguli speciale, și anume: un termen de prescripție de 5 ani, dacă se invocă motivul de nulitate reglementat de art. 17 lit. b, respectiv, imprescriptibilitatea, dacă se invocă motivele de nulitate reglementate de art. 17 lit. d-f sau dacă înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credință.

Pentru toate celelalte situații în privința cărora nu există o reglementare specială, se aplică termenul general de prescripție de 3 ani, conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958, în această categorie intrând acțiunile în anulare întemeiate pe dispozițiile art. 17 lit. a și c din Legea nr. 28/1967.

Nu poate fi primită susținerea recurentei în sensul că dispozițiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967 ar trebui interpretate în sensul că, atunci când înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credință, acțiunea în nulitate este imprescriptibilă, indiferent de temeiul de anulare invocat întrucât ea excedează voinței clare a legiuitorului exprimată în cuprinsul textului legal mai sus citat, voință care a fost în sensul de a stabili în mod expres și limitativ cazurile de imprescriptibilitate a acțiunii în anulare.

Contrar opiniei recurentei, atitudinea subiectivă de la momentul înregistrării mărcii nu prezintă relevanță din perspectiva cazului de nulitate reglementat de art. 17 lit. c, așa cum în mod judicios a reținut și instanța de apel, pentru că, în fapt, reaua credință este reglementată ea însăși ca motiv de anulare a unei mărci, distinct de celelalte motive de nulitate prevăzute de art. 17.

Aceasta înseamnă că, atunci când se invocă reaua credință ca motiv de nulitate a unei mărci, persoana interesată are deschisă întotdeauna calea unei acțiuni în anulare care este imprescriptibilă, iar atunci când se invocă nulitatea reglementată de art. 17 lit. c, respectiv, împrejurarea că marca ar cuprinde numai denumiri uzuale, ceea ce contravine legii, acțiunea pe care partea o are la îndemână este prescriptibilă în termenul general de 3 ani, verificările pe care instanța este chemată să le facă în cadrul unei astfel de acțiuni neavând legătură  cu buna sau reaua credință a celui care a înregistrat marca.

A primi interpretarea dată de recurentă, înseamnă a extinde în mod artificial aplicabilitatea dispozițiilor referitoare la imprescriptibilitatea  acțiunii în nulitate pentru rea credință și la acțiunile întemeiate pe motivul de nulitate reglementat de art. 17 lit. c, care se referă la marca propriu zisă, indiferent de atitudinea subiectivă a părții, lucru ce nu poate fi acceptat.

În consecință, câtă vreme  motivul de anulare privind denumirile uzuale, necesare sau generice este unul de sine stătător, care nu comportă determinări din perspectiva atitudinii subiective la momentul  înregistrării mărcii, acestei atitudini nu i se poate stabili niciun efect nici din perspectiva instituției prescripției dreptului material la acțiune, motiv pentru care criticile subsumate de reclamantă primului motiv de recurs vor fi înlăturate ca nefondate, cu consecința menținerii deciziei instanței de apel care a constatat în mod legal că acțiunea în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 17 lit. c din Legea nr. 28/1967 este prescrisă.

Față de soluția ce urmează a fi pronunțată, nu se mai impune analizarea susținerilor formulate de recurentă pe fondul motivului de anulare reglementat de art. 17 lit. c.

În concret, în ceea ce privește motivul de nulitate reglementat de  art. 17 lit. f) din Legea nr. 28/1967, instanța de fond a reținut că acesta nu este incident în cauză întrucât reclamanta nu a făcut dovada caracterului înșelător al mărcii, simpla afirmație că denumirea „ediție specială” se află în contradicție cu trăsătura publicației de a fi una periodică nefiind suficientă pentru a determina anularea mărcii.

Instanța a mai reținut că nu a fost probată nicio intenție speculativă și că, analizând modul în care sunt achiziționate produsele în cauză, adesea prin indicarea verbală, este puțin probabil să se producă o confuzie, dat fiind că sintagma ,,ediție specială”  invocată de reclamantă este utilizată drept atribut pe lângă denumirea publicației căreia îi aparține, în timp ce marca omonimă publicației reprezintă un complement direct, însuși obiectul achiziției. În aceeași măsură, prin achiziționarea de la raft, consumatorul are oportunitatea de a compara produsele, riscul de confuzie fiind aproape inexistent.

În apel, soluția a fost menținută, instanța de control judiciar reținând, în plus, că ideea de ,,ediție specială” nu se limitează numai la sensul uzual, avut în vedere de reclamantă, ci poate, deopotrivă, să evoce natura aparte sau calitatea deosebită a conținutului pe care publicația pretinde că îl oferă sau să sugereze ideea de jurnalism proactiv și atent, lucruri pe care titularul mărcii dorește să le transmită publicului prin marca utilizată și înregistrată.

Statuările instanței de apel cu privire la incidența în cauză a motivului de nulitate reglementat de art. 17 alin. 1 lit. f din Legea nr. 28/1967 sunt corecte.

Potrivit textului legal mai sus menționat, nu pot fi înregistrate ca mărci semnele care cuprind indicații false sau înșelătoare ori sunt contrare legilor, ordinii publice și regulilor de conviețuire socială.

Prin reglementarea acestui motiv de refuz al înregistrării (respectiv, de nulitate)  a unei mărci, se urmărește ocrotirea unui interes general care vizează evitarea inducerii în eroare a publicului consumator prin folosirea unor semne incerte privind calitatea sau natura produselor și/sau a serviciilor.

Incidența acestui motiv de nulitate presupune, așadar, existența unui induceri efective în eroare sau a unui risc suficient de mare de inducere în eroare. În ceea ce privește mărcile care fac trimitere la natura și calitatea produselor sub marcă, caracterul înșelător apare atunci când semnul poate evoca în mintea consumatorului anumite impresii sau așteptări cu privire la natura și calitatea produselor care nu corespund realității.

Atunci când se analizează dacă o anumită marcă este înșelătoare sau nu, trebuie să se țină seama de realitatea pieței precum și de obiceiurile și percepțiile publicului relevant, care este compus din persoane suficient de bine informate, atente și circumspecte. În aprecierea probabilității de inducere în eroare, se analizează posibilitatea ca un consumator să perceapă în mod neechivoc informația respectivă, fapt ce va influența alegerea cumpărătorului pentru produsul/serviciul respectiv, bazându-se anume pe informația înșelătoare, ce nu corespunde realității.

În speță, este adevărat că, de principiu, denumirea ,,ediție specială” desemnează un tiraj suplimentar al unui publicații, ce apare în afara periodicității sale obișnuite, cu prilejul unui eveniment important, al unei sărbători, etc., în timp ce publicația pârâților pentru care este utilizată marca „ediție specială”

,

contestată în prezenta cauză, nu se încadrează în niciuna dintre situațiile mai sus menționate, fiind o publicație obișnuită, cu o periodicitate normală.

Cu toate acestea, nu se poate aprecia că marca ar cuprinde indicații înșelătoare, în sensul avut în vedere de legiuitor prin dispozițiile legale mai sus citate, simpla împrejurare că denumirea „ediție specială” nu coincide caracterului periodic al  publicației pârâților nefiind suficientă pentru a  determina o astfel de concluzie, cu consecința anulării mărcii.

Susținerea potrivit căreia denumirea publicației ar crea confuzie pentru public la momentul achiziționării acesteia, în sensul că, dorind să achiziționeze o publicație ocazională, consumatorul este păcălit să cumpere una periodică, este nefondată, trăsătura unei publicații de a fi periodică sau ocazională nefiind un factor de natură a influența decizia consumatorului de a achiziționa produsele vizate.

Cu alte cuvinte, calitatea unei publicații de a fi ocazională (specială) sau periodică nu face, prin ea însăși, un produs de acest gen mai atractiv, astfel încât afirmația recurentei în sensul că solicitantul a înregistrat marca cu intenția de a bloca posibilitatea pentru ceilalți comercianți să utilizeze denumirea pentru descrierea produselor lor și de a oferi numai produselor și serviciilor sale caracterul “special” și atractiv pe care consumatorul îl asociază cu denumirea de ,,ediție specială” apare ca fiind lipsită de fundament.

De regulă, la achiziționarea unui produs de natura celui protejat de marca în discuție, consumatorul, fie indică verbal publicația pe care o dorește, fie o alege el însuși, după compararea cu celelalte produse de același gen,  fiind, deci, puțin probabil, dacă nu chiar exclus, să se producă vreo confuzie.

Așa cum s-a reținut și de către instanța de apel, denumirea „ediție specială” nu se limitează numai la sensul uzual, avut în vedere de reclamantă, putând, deopotrivă, să evoce natura aparte sau calitatea deosebită a conținutului pe care publicația pretinde că îl oferă, astfel că un consumator suficient de bine informat, atent și circumspect, cu un grad mediu de atenție nu poate fi indus în eroare de această sintagmă, cu atât mai mult cu cât ea este folosită pentru a desemna publicația însăși.

În considerarea tuturor acestor argumente, Înalta Curte apreciază că soluția instanței de apel este legală și în ceea ce privește soluția dată cererii de anulare întemeiate pe dispozițiile art. 17 lit. f din Legea nr. 28/1967, criticile formulate de reclamantă prin motivele de recurs urmând a fi înlăturate ca neîntemeiate.

Cu privire la motivul de nulitate referitor la reaua credință a solicitantului la înregistrarea mărcii „ediție specială”, instanțele de fond au considerat că acesta nu este incident, pentru că nu s-a dovedit intenția pârâtei de  a bloca activitatea comercială a unor concurenți, însăși reclamanta arătând că sintagma este utilizată de mai multe publicații care nu provin de la titularul mărcii și pentru că exploatarea mărcii a fost neechivocă, așa cum s-a reținut cu autoritate de lucru judecat prin decizia civilă nr. 721A din data de 14.10.2016 a Curții de Apel București, Secția a IV-a civilă, astfel că sunt nefondate susținerile reclamantei în sensul că marca a fost înregistrată pentru o multitudine de produse și servicii pe care pârâții nu le folosesc, blocând astfel concurența.

Instanța de apel a menținut această soluție, apreciind ca fiind lipsită de relevanță împrejurarea că solicitantul avea cunoștință că denumirea „ediție specială” este frecvent utilizată în materie publicistică și că este uzuală, aceste aspecte neechivalând cu reaua credință. Curtea a subliniat că, atâta timp cât caracterul uzual al denumirii nu mai poate fi invocat ca motiv de nulitate din pricina prescripției, instanțele nu pot lua în discuție acest motiv sub ambalajul nou al „relei credințe”.

S-a mai reținut de către instanța de apel că noțiunea de rea credință presupune fraudarea intereselor legitime ale unui terț determinat, iar nu ideea de blocare abstractă și generală a competitorilor prin înregistrarea unei mărci, aceasta fiind  intrinsecă însuși dreptului la marcă și care poate fi abuzivă doar în măsura în care denumirea ar încălca interdicțiile expres reglementate de legiuitor tocmai pentru a proteja diverse tipuri de semne, cum sunt interdicțiile prevăzute de art. 17, numai că aceste din urmă ipoteze se analizează în cadrul acțiunilor în nulitate întemeiate pe art. 17, iar nu în cadrul acțiunii în anulare a mărcii pentru rea credință.

În recurs, reclamanta a reiterat susținerile formulate în fața instanțelor de fond în raport de care consideră că se impune reținerea relei credințe la momentul înregistrării mărcii, solicitând să se aibă în vedere că denumirea „ediție specială” este o denumire uzuală ce desemnează publicațiile, de orice fel efectuate cu ocazia unui eveniment important sau la o dată festivă, o denumire care este folosită de un public larg, în domenii variate, pentru a sublinia caracterul ocazional, periodic, excepțional al publicației, astfel că intimații-pârâți nu pot susține în mod convingător că nu aveau cunoștință de faptul că semnul „ediție specială" este utilizat în mod curent în presă și mass media, că solicitantul mărcii avea cunoștință de faptul că mai mulți terți utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere și că solicitantul a avut intenția de a împiedica terții de bună credință să utilizeze semnul, ceea ce, potrivit jurisprudenței CJUE, demonstrează intenția frauduloasă, drept condiție pentru constatarea relei-credințe a solicitantului.

Analizând decizia atacată prin prisma susținerilor recurentei, Înalta Curte constată că instanța de apel, în analiza cererii de anulare a înregistrării mărcii pentru rea-credință, s-a raportat la criteriile stabilite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea pronunțată la data 11.09.2009 în cauza C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG.

Astfel, prin acea hotărâre, CJUE a stabilit că instanța trebuie să ia în considerare toți factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special: împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere (cunoașterea faptului relevant – elementul obiectiv); intenția solicitantului de a-l împiedica pe terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

Așadar, reaua credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte vizând, pe de o parte, cunoașterea faptului relevant (existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă) – elementul obiectiv, iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă – elementul subiectiv.

Niciuna dintre aceste condiții nu se substituie celeilalte, ceea ce înseamnă că, dacă se apreciază că există elementul obiectiv, instanța de judecată trebuie să analizeze cu aceeași rigoare și existența elementului subiectiv (dacă s-a constatat că există elementul obiectiv, elementul subiectiv nu se prezumă).

Astfel concepută, reaua credință ce interesează dispozițiile art. 27 lit. b din Legea nr. 28/1967 este asimilabilă întotdeauna fraudei, care presupune săvârșirea unor acte de atingere a drepturilor altora pentru a obține foloase injuste.

În speță, ceea ce s-a invocat de către recurentă ca element obiectiv al relei credințe este împrejurarea că solicitantul avea cunoștință de faptul că semnul „ediție specială" este utilizat în mod frecvent în materie publicistică, iar, ca element subiectiv, faptul că, prin înregistrarea mărcii, solicitantul a avut intenția de a împiedica terții de bună credință să utilizeze semnul.

Este cert faptul că denumirea „ediție specială” este uzuală, fiind folosită frecvent în materie publicistică, și că solicitantul avea cunoștință de acest lucru la momentul înregistrării mărcii.

Această situație nu echivalează, însă, cu reaua credință, ci se circumscrie unui caz de nulitate distinct, reglementat ca atare prin dispozițiile art. 17 lit. c. din Legea nr. 28/1967, caz care, de altfel, a și fost invocat ca atare în cauza de față, dar a fost respins pe excepția prescripției.

Or, câtă vreme caracterul uzual al denumirii nu a putut fi analizat ca motiv de nulitate a mărcii din pricina prescripției, recurenta nu îl poate readuce în discuție subsumat motivului referitor la reaua credință, împrejurarea că denumirea ediție specială are caracter uzul și că solicitantul a cunoscu acest lucru la data înregistrării mărcii neputând fi circumscrisă faptului relevant, respectiv, elementului obiectiv al relei credințe.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar accepta acest lucru, reaua credință oricum nu poate fi reținută întrucât nu s-a dovedit intenția frauduloasă, respectiv elementul subiectiv al relei credințe.

Așa cum s-a arătat deja, frauda presupune săvârșirea unor acte de natură a aduce atingere drepturilor altora, în scopul obținerii de foloase injuste, or, simpla intenție a solicitantului înregistrării mărcii de a-i împiedica pe terții de bună credință să utilizeze semnul nu poate fi asimilată acesteia.

Așa cum în mod judicios a reținut și instanța de apel, prin natura sa, marca tinde să aproprieze titularului semnul înregistrat și să interzică altora utilizarea lui, blocarea abstractă și generală a competitorilor prin înregistrarea unei mărci fiind intrinsecă însuși dreptului la marcă.

Prin urmare simpla intenție de a-i împiedica pe terți să utilizeze semnul înregistrat ca marcă nu echivalează cu fraudarea intereselor legitime ale acestora, astfel că nu poate fi invocată ca o dovadă a relei credințe a solicitantului mărcii.

Față de aceste argumente, Înalta Curte constată că decizia instanței de apel este legală și sub aspectul modului de soluționare a cererii de anulare întemeiate pe dispozițiile art. 27 lit. b din Legea nr. 28/1967, cazul de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. nefiind incident nici în această privință.

În consecință, reținând că nu există motive care să justifice casarea deciziei atacate, Înalta Curte, în temeiul art. 496 alin. 1 C.proc.civ., a respins ca nefondat recursul declarat de reclamantă.