ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2777/2020

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2777/2020 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2020)

Ședința publică din data de 22 decembrie 2020

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

I. Circumstanțele cauzei.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București la data de 29 mai 2017 sub nr. x/2017, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B., ca, prin hotărârea ce se va pronunța:

- să se constate că produsele reținute de către autoritățile vamale, conform notificării Direcției Regionale Vamale București nr. 308ot/BM/21.04.2017, aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deținute de reclamantă asupra mărcilor nr. x/28.01.1999 și nr. x/21.12.2004;

- să se dispună interzicerea importului și a comercializării neautorizate, de către pârât, a produselor reținute de către autoritățile vamale conform notificării Direcției Regionale Vamale București nr. 308ot/BM/21.04.2017, purtând semne identice sau similare mărcilor nr. x/28.01.1999 și nr. x/21.12.2004 aparținând reclamantei;

- să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicității și a oricăror acte de folosință, în activitatea comercială a pârâtului, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor nr. x/28.01.1999 și nr. x/21.12.2004, aparținând reclamantei;

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința nr. 1819 din 28 noiembrie 2017, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din data de 22 mai 2018, Tribunalul București, secția a III - a civilă a admis cererea; a constatat că mărfurile reținute de către autoritățile vamale, conform notificării Direcției Regionale Vamale București nr. 308ot/BM/21.04.2017 încalcă drepturile reclamantei asupra mărcilor nr. x/28.01.1999 și nr. x/21.12.2004; a fost obligat pârâtul să înceteze importul și comercializarea neautorizată, a produselor reținute de către autoritățile vamale conform notificării Direcției Regionale Vamale București nr. 308ot/BM/21.04.2017 încalcă drepturile reclamantei asupra mărcilor sub nr. x/28.01.1999 și nr. x/21.12.2004, aparținând reclamantei; a fost obligată pârâta să înceteze producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea și orice acte de folosință, în activitatea comercială a pârâtului, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor nr. x/28.01.1999 și nr. x/21.12.2004, aparținând reclamantei.

Prin decizia nr. 496 A din 27 martie 2019, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a admis apelul declarat de pârâtul B. împotriva sentinței civile nr. 1819 din 28 noiembrie 2017, pronunțate de Tribunalul București, secția a III-a civilă. A schimbat în tot sentința apelată, în sensul că a respins acțiunea, ca neîntemeiată.

Împotriva deciziei Curții de Apel București a declarat recurs reclamanta A., criticând soluția pentru nelegalitate pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Prin motivele de recurs, s-a susținut încălcarea de către instanța de apel a prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene (în continuare Regulamentul mărcii UE), ce a reprezentat temeiul de drept al acțiunii prin care s-a reclamat încălcarea drepturilor exclusive de proprietate intelectuală conferite reclamantei de mărcile UE.

Instanța de apel a stabilit în sarcina titularului de marcă europeană îndeplinirea unei condiții suplimentare, neprevăzute de lege, anume că sarcina probării caracterului contrafăcut al produsului revenea reclamantei, respectiv dovedirea faptului negativ a lipsei oricărei autorizări a pârâtului în folosirea mărcilor reclamantei.

În dezacord cu motivarea instanței de apel, norma de drept material stabilește în sarcina titularului de marcă europeană îndeplinirea doar a două condiții, și anume: dovada dreptului exclusiv de proprietate intelectuală asupra mărcii europene invocate și dovedirea situației de fapt constând în existența actelor de folosință a unui semn identic sau similar mărcilor europene invocate, în legătură cu produse identice sau similare cu mărcile titularului.

Împrejurarea că, potrivit aceluiași text, actele de folosință pe care titularul mărcii este îndreptățit să le interzică trebuie să fie efectuate de terț fără consimțământul titularului mărcii nu semnifică, însă, impunerea titularului de marcă a dovezii faptului negativ privind lipsa consimțământului acordat terțului pentru actele de folosință ale mărcilor înregistrate.

Recurenta a precizat că ambele instanțe de fond au făcut o corectă apreciere a situației de fapt, suficientă pentru incidența în cauză a normei menționate. Astfel, s-a reținut existența unui act de folosință a unui semn identic cu marca înregistrată pentru produse identice cu cele pentru care marca are protecție, actul de folosință fiind unul de import, instanța de apel arătând chiar că "numărul carcaselor de cheie achiziționate generează prezumția unui act de comerț".

Cât privește conceptul de "caracter contrafăcut al produselor" utilizat de instanța de apel, din considerentele deciziei rezultă că s-a distins între două tipuri de acțiuni în justiție pentru protecția drepturilor conferite de marcă, una privind protejarea împotriva "produselor contrafăcute" și o a doua privind protejarea împotriva produselor "importate în UE fără acordul titularului de marcă". Instanța omite în schimb să precizeze care sunt temeiurile de drept distincte care deosebesc cele două tipuri de acțiuni identificate de instanță.

Art. 9 alin. (2) din Regulamentul mărcii UE nu folosește termenul de produs contrafăcut sau acte de contrafacere. Legea romană privind mărcile și indicațiile geografice, precum și Regulamentul, se limitează la definirea conținutului dreptului exclusiv de exploatare a mărcii de către titular prin menționarea dreptului de a interzice oricărui terț să efectueze acte de folosință a mărcii în mod identic sau similar, pentru produse identice sau similare.

Într-o analiză mai permisivă a considerentelor, distincția avută în vedere vizează situațiile de fapt deosebite între ele după cum fabricarea și prima punere pe piață a produselor purtând semne identice sau similare cu marca a fost făcută cu sau fără acordul titularului. În cazul așa numitelor importuri paralele în spațiul UE, doar actul primei puneri pe piață UE este lipsit de acordul titularului, nu și prima punere pe piață în general.

Atât "importurile paralele", cât și "contrafacerile" nu sunt fapte încadrabile în ipoteze juridice distincte cu reglementări diferite, ci ambele reprezintă situații particulare ale ipotezei unice descrise de temeiul de drept dat de art. 9 din Regulament, respectiv sunt acte de folosință ale unui semn identic sau similar cu marca pentru produse identice sau similare cu cele pentru care este deținută protecția.

Distincția dintre cele două ipoteze are cel mai adesea valoare doctrinară. În ambele situații, temeiul juridic este același, raportat la aceeași situație de fapt, respectiv folosirea de către terți a unui produs purtând un semn identic sau similar cu marca titularului, ipoteză în care intră atât "produsul contrafăcut", cât și cel "original" care a fost pus pe piața din afara Uniunii Europene. Prin natura sa, un produs contrafăcut nu a fost pus pe piața UE cu acordul titularul de marcă.

Distincția își găsește o valoare juridică doar în circumstanțele invocării de către pârât în apărarea sa a excepției privind epuizarea drepturilor conferite de marcă după prima comercializare autorizată în spațiul Uniunii Europene, situație reglementată de art. 15 din Regulamentul mărcii UE, deși, chiar și în acest context, nimic nu-1 împiedică pe titularul mărcii ca în acțiunea în contrafacere îndreptată împotriva unor produse "contrafăcute" să invoce lipsa consimțământului său pentru prima comercializare a acestora în spațiul UE dacă pârâtul invocă epuizarea drepturilor conferite de marcă. Nici articolul 15 din Regulamentul mărcii UE privind epuizarea dreptului la marcă și nici art. 9 citat anterior nu fac o astfel de distincție.

Sub aspectul situației de fapt reclamate, reclamanta a făcut referire la caracterul contrafăcut al produselor întrucât ele sunt produse contrafăcute, adică produse care nu au fost fabricate cu acordul titularului de marcă și nu au fost niciodată autorizate pentru a fi comercializate în nicio piață din lume.

În ceea ce privește sarcina probei în privința existenței sau inexistenței unei autorizări de folosire a semnului identic sau similar cu marca, prin decizia recurată s-a stabilit că sarcina probării caracterului contrafăcut al produsului revenea reclamantei", dar și că nu s-a dovedit caracterul contrafăcut al produselor.

În lumina clarificărilor terminologice anterioare, din decizia de apel se înțelege că era în sarcina titularului de drepturi obligația de a proba că actele de folosință ale produselor purtând semne identice au fost făcute în mod neautorizat și că produsele au fost realizate și puse pe piață fără acordul titularului.

Titularul de marcă a negat existența vreunei autorizări în legătură cu actele de folosire a unui semn identic cu mărcile sale, a negat existența oricărei autorizări pentru fabricarea și comercializarea produselor din prezenta cauză, fiind, în schimb, într-o imposibilitate juridică obiectivă de a proba faptul negativ al lipsei oricărei autorizări.

În acțiunea în contrafacere, sarcina probei privind existența unei autorizări pentru folosirea mărcii aparține pârâtului și nu reclamantului. Aceasta realitate juridică a fost o constantă doctrinară și jurisprudențială, atât la nivel național, cât și european.

În ultimii 15 ani, jurisprudența românească nu a mai cunoscut soluții similare tocmai ca urmare a multiplelor soluții pronunțate în sens contrar de-a lungul anilor. Lămurirea acestui aspect a revenit în prim-plan odată cu pronunțarea deciziei recurate.

Caracterul de a fi contrafăcut al unui produs nu este o situație de fapt ce poate fi dovedită cu probe specifice, ci este o situație juridică în care se situează autorul actelor de folosință neautorizată a mărcii cu titularul de marcă, în legătură cu produsele care poartă marca. Produsele nu poartă nici drepturi, nici obligații, ci doar persoanele aflate în raportul juridic dedus judecății au atât drepturile cât și obligațiile în legătură cu produsele.

Astfel, un produs este considerat contrafăcut nu în raport cu anumite standarde tehnice sau anumiți parametri funcționali sau estetici, ci în raport cu existența sau inexistența unor raporturi juridice între titularul dreptului asupra mărcii și cel ce săvârșește acte de folosire a mărcii în legătură cu produsele, ori în raport cu autorul acestuia din urmă, și anume producătorul sau furnizorul său.

În lipsa unor astfel de acorduri de folosire a mărcilor, produsele sunt contrafăcute, iar actele de folosință săvârșite de pârât sunt acte de contrafacere.

Pentru identitate de rațiune, situația rămâne aceeași și în jurisprudența actelor de încălcare a mărcilor pentru ipoteza "importurilor paralele", discuția făcându-se tot pe existența sau inexistența unei autorizări din partea titularului de marcă.

În toate situațiile, cel care trebuie să probeze legitimitatea actelor de folosință este autorul acestora pentru a se opune cu succes exercitării de către titularul mărcii a caracterului exclusiv și absolut al dreptului de proprietate intelectuală. Astfel, pârâtul este cel ținut a se apăra prin arătarea titlului în baza căruia folosința sa este legitimă, fie ca urmare a existenței unui drept propriu în legătură cu dreptul, fie ca urmare a incidenței în cauză a uneia dintre excepțiile legale de la exercitarea caracterului exclusiv și absolut al dreptului cum ar fi "excepția de epuizare a dreptului la marcă".

Epuizarea dreptului la marcă ca urmare exercitării de către titularul mărcii a primului act comercial nu este o pretenție dedusă judecății de către reclamantul titular de marcă, nu face parte din condițiile cerute de art. 9 din Regulamentul mărcii UE, ci este o apărare a pârâtului, invocată pe cale de excepție odată cu susținerea că bunurile reținute de autoritățile vamale ar fi originale.

Fiind o apărare, reprezintă o pretenție a pârâtului dedusă judecății, iar probațiunea ei cade în sarcina acestuia, potrivit art. 249 C. proc. civ.

Cu titlu de exemplu, recurenta a invocat decizia civilă nr. 363/A din 20 octombrie 2005 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, în care s-au menționat următoarele:

"Cum însă reclamanta a susținut că mărfurile au fost produse și comercializate fără autorizarea sa, era în sarcina pârâtei să facă dovada faptului pozitiv contrar. Nu i se poate pretinde reclamantei, care este titularul mărcii, să facă dovada că nu a autorizat utilizarea unui semn identic cu marca de către pârâtă, ceea ce reprezintă un fapt negativ."

Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părților, iar prin încheierea din 6.10.2020, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de reclamanta A. și a fixat termen de judecată în ședință publică, pentru judecata pe fond a recursului, pe temeiul art. 493 alin. (7) C. proc. civ., nefiind incidentă niciuna dintre ipotezele prevăzute la alin. (5) sau alin. (6) din aceeași normă.

Intimatul-pârât B. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului formulat de reclamanta A., ca nefondat.

Recurenta-reclamantă A. a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor intimatului, ca neîntemeiate.

II. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte, în majoritate, constată următoarele:

Prin decizia recurată, evocându-se fondul cauzei, cererea de chemare în judecată a fost respinsă ca neîntemeiată, cu motivarea că reclamanta nu a dovedit caracterul contrafăcut al produselor în legătură cu care s-a pretins încălcarea dreptului la marcă, deși îi revenea sarcina probării acestui aspect și nici nu a invocat în cauză problema comercializării în spațiul Uniunii Europene fără acordul titularului dreptului la marcă.

Prin motivele de recurs, s-a susținut, în esență, că reclamantei, ca titular al dreptului asupra unor mărci ale Uniunii Europene, i s-a impus, cu încălcarea legii, dovedirea absenței consimțământului său la utilizarea de către pârât a produselor pe care este aplicat un semn identic sau similar cu mărcile, adică dovedirea unui fapt negativ. Recurenta a invocat, totodată, aplicarea greșită a legii și în ceea ce privește conceptul de "caracter contrafăcut al produsului".

Criticile recurentei sunt fondate.

Instanța de apel a făcut distincție în funcție de caracterul autentic sau fals al produselor pârâtului, din moment ce, reproșând reclamantei nedovedirea caracterului contrafăcut al produselor pârâtului, invocat prin cererea de chemare în judecată, a reținut că reclamanta s-a opus efectuării expertizei solicitate de pârât cu scopul de a se stabili dacă produsele sunt sau nu originale, iar probele administrate au relevat că produsele puteau fi la fel de bine originale.

Așadar, s-a considerat că denunțarea unei încălcări a dreptului la marcă pe temeiul art. 9 din Regulament poate viza exclusiv "produse contrafăcute" în înțelesul de imitații ale unor produse protejate printr-un drept la marcă.

Or, din cererea de chemare în judecată rezultă că reclamanta, solicitând încetarea de către pârât a utilizării semnului identic sau similar cu mărcile înregistrate pe numele reclamantei, pe temeiul art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară, a invocat contrafacerea lato sensu a mărcilor, care include orice fel de atingere adusă dreptului la marcă, indiferent dacă produsele terțului au fost sau nu fabricate de către titularul mărcii ori cu acordul acestuia.

Astfel, art. 9 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009 (ce coincide în conținut cu art. 9 alin. (2) din actuala reglementare în materia mărcii Uniunii Europene, respectiv Regulamentul nr. 1001/2017) reglementează prerogativele recunoscute titularului unei mărci a Uniunii Europene, care decurg din dreptul exclusiv asupra mărcii.

Potrivit normei, "Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul să împiedice orice terț să utilizeze un semn în cadrul comerțului, fără consimțământul său, pentru produse sau servicii în cazul în care: a) semnul este identic cu marca UE și este utilizat pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca UE este înregistrată; b) semnul este identic sau similar cu marca UE și este utilizat în legătură cu produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă; c) semnul este identic sau similar cu marca UE, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în Uniune și, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii UE ori se aduce atingere acestuia."

O normă similară se regăsește și în Legea nr. 84/1998 (art. 36), aplicabilă în cazul unei mărci naționale.

Într-un asemenea cadru procesual, este evident că reclamantei, pe temeiul art. 249 C. proc. civ., îi revine sarcina de a proba întrunirea condițiilor prevăzute de Regulament pentru ca instanța de judecată să dispună încetarea de către un terț a utilizării neautorizate a mărcii.

Astfel, titularul mărcii Uniunii Europene trebuie să probeze folosirea de către pârât, în cadrul comerțului, a unui semn identic/similar cu marca pentru produse și sau servicii identice/similare. În plus, în ipoteza de la lit. b), trebuie dovedit riscul de confuzie, iar în cazul de la lit. c), în care nu este necesară producerea unui risc de confuzie, se impun a fi probate cerințele specifice de aplicare a normei.

Norma citată nu face niciun fel de distincție în funcție de caracterul de imitație sau autentic al produselor terțului, fiind suficientă îndeplinirea în mod cumulativ a cerințelor sus - menționate.

În acest context, după cum s-a subliniat în mod corect prin motivele de recurs, față de condițiile legale ce trebuie întrunite pentru ca actele de utilizare a mărcii de către terț să constituie o încălcare a dreptului la marcă, desprinse din conținutul explicit al art. 9 din Regulament, este ineficientă simpla apărare a pârâtului în sensul că produsele pe care este aplicată marca de către terț sunt originale, în sensul că au fost fabricate cu consimțământul titularului mărcii.

În schimb, acest aspect ar avea relevanță dacă pârâtul ar invoca, în același timp, chestiunea "importului paralel" sau epuizarea dreptului în privința mărcilor pe care se fundamentează pretențiile deduse judecății, pe temeiul art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009 (ce corespunde art. 15 din Regulamentul nr. 1001/2017, cu diferența că acesta se referă la Spațiul Economic European - SEE, nu numai la spațiul Uniunii Europene, aspect, de altfel, consacrat jurisprudențial în contextul vechilor reglementări).

Norma instituie o situație de excepție de la exclusivitatea dreptului la marcă, în sensul că "Dreptul conferit de marca comunitară nu permite titularului să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în Comunitate sub această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său."

După cum s-a arătat în mod constant în jurisprudența CJUE, norma permite titularului să-și comercializeze produsele în afara SEE, fără ca această comercializare să conducă la epuizarea dreptului în interiorul SEE. Neepuizarea dreptului titularului de a se opune la importul efectuat fără consimțământul său de produse comercializate cu acordul său în afara SEE semnifică dreptul titularului de a controla prima punere pe piață a produselor pe care este aplicată marca, în interiorul SEE, care include Uniunea Europeană.

În situația în care titularul a comercializat produse purtând marca în afara SEE, consimțământul său la punerea în comerț nu poate fi prezumat, sarcina probei revenind terțului care invocă existența consimțământului titularului (hotărârea din data de 20.11.2001 în cauzele conexe C -414/99, C - 415/99 și C-416/99 Zino Davidoff ș.a., pct. 54).

Această regulă suportă excepții, cazuri în care sarcina probei este împărțită, însă numai dacă sunt întrunite anumite condiții, care presupun, totuși, dovedirea unor indicii de către terț (hotărârea din data de 8.04.2003 pronunțată în cauza C-244/00 Van Doren).

De asemenea, pentru a se vorbi despre consimțământ, existența acestuia trebuie dovedită pentru fiecare exemplar al produsului în legătură cu care se invocă epuizarea dreptului (hotărârea din data de 1.07.1999 pronunțată în cauza C-173/98 Sebago).

Din cele expuse anterior, rezultă că, în mod evident, problema epuizării dreptului la marcă se referă la produse originale, respectiv fabricate de titular sau cu acordul său, dar această chestiune poate face doar obiectul unei apărări de fond, fiind vorba despre o situație de excepție de la regula exclusivității dreptului la marcă, atunci când se urmărește comercializarea în Uniunea Europeană a produselor pe care este aplicată marca, importate din afara Uniunii, precum în speță, pârâtul tinzând la introducerea produselor în România, așadar, în Uniunea Europeană, din afara acestui spațiu.

Astfel, nu i se reproșa titularului mărcii neaducerea în discuție a chestiunii importului paralel, ca temei de fapt al pretențiilor sale, iar acesta nici nu poate fi sancționat prin respingerea cererii pentru nedovedirea caracterului autentic al produselor, aspect nerelevant, în absența unei apărări de fond referitoare la epuizarea dreptului la marcă pentru produsele reținute în vamă, în legătură cu care se intenționează introducerea în România în scop de comerț.

Mai mult decât atât, chiar dacă s-ar reține caracterul original al produselor pârâtului și s-ar ignora absența unei apărări de fond explicite pe aspectul epuizării dreptului la marcă, sarcina probei ar privi existența consimțământului titularului mărcii și ar reveni pârâtului, potrivit celor deja expuse în prezenta decizie.

După cum s-a arătat, în mod corect, prin motivele de recurs, din punctul de vedere al titularului, ar fi vorba despre un fapt negativ, atât timp cât afirmă că nu a autorizat această utilizare, caz în care nu s-ar putea pretinde titularului să probeze absența consimțământului său, terțul fiind cel care trebuie să probeze faptul pozitiv contrar, anume existența acordului titularului la utilizare.

Se impune a se sublinia faptul că motivele de recurs și, în consecință, analiza acestora, s-au raportat la considerentele redate în decizia recurată. Nu a fost relevat vreun alt considerent, de fapt sau de drept, a cărui expunere în decizia de apel, ca o garanție a procesului echitabil, să permită formularea de critici părții nemulțumite.

Prin urmare, chestiunea incidenței și a modului de aplicare în cauză a Regulamentului (UE) nr. 608/2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 nu a format obiectul analizei instanței de apel și nici nu poate conduce la expunerea în prezenta decizie a unor considerente decisive pentru soluția pronunțată, în absența unei învestiri prin motivele de casare.

În cele ce succed, se va face referire la Regulamentul nr. 608/2013 doar pentru epuizarea problematicii referitoare la bunuri reținute de autoritățile vamale, ținând cont și de faptul că a fost invocat ca temei de drept al cererii de chemare în judecată.

În acest context, Înalta Curte apreciază că aplicarea Regulamentului în privința bunurilor pârâtului, reținute în vamă și vizate de pretențiile reclamantei în prezenta cauză, nu poate fi pusă în discuție în cadrul procesual fixat prin cererea de chemare în judecată, cu consecințe asupra sarcinii probei.

Astfel, art. 1 alin. (5) prevede că "Prezentul regulament nu se aplică mărfurilor care au fost fabricate cu consimțământul titularului de drepturi…", iar potrivit considerentului (6) din preambul, "Mărfurile care fac obiectul comerțului paralel ilegal, adică mărfurile care au fost fabricate cu consimțământul titularului de drepturi, dar au fost introduse pe piață pentru prima dată în Spațiul Economic European fără consimțământul acestuia (…) sunt fabricate ca mărfuri autentice și, prin urmare, nu este adecvat ca autoritățile vamale să își concentreze eforturile asupra acestui tip de mărfuri".

Cu toate acestea, nu poate fi ignorat că Regulamentul are ca obiect doar "condițiile și procedurile de intervenție a autorităților vamale", după cum se prevede în mod explicit în art. 1 alin. (1). Din acest punct de vedere, în considerentul (10) din preambul se arată clar că "Prezentul regulament conține numai norme procedurale destinate autorităților vamale. Prin urmare, prezentul regulament nu prevede niciun fel de criterii de stabilire a existenței unei încălcări a unui drept de proprietate intelectuală".

În consecință, în acțiunea de drept comun având ca obiect încetarea încălcării dreptului la marcă în privința unor produse ale unui terț, pe care este aplicată marca și care au fost reținute în vamă ca reprezentând mărfuri susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală și care ar urma să intre pe piață în Uniunea Europeană, sunt incidente normele de drept substanțial ce prevăd criteriile de stabilire a existenței unei încălcări a unui drept la marcă, respectiv cele din Regulamentul mărcii Uniunii Europene în speță. În acest caz, se verifică doar întrunirea cerințelor de aplicare ale acestui regulament, potrivit celor expuse în prezenta decizie.

Instanța de judecată astfel învestită nu poate cenzura modul de aplicare a Regulamentului nr. 608/2013 de către autoritățile vamale, pentru a stabili domeniul de aplicare al acestuia, aspect care formează, eventual, obiectul unor căi de atac deschise împotriva deciziilor administrative ale autorităților vamale.

Pentru aceeași rațiune, caracterul autentic sau fals al produselor nu ar trebui să constituie o chestiune litigioasă nici dacă instanța este învestită cu o apărare de fond a pârâtului, în acțiunea de drept comun a titularului mărcii, referitoare la epuizarea dreptului la marcă, potrivit celor expuse în prezenta decizie, în măsura în care deciziile administrative sunt definitive, fie pentru că nu au fost contestate, fie pentru că au fost confirmate de instanță, iar bunurile continuă să fie reținute în vamă.

Chiar dacă s-ar considera că originea produselor poate forma obiectul cercetării instanței, faptul că nu poate fi pusă în discuție incidența Regulamentului nr. 608/2013 conduce la o prezumție în sensul că bunurile nu sunt autentice, sarcina probei contrare revenind pârâtului, care afirmă caracterul original, și nu titularului mărcii.

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte, în majoritate, constată că recursul este fondat și îl va admite ca atare, urmând a dispune casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași curte de apel, pe temeiul art. 497 C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

În majoritate:

Admite recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei nr. 496A din 27 martie 2019 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Casează decizia și trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 22 decembrie 2020.

Cu opinia separată în sensul respingerii recursului ca nefondat.

Considerentele pentru care am apreciat că recursul este nefondat sunt următoarele.

În cadrul recursului s-a susținut existența motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. prin aceea că prin decizia atacată ar fi fost încălcate prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene [care corespunde art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) 207/2009 privind marca comunitară], sub mai multe aspecte.

Recurenta a susținut, în primul rând, că instanța de apel ar fi stabilit în sarcina titularului de marcă europeană îndeplinirea unei condiții suplimentare, neprevăzute de lege, și anume aceea a probării caracterului contrafăcut al produsului revenea reclamantei, adică a dovedirii faptului negativ al lipsei oricărei autorizări a pârâtului de folosire a mărcilor reclamantei.

În prealabil, cu privire la această primă susținere a recurentei, se constată că este inexactă, având în vedere că, așa cum reiese din motivarea instanței de apel, aceasta a reținut că nu s-ar fi dovedit caracterul contrafăcut, în sensul că produsele în cauză nu ar fi fost originale. Această semnificație rezultă în mod expres din considerentele instanței de apel în cadrul cărora s-a reținut că "cel care a solicitat expertizarea carcaselor de cheie pentru a se verifica dacă acestea sunt sau nu originale a fost pârâtul, în timp ce reclamanta s-a opus."

Astfel, instanța de apel nu a reținut, contrar susținerilor recurentei, că reclamantul ar fi trebuit să facă dovada "faptului negativ al lipsei oricărei autorizări a pârâtului în folosirea mărcilor reclamantei".

Instanța de apel a menționat, de altfel, în mod expres că reclamanta nu a invocat prin cererea de chemare în judecată situația de fapt a comercializării în spațiul UE fără acordul titularului de marcă, acesta fiind cazul în care s-ar fi pus problema dovedirii autorizării pârâtului de a introduce pe piață pentru prima dată în SEE mărfuri fabricate cu consimțământul titularului de drepturi și a sarcinii acestei probe.

Mai mult, sarcina probei nu ține de condițiile necesare ce trebuie să fie îndeplinite pentru a se constata existența unui drept al reclamantului și a actelor de încălcare a acestuia din partea pârâtului, ce se regăsesc în dreptul substanțial, ci de dreptul procesual, de dovedirea situației de fapt pretinse în cererea de chemare în judecată, care stă la baza verificării îndeplinirii condițiilor legale pentru aplicarea normei de drept material invocată.

Recurenta a susținut, în al doilea rând, că instanța de apel a interpretat greșit conceptul de "caracter contrafăcut al produselor" făcând o distincție între două tipuri de cereri de chemare în judecată pentru protecția drepturilor conferite de marcă, una privind protejarea împotriva "produselor contrafăcute" și o a doua privind protejarea împotriva produselor "importate în UE fără acordul titularului de marcă", fără a preciza care sunt temeiurile de drept distincte care deosebesc cele două tipuri de acțiuni identificate de instanță.

Sub acest aspect este de reținut că, în esență, recurenta susține greșita identificare de către instanța de apel a cauzei cererii de chemare în judecată.

În acest context este relevant următorul paragraf din decizia recurată:

"În prealabil, Curtea observă că cererea de chemare în judecată și hotărârea primei instanțe au fost întemeiate exclusiv pe caracterul contrafăcut al produselor reținute de către autoritățile vamale, fără a se face referire la un alt posibil temei de drept al acțiunii, respectiv la importarea in spațiul UE fără acordul titularului de marcă. Deși acest din urmă argument a fost evocat în răspunsul la întâmpinare, nu a învestit instanțele, judecata fiind limitată doar la natura contrafăcută a bunurilor achiziționate de pârât de pe platforma C.."

Deși nu a menționat expres, prin acest paragraf instanța de apel a stabilit limitele judecării apelului date de cauza cererii de chemare în judecată, conform art. 478 alin. (3) C. proc. civ.

Cauza cererii de chemare în judecată rezidă în situația de fapt calificată juridic, elemente care trebuie să se regăsească în conținutul acestei cereri, conform art. 194 alin. (1) lit. d) C. proc. civ.

Așa cum rezultă din motivarea deciziei atacate, instanța de apel a considerat cererea de chemare în judecată neîntemeiată, făcând distincție între două cauze ale cererii de chemare în judecată, și anume interzicerea importului, comercializării etc. a unor produse originale, purtând marca în cauză, fabricate într-un stat terț cu acordul titularului de marcă, dar cu privire la care nu există acordul titularului de marcă pentru a fi introduse pe piața UE (reglementare destinată permiterii titularului să controleze prima introducere pe piață în SEE a produselor care poartă marca sa), respectiv interzicerea importului, comercializării etc. a unor produse contrafăcute în sens strict, adică a unor produse neautentice, fabricate fără acordul titularului de marcă.

Instanța de apel a considerat că cererea formulată de către reclamant are drept cauză (situația de fapt calificată juridic) cea de-a doua situație menționată anterior.

Acesta este contextul în care instanța de apel a ajuns la concluzia că nu s-a dovedit o primă condiție în legătură cu cauza cererii de chemare în judecată menționată anterior, și anume ca produsele purtând mărcile în cauză să fie neautentice, adică fabricate fără acordul titularului de marcă, fapt ce a dus la respingerea cererii ca neîntemeiată.

Premisa de la care a plecat instanța de apel, și anume a cauzei cererii de chemare în judecată ce rezidă în interzicerea importului, comercializării etc. a unor produse contrafăcute în sens strict, a unor produse neautentice, fabricate fără acordul titularului de marcă, este corectă raportat la conținutul cererii de chemare în judecată.

Astfel, reclamantul a invocat faptul că la data de 10.05.2017, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 608/2013, respectiv ale Legii nr. 344/2005, și în baza cererii de intervenție vamală, autoritățile vamale din cadrul Direcției Regionale Vamale București - Biroul Vamal de Frontieră Otopeni Mărfuri au reținut de la numitul B. [Anexa nr. 2 - Notificarea Direcției Regionale Vamale București nr. 308ot/BM/21.04.2017], ca fiind susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală, un număr de 22 de produse constând în carcase chei auto.

De asemenea, a mai arătat că aceste produse poartă fără drept semne identice și/sau similare cu mărcile reclamantei nr. x/28.01.1999 și nr. x/21.12.2004, fiind produse identice acelora pentru care deține protecție exclusivă (clasa 12 - automobile și părți componente) și că faptele pârâtului intră sub incidența art. 9 alin. (2) lit. a), b) și c) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene, având în vedere identitatea semnelor aplicate pe produsele reținute și mărcile înregistrate; identitatea produselor; existența riscului de confuzie; renumele mărcilor.

În motivarea cererii de chemare în judecată s-au mai arătat următoarele argumente relevante pentru analiza de față:

"Prin aplicarea mărcilor reclamantei pe produsele reținute se creează impresia că este vorba despre produse ce provin de la titularul mărcii sau că există o autorizare din partea titularului de marcă pentru importul și comercializarea respectivelor produse. Astfel, publicul, la vederea produselor importate și comercializate de pârât, va avea tendința să le asocieze cu aceeași sursă comercială. În aceste condiții, consumatorul poate fi ușor indus în eroare cu privire la proveniența produselor importate/comercializate de pârâtă.

Identitatea/similaritatea semnelor folosite de pârât cu mărcile reclamantei, suprapuse renumelui de care se bucură mărcile acesteia din urmă, conduc la o asociere involuntară din partea consumatorilor cu mărcile înregistrate. În acest mod, pârâtul profită cu ușurință și pe nedrept de renumele mărcilor reclamantei. O astfel de folosire a mărcilor de renume de către pârât pentru propriile produse va conduce la o pierdere a distinctivității mărcilor, constând în diluția capacității acestora de a evoca în mintea consumatorilor o sursă și identitate unică a produselor ca provenind de la compania reclamantă.

Mărcile reclamantei reprezintă drepturi exclusive de proprietate intelectuală, iar importul și comercializarea neautorizată de către pârât a unor produse ce poartă fără drept semne identice sau similare cu mărcile înregistrate reprezintă un act de punere în circulație prin care se aduce atingere acestor drepturi."

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene, art. 23, 29 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, art. 11, 16 și 17 din Legea nr. 344/2005.

Potrivit art. 9 alin. (1) și (2) (Dreptul conferit de marca comunitară) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară:

"(1) O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

(a) un semn identic cu marca comunitară pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca comunitară și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate în Comunitate și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.

(2) În temeiul alin. (1) pot fi interzise, printre altele, următoarele:

(a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestora;

(b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau deținerea lor în aceste scopuri, ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv;

(c) importul sau exportul de produse sub acest semn;

(d) utilizarea semnului în documentele de afaceri și publicitate."

În ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013, acesta privește asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și conține și norme de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului.

Potrivit paragrafului 6 al preambulului acestui regulament:

‹‹Încălcările care au rezultat din așa-numitul comerț paralel ilegal și "depășiri" sunt excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1383/2003. Mărfurile care fac obiectul comerțului paralel ilegal, adică mărfurile care au fost fabricate cu consimțământul titularului de drepturi, dar au fost introduse pe piață pentru prima dată în Spațiul Economic European fără consimțământul acestuia, și "depășirile", adică mărfurile care sunt fabricate de o persoană autorizată în mod corespunzător de un titular de drepturi să fabrice o anumită cantitate de mărfuri, peste cantitățile asupra cărora se convenise de către respectiva persoană și titular, sunt fabricate ca mărfuri autentice și, prin urmare, nu este adecvat ca autoritățile vamale să își concentreze eforturile asupra acestui tip de mărfuri. Prin urmare, comerțul paralel ilegal și "depășirile" ar trebui să fie, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament ››.

De asemenea, potrivit articolului 2 alin. (1) pct. 5 lit. (a) (Definiții)

‹‹În sensul prezentului regulament:

(…) 5. "mărfuri contrafăcute" înseamnă:

(a) mărfuri care fac obiectul unui act de încălcare a drepturilor de marcă în statul membru în care sunt găsite mărfurile și pe care este aplicat fără autorizare un semn identic cu o marcă înregistrată în mod corespunzător pentru același tip de mărfuri sau care nu pot fi distinse, în aspectele lor esențiale, de o astfel de marcă;

(…)››.

În ceea ce privește Legea nr. 344 din 29 noiembrie 2005 aceasta privește unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire.

Potrivit art. 2 alin. (1) și (2) și art. 3 alin. (1) pct. 11 lit. a) din Lege:

"Art. 2. - (1) Prezenta lege nu se aplică mărfurilor care sunt obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat și care au fost fabricate cu consimțământul titularului dreptului, dar se află fără consimțământul acestuia în una dintre situațiile la care face referire art. 1.

(2) Prezenta lege nu se aplică mărfurilor la care se referă alin. (1), care sunt fabricate sau sunt protejate de un alt drept de proprietate intelectuală, în alte condiții decât cele convenite cu titularul dreptului."

"Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă identică ori care nu se deosebește în aspectele sale esențiale de o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru același tip de marfă și care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci."

Art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară constituie dreptul comun în ceea ce privește conținutul dreptului conferit de marca comunitară/marca Uniunii Europene și modalitatea de protejare a acestuia.

Totuși, aplicarea acestui text de lege poate produce efecte mai întinse sau mai restrânse în funcție de circumstanțele de fapt ale fiecărui litigiu indicate în cererea de chemare în judecată, și de celelalte temeiuri de drept invocate de către reclamant, așa cum s-a întâmplat în prezenta cauză.

Or, așa cum rezultă atât din situația de fapt menționată în cererea de chemare în judecată, cât și din temeiurile de drept invocate, reclamantul și-a circumscris pretențiile doar la produsele pe care este aplicat fără autorizare un semn identic cu o marcă înregistrată în mod corespunzător pentru același tip de mărfuri, care se încadrează în definiția mărfurilor contrafăcute în sens strict, în înțelesul reținut de dispozițiile legale speciale menționate anterior.

Faptul că cererea de chemare în judecată a privit doar situația produselor contrafăcute în sens strict, menționat anterior, este confirmat de apărările reclamantului din răspunsul la întâmpinarea depusă de către pârât prin care a susținut că produsele sunt originale, iar nu contrafăcute. Astfel, prin aceste apărări reclamantul a arătat că rezultă că produsele nu sunt originale din disproporția dintre prețul cu care pârâtul a achiziționat produsele și prețul la care se comercializează cele originale (paragrafele 2, 3). De asemenea, reclamantul a mai susținut că " chiar dacă ne-am fi confruntat cu situația importării unui produs "original" situația juridică a acestuia nu s-ar fi schimbat, iar acțiunea ar fi avut aceeași finalitate (…)" (paragraful 7).

De altfel, ținând cont că potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 344/2005 dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reținerea mărfurilor și/sau suspendarea operațiunii de vămuire, titularul dreptului nu face dovada formulării unei acțiuni civile în justiție autoritatea vamală dispune eliberarea mărfurilor și/sau acordarea liberului de vamă, dacă celelalte condiții legale sunt îndeplinite, este explicabilă formularea prezentei cereri de chemare în judecată având cauza menționată anterior și atitudinea procesuală a reclamantului manifestată în cuprinsul răspunsului la întâmpinare.

Ca atare, în mod corect a reținut instanța de apel că reclamantul nu a înțeles să învestească instanța de judecată cu o cerere prin care să pretindă încălcarea drepturilor conferite de marcă care constau în controlarea primei introduceri pe piață în SEE a produselor care poartă marca sa și să se opună primei introduceri pe piață în Spațiul Economic European, fără consimțământul său, a unor produse originale care poartă această marcă (import paralel).

În cadrul unei astfel de acțiuni pârâtul s-ar putea apăra susținând epuizarea dreptului la marcă privind acele produse, cu condiția dovedirii de către acesta a faptului că acele produse au fost puse deja pe piață în SEE de către titularul de marcă sau cu consimțământul său.

În schimb, în cazul unei cereri cum este cea de față, prin care s-a pretins că produsele în cauză nu sunt originale, o astfel de apărare din partea pârâtului ar fi fost un nonsens, având în vedere că este puțin probabilă situația în care titularul mărcii să fie de acord cu introducerea pe piață a unor produse fabricate fără acordul său pe care este aplicată fără autorizare marca respectivă (produse contrafăcute în sens strict).

În consecință, în mod corect a reținut instanța de apel că în speță trebuia să se facă dovada faptului că produsele în cauză nu sunt originale, aceasta fiind una dintre condițiile cumulative ce trebuiau dovedite pentru a ajunge la concluzia temeiniciei cererii de chemare în judecată, raportat la cauza cererii de chemare în judecată menționată anterior.

Sub acest aspect, instanța de apel a reținut că fotografiile atașate nu revelează în sine că cele 22 carcase cheie ar fi fost contrafăcute, iar identitatea semnelor nu înseamnă că produsele nu puteau fi la fel de bine originale, că reclamanta nu a adus în sprijinul susținerilor sale referitoare la caracterul contrafăcut al produselor decât prezumția ce ar rezulta din prețul scăzut al carcaselor de cheie auto, respectiv 220 dolari SUA pentru 22 bucăți, adică 10 dolari SUA/produs, dar că această prezumție a fost anihilată de argumentul plauzibil al apelantului-pârât potrivit căruia prețul scăzut se datorează faptului că produsele erau defecte, aspect reliefat și pe platforma online de pe care le-a achiziționat.

Mai mult, pârâtul a susținut și dovedit faptul că codul care se regăsește pe cheile care fac obiectul litigiului corespunde cu cel din catalogul A., ceea ce ar confirma faptul că sunt originale, susținere care nu a fost combătută de către reclamantă.

Pentru toate aceste considerente, recursul trebuia respins ca nefondat, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.